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Conflit entre une demande de marque communutaire ARANTAX et une marque nationale : des preuves de l’usage de la marque nationale antérieure par 6 factures pour 2 277 Euros

L’arrêt du Tribunal du 2 février 2012, T‑387/10, Klaus G., contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), est singulier par les services en cause et par les preuves de l’usage de la marque antérieure qui ont été reconnues suffisantes.

Les marques

22 décembre 2005 : dépôt de la demande de marque communautaire par M. Klaus G….. : le signe verbal ARANTAX

–      classe 35 : « Services d’un conseiller fiscal, établissement de déclarations fiscales, tenue des livres comptables, commissariat aux comptes, services de conseils en affaires » ;

–      classe 36 : « Établissement d’expertises et d’évaluations fiscales, fusions et acquisitions, à savoir conseils financiers lors de l’achat ou de la vente d’entreprises ainsi que de prises de participations dans des entreprises, gestion de fortune » ;

–      classe 42 : « Services juridiques, recherche juridique ».

16 août 2006 : opposition fondée sur la marque  allemande verbale antérieure ANTAX, déposée le 22 décembre 1999

–  « commissariat aux comptes, conseils en matière d’organisation, conseils professionnels, conseils en ressources humaines, conseils d’entreprises ; services d’un conseiller fiscal ; publication de bulletins d’information et d’informations des consommateurs sous forme d’imprimés ; tenue de cours de formation continue, formation dans les domaines de l’expertise comptable et du conseil fiscal, organisation de séminaires ; services d’un avocat, conseil fiscal, conceptions de programmes pour ordinateurs ».

Les décisions de l’OHMI

25 novembre 2008 : rejet de l’opposition par la division d’opposition, celle-ci considère que les preuve de l’usage de la marque antérieure sont insuffisantes

1er juillet 2010 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI accepte l’opposition à l’exception des services de  « gestion de fortune ». La chambre a donc jugé suffisantes les preuves d’usages pour les autres services de la marque antérieure.

Le déposant saisit le Tribunal.

La décision du Tribunal: le recours est rejeté.

  • Les éléments de preuve jugés comme suffisants

Les éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure :

–        six factures d’honoraires des années 2004 à 2007 pour un montant total de 2 277,09 euros ;

–      des extraits du registre du commerce de sociétés de conseils fiscaux ayant ANTAX comme dénomination sociale, ainsi que des répertoires et des extraits de leurs pages d’accueil Internet ;

–      une déclaration du gérant de la société de l’intervenante, Karl‑Heinz Siebenpfeiffer, qualifiée de « déclaration de témoin ».

Le Tribunal consacre de longs développements à ces 6 factures pour confirmer l’acceptation par la chambre de recours de l’OHMI de ces factures comme des preuves de l’usage de la marque antérieure pour des services de conseil fiscal :

Il convient d’abord de constater que seules six factures ont été produites devant la division d’opposition pour la période pertinente de cinq ans visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, laquelle s’étend du 3 juillet 2001 au 2 juillet 2006.

32 Les factures produites par l’intervenante concernent les activités suivantes : comptabilité des salaires ; détermination des bénéfices imposables à partir de la détermination des recettes et excédents ; établissement de la déclaration d’impôt sur le revenu ; calcul de la déclaration annuelle relative à la taxe sur le chiffre d’affaires ; contrôle de l’avis d’imposition ; calcul des revenus du capital ; calcul des revenus locatifs.

33 Or, il résulte de l’article 1er du Steuerberatungsgesetz (loi allemande sur le conseil fiscal) que cette loi a un champ d’application très large, puisqu’elle s’applique aux services d’assistance pour la gestion des livres comptables ainsi que pour l’établissement des bilans ayant de l’importance en matière d’imposition. L’article 33 de cette loi attribue aux conseillers fiscaux la mission, notamment, de fournir à leurs clients de l’aide en matière de fiscalité et d’accomplissement de leurs obligations fiscales et comptables. Ces services d’assistance visent en particulier l’établissement du bilan fiscal et son appréciation au regard du droit fiscal.

34 Par ailleurs, comme le souligne l’intervenante, les services mentionnés dans les factures produites sont des services correspondant à ceux visés dans la Steuerberatergebührenverordnung (règlement allemand sur les tarifs des conseillers fiscaux). Ainsi, l’article 34, paragraphe 2, de ce règlement vise la comptabilité courante des salaires. L’intervenante relève encore, à juste titre, que la page Internet de la Bundessteuerberaterkammer (chambre fédérale des conseillers fiscaux) mentionne les activités d’un conseiller fiscal et cite, notamment, la tenue des livres comptables, la comptabilité des salaires, l’établissement de déclarations fiscales et les services de conseils en affaires.

35 Il convient donc de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, les factures produites concernent bien des activités susceptibles d’être proposées par un conseiller fiscal allemand.

36 Concernant les arguments du requérant selon lesquels, d’une part, le faible montant des factures ne permettrait pas de prouver un usage sérieux de la marque antérieure et, d’autre part, les noms et adresses des clients étant masqués sur lesdites factures, il ne peut être exclu que les services n’aient été accomplis que dans un espace limité au niveau local, ni qu’ils aient été accomplis pour des sociétés ou des personnes liées, il y a d’abord lieu de rappeler que, quand bien même la marque antérieure ne serait pas présente sur une partie substantielle du territoire allemand, sur lequel elle est protégée, l’importance territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs devant être pris en compte, parmi d’autres, pour déterminer s’il est sérieux ou non (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 46).

37 De plus, outre ces factures provenant de sociétés basées à Düsseldorf et à Regensburg, les extraits, produits par l’intervenante devant la division d’opposition, de registres du commerce de sociétés ayant la marque ANTAX comme dénomination sociale, immatriculées à Metzingen, à Heidelberg, à Ueckermünde, à Leipzig, à Hannovre, à Nuremberg, et à Cologne démontrent une utilisation de ce signe qui n’est pas seulement locale. Il en est de même en ce qui concerne les répertoires indiquant les adresses de ces sociétés.

38 Le témoignage de son gérant produit par l’intervenante, selon lequel certaines de ces sociétés, de même que celle établie à Regensburg, sont actives et s’occupent « d’une large clientèle » (grossen Mandantenstamm), est un élément supplémentaire venant corroborer la diffusion géographique et l’utilisation de cette marque.

39 Par ailleurs, il résulte notamment des indications telles que « nous sommes conseillers fiscaux pour les professions de santé » (Wir sind Steuerberater für Gesundheitsberufe), « conseils et guide […] pour médecins – dentistes – pharmaciens – soins » (Tipps & Wissenswertes für […] Ärtze – Zahnärzte – Apotheker – Pflege) et « ANTAX – votre spécialiste pour les professions de santé » (ANTAX – Ihr Spezialist für Heilberufe), figurant sur plusieurs pages d’accueil Internet de sociétés fiscales ayant ANTAX comme dénomination sociale, produites par l’intervenante devant la division d’opposition, que la marque  antérieure est utilisée publiquement et vers l’extérieur.

40 À cet égard, cette dernière indication, et, surtout, l’indication « ANTAX Steuerberatungsgesellschaft » (ANTAX Société de conseil fiscal) sur toutes ces pages d’accueil Internet démontre clairement l’utilisation de la marque ANTAX de telle façon qu’il s’établit un lien entre cette marque constituant la dénomination sociale et les services fournis au sens de la jurisprudence (voir point 26 ci‑dessus).

41 Au surplus, il convient de constater que l’argument du requérant visant à établir le défaut d’usage de la marque antérieure, selon lequel la dénomination antax n’aurait aucun lien avec les services fournis, est en contradiction avec son argument visant à démontrer l’absence de similitude entre les signes ANTAX et ARANTAX, selon lequel, quant à leur comparaison conceptuelle, le public pertinent comprendra la syllabe finale « tax » dans son acception anglaise (impôt), notion avec laquelle les services proposés par la marque  allemande antérieure ANTAX présenteraient un lien (voir point 74 ci-dessous).

42 Ainsi, et dès lors qu’il n’existe pas de règle de minimis pour établir la preuve de l’usage sérieux et qu’un usage limité peut être compatible avec une présence réelle sur le marché ( arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 65), en tenant compte des factures, des extraits du registre du commerce, du témoignage du gérant, des extraits des pages d’accueil Internet et des répertoires, il convient de considérer que l’intervenante a apporté la preuve suffisante de l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les « services d’un conseiller fiscal ».

 

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Opposition à un dépôt de marque communautaire : contre EuroBasket l’opposition sur la base de la marque figurative Basket est rejetée

 

L’arrêt du 2 février 2012 du Tribunal, affaire T-596/10, Almunia Textil, SA, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), montre comment apprécier une opposition fondée sur une marque comportant un terme non distinctif

Les marques en cause

25 août 2005 : dépôt de la demande de marque communautaire par FIBA-Europe eV, sur le signe verbal : EuroBasket.

–        classe 9 : « Logiciels, y compris logiciels de jeu ; jeux vidéo ; supports d’enregistrement magnétiques en tout genre, en particulier DVD, CD, CD-ROM » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets, y compris jeux électroniques et jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28) » ;

–        classe 41 : « Divertissement ; activités sportives ; divertissement radiophonique, télévisé et Internet ; fourniture de jeux, également de jeux électroniques disponibles sur Internet ; organisation de loteries et concours ; services de paris et de jeux d’argent liés aux sports, également sur l’internet ; production, présentation et location de programmes interactifs de divertissements et de jeux informatiques ; services d’information dans le domaine du sport et des activités sportives, également fourniture en ligne via une base de données, sur l’internet et par satellite/câble, téléphone portable et sans fil ; organisation de compétitions ».

Octobre 2006 : opposition par Almunia Textil, SA, sur la base de la marque communautaire figurative antérieure :

L’opposition invoque cette marque pour les produits ci-après 

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, en particulier sacs, non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, principalement vêtements de sport, chaussures » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ».

Les décision de l’OHMI

21 décembre 2009 : la division d’opposition fait droit à l’opposition pour tous les produits indiqués ci-dessus à la demande de marque.

6 octobre 2010  : la première chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans son intégralité.

Pour cette chambre de recours, selon le Tribunal : « malgré la similitude ou l’identité des produits et des services en cause, à l’exception des « supports d’enregistrement magnétiques en tout genre, en particulier DVD, CD, CD-ROM » compris dans la classe 9 et visés par la demande de marque  communautaire, et la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif que le terme « basket », commun à ces signes, est générique et descriptif.

La décision du Tribunal

  • Le caractère descriptif de la partie du signe commune au deux marques est confirmé

En effet, il échet de constater que la similitude des signes en conflit ne provient que de la concordance du terme « basket ». Or, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, le terme « basket » est, dans certains États membres, familier pour le public pertinent, lequel le percevra comme une référence au basket-ball, un célèbre sport ou jeu populaire.

48 Par conséquent, dans le contexte des produits et des services en cause, ce terme sera perçu par le public pertinent comme étant une indication descriptive, désignant, en l’occurrence, la finalité desdits produits et desdits services. Il ne sera donc pas considéré comme étant un élément distinctif des signes en conflit, comme le fait valoir la requérante.

  • Le terme basket n’étant pas à retenir pour l’appréciation du risque de confusion, les autres termes employés excluent l’existence d’un tel risque

les différences entre ces signes, provenant notamment de la présence du terme « euro » dans la marque  demandée, de la présence d’un élément graphique dans la marque antérieure et du fait que l’élément commun « basket » soit l’élément dominant de cette dernière mais pas de la marque demandée, sont suffisantes pour que, malgré l’identité ou la similitude des produits et des services en cause, les ressemblances découlant de la présence de cet élément commun n’entraînent pas un risque de confusion dans l’esprit dudit consommateur.

Le Tribunal rejette le recours

 

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Bateaux Mouches : absence de risque de confusion entre des marques et une dénomination sociale et un nom commercial composés d’un terme quasi générique et pour absence d’activité identique

Second intérêt de l’arrêt du 4 janvier 2012 de la Cour de Paris, le rejet de la demande de nullité des marques.
Le précédent article a rappelé les marques litigieuses.

L’action en nullité est fondée sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
…
b) à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,
c) à un nom commercial ou à une enseigne connue sur l’ensemble du territoire national s’il existe un risque confusion dans l’esprit du public »

La Compagnie des Bateaux Mouches a acquis cette dénomination au 1er août 1990, elle est donc antérieure aux dépôts des marques litigieuses.

La Cour écarte le risque de confusion :

– d’une part, le caractère distinctif peu élevé du signe « Bateaux Mouches »,

– d’autre part, l’absence de similitude entre les secteurs économiques couverts.

  • L’expression « Bateaux Mouches » a pris un caractère quasi générique pour désigner une activité de même nature sur d’autres cours d’eau que la Seine, en France et à l’étranger.
  • Le service connu sous le nom de Bateaux Mouches a été défini dès l’origine, comme un service de promenade ou d’agrément.

Rien n’établit que « le public concerné, à savoir celui des touristes visitant Paris et désireux de contempler ses monuments au fil d’une croisière sur la Seine et guidé dans ce désir par les ouvrages spécialisés, serait conduit à réserver exclusivement l’expression « Bateaux Mouches » à l’entreprise qui l’a introduite dans sa dénomination sociale et se l’est appropriée comme enseigne ».

La Cour de Paris se réfère également à des précédentes décisions communautaires ou d’elle-même.

  • La comparaison des énoncés des marques et de l’extrait Kbis de la Compagnie des Bateaux Mouches « montre qu’il n’existe aucune zone de recouvrement entre les secteurs économiques dans lesquels les parties exercent respectivement leur activité ».

La Cour confirme le jugement qui a rejeté les demandes en annulation des deux marques.

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Prescription de l’action en revendication des dépôts de marque à propos des marques « Bateaux Mouches »

L’arrêt du 4 janvier 2012 présente différents intérêts. Voyons comment la Cour de Paris examine l’action en revendication de marque pour la déclarer prescrite.

Les marques litigieuses de M. X….

– la marque semi-figurative « Bateaux Mouches Paris Pont de l’Alma » déposée le 28 avril 2003 et enregistrée sous le no 03 3 222 806, pour désigner les produits suivants : « appareils de vision de diapositives, porte-clés, broche, montre, photographies cartes postales, dépliants, parapluie, porte-monnaie, sac à main » en classe 9, 14 18, 21, 25, 26, 28, 30 et 34

-la marque verbale « Bateaux Mouches » déposée le 24 septembre 2003 et enregistrée sous le no 03 3 247 340 pour désigner les mêmes produits ;

La date de l’assignation en revendication

L’assignation en revendication à la requête de la Compagnie des Bateaux Mouches a été délivrée le 17 juillet 2007, soit plus de trois ans après le dépôt des demandes d’enregistrement des marques.  le Tribunal a jugé prescrite l’action en revendication de ces deux dépôts.

La Cour va confirmer le jugement.

L’article applicable : L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle : « Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. » ;

La question posée est celle de la mauvaise foi.

L’analyse de la Cour :

  • La mauvaise foi n’étant jamais présumée, c’est donc à la Compagnie des Bateaux Mouches d’établir la mauvaise foi du déposant M. X…
  • La mauvaise foi peut-elle être établie par l’absence de l’exploitation des marques concernées ?

Mais considérant que la mauvaise foi s’apprécie au jour du dépôt des demandes d’enregistrement ; qu’il en résulte que la non exploitation de la marque, circonstance nécessairement postérieure à son dépôt, n’est pas de nature à établir la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt ;

  • La connaissance par le déposant de l’emploi de signe : oui pour le signe mais pas pour les produits pour lesquels les marques sont déposés

….qu’il ressort des circonstances de la cause que M. X…, uni par des liens de famille avec les dirigeants de la Compagnie des Bateaux Mouches, et ayant exercé une activité de vente de souvenirs et de bimbeloterie dans l’enceinte de l’entreprise et avec l’accord de celle-ci, n’ignorait évidemment pas que l’expression « Bateaux Mouches » entrait dans la dénomination sociale et dans l’enseigne commerciale de cette entreprise qui abritait sa propre sa propre activité commerciale ;

Mais considérant qu’il n’est nullement démontré que, en avril 2003 ou en septembre 2003, dates des demandes d’enregistrement des marques revendiquées, la Compagnie des Bateaux Mouches exploitait une activité concurrente de celle de M. X… telle que la vente de souvenirs ou de bimbeloterie ; que, tout au contraire, la Compagnie des Bateaux Mouches précise elle-même (page 28 de ses dernières écritures) que son infrastructure à l’époque ne lui permettait pas exploiter une telle activité, ce qu’elle n’a pu envisager de faire qu’à la suite de travaux qui n’ont été effectués qu’en 2006 ;

La Compagnie des Bateaux-mouches a donc échoué à apporter la preuve de la mauvaise foi du déposant. Son action en revendication est donc déclarée irrecevable comme prescrite par la Cour de Paris.

 

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Aboistop une marque enregistrée en France et au Canada mais avec deux titulaires différents : rejet de la demande en contrefaçon mais l’examen de la concurrence déloyale est renvoyé devant une autre cour d’appel pour la commercalisation en France des mêmes produits mais sous une autre marque

L’arrêt rendu le 17 janvier 2011 par la Cour de Cassation laisse entrevoir une distinction quant à l’impact des actes allégués de contrefaçon de marque de ceux poursuivis sur le fondement de la concurrence déloyale au regard de la commercialisation de ces mêmes produits mais sous une autre marque !

« Aboistop » : une marque enregistrée en France le 16 septembre 1996 sous le n° 96642721 pour désigner notamment un dispositif électronique pour empêcher les chiens d’aboyer ainsi que des colliers comprenant un tel dispositif et régulièrement renouvelée depuis, son titulaire est une société française.

« Aboistop » : est aussi une marque canadienne déposée le 13 octobre 1995, et est la propriété d’une société de droit canadien, pour des produits similaires. cette société canadienne offre à la vente ses produits sur son site internet , notamment en langue française.

La société française engage une action en contrefaçon de la marque française et en concurrence déloyale contre la société canadienne devant les juridictions françaises. L’arrêt ne donne pas d’indication sur le jugement. La Cour d’appel a rejeté les demandes de la société française.

  • La Cour de Cassation confirme l’arrêt qui a rejeté les demandes en contrefaçon

Mais attendu que l’arrêt relève que la société [canadienne] est titulaire de la marque canadienne « Aboistop » et que son site internet est un site canadien rédigé en plusieurs langues dont le français qui est la langue officielle au Québec ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations dont il se déduit que la société [canadienne ] ne visait pas à faire usage auprès du public de France de la marque « Aboistop » pour des produits vétérinaires,

On comprendrait à cette lecture que seul l’emploi du français sur le site de la société canadienne aurait été présenté comme une preuve de la vente des produits marqués Aboistop en direction de la France.

  • N’est cassé que l’arrêt de la Cour d’appel sur le rejet des demandes en concurrence déloyale

Attendu que pour rejeter la demande en concurrence déloyale formée par la société [française] l’arrêt retient que commander un produit « Aboistop » à la société [ canadienne ] est certes concurrentiel du produit « aboistop » distribué par la société [française] mais légitime ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, en livrant un produit revêtu d’une marque autre que la marque « Aboistop » sous laquelle le produit était présenté, la société [canadienne] n’avait pas cherché à détourner à son profit la clientèle de la société [ française], la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Mais en direction de la France, quels sont les actes qualifiés de concurrence déloyale ? S’agit-il de la vente des produits revêtus initialement au Canada de la marque Aboistop ou bien serait-il question, ici, de ces mêmes produits vendus en France sous une autre marque mais présentés sur le site canadien sous la marque Aboistop ?

 

A noter aussi : il y a eu un arbitrage entre les parties, au regard d’un contrat les unissant. Néanmoins, les instances judiciaires se seraient prononcées pour des faits postérieurs à la résiliation du contrat et non solutionnés par l’arbitrage.