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Conflit entre marque, nom commercial, dénomination sociale, enseigne et nom de domaine, l’impact de l’ancienneté de l’usage retenu par l’arrêt de la Cour de Paris du 4 janvier 2011

Le 4 janvier 2011, l’arrêt rendu par la Cour de Paris illustre l’enchevêtrement des différents droits de propriété industrielle, marque , nom commercial, dénomination sociale, enseigne et nom de domaine.

 

Brièvement, les faits  et le jugement

 

Une société intervenant dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est mise en liquidation judiciaire. La vingtaine d’établissements qu’elle détenait sont soit cédés à des tiers soit conservés, le portefeuille de marques connaît les mêmes aléas.

Un de ces tiers, la société ingess Ingénerie et Gestion,  acquiert les marques communautaires et les marques françaises :

– marque communautaire semi-figurative no 629055 « Arcotel accueil routier caristes-Chaîne d’Hôtels et Restaurants des Centres Routiers », déposée à l’OHMI le 12 septembre 1997 pour désigner notamment des services en classes 35 et 42 à savoir publicité et affaires, hôtellerie, restauration, bar, réservation de chambres d’hôtel,

– marque communautaire semi-figurative no 629063 « Arcotel Trucks Center » déposée à l’OHMI le 12 septembre 1997 pour désigner notamment des services en classes 35 et 42 à savoir publicité, restauration (alimentation), hébergement temporaire,

– marque française semi-figurative no 94514147 « Arcotel Trucks Center » déposée le 1er avril 1994 en classes 35 et 43 pour désigner notamment les services de publicité, restauration (alimentation), hébergement temporaire, régulièrement renouvelée le 2 mars 2004,

– marque française semi-figurative « Arcotel Restaurant » no 08 3 568 099 déposée à l’INPI le 7 avril 2008 en classes 35, 39 et 43 pour désigner notamment les services de transport, organisation de voyages, services de restauration (alimentation) et hébergement temporaire service de bar et service hôtelier,…,

Ce tiers engage une action en contrefaçon contre la société Hôtelière Arcotel Mulhouse A 36 lui reprochant l’emploi de « Arcotel » :

– dans sa dénomination sociale, dans son nom commercial et à titre d’enseigne pour désigner des services proposés dans l’hôtel-restaurant qu’elle exploite à Sausheim

– et à titre de nom de domaine d’un site internet accessible à l’adresse arcotel. fr

Le Tribunal de Grande Instance de Paris rejette toutes les demandes.

 

La décision d’appel


  • Le rejet des demandes en contrefaçon de marque

 

La Cour en analysant l’historique de l’emploi des termes litigieux, nom commercial, dénomination sociale et enseigne, les faits remonter à une date antérieure à celle du premier dépôt de marque. « la société sogecer et cie devenue seras puis société Hôtelière Arcotel Mulhouse A36 a fait un usage public et continu du terme arcotel dans son nom commercial depuis 1986 jusqu’en 1993 ainsi que cela ressort des lettres commerciales ou administratives de toute nature échangées avec divers correspondants (pièces no 5 à 16 versées au débat par les intimés) » ;

Et les juges appliquent l’article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle :

« L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme :

a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, …

Or, son dernier alinéa prévoit  aussi : « Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite. »

Sur cette demande de limitation ou d’interdiction, la Cour de Paris oppose également l’ancienneté de l’emploi et ses conséquences :

« …l’atteinte alléguée par la société ingess ne justifie pas d’interdire à la société Hôtelière Arcotel Mulhouse A36 de faire usage dans sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne du terme arcotel qu’elle emploie publiquement depuis vingt-cinq ans et par lequel elle est connue de ses fournisseurs, de ses clients, des services administratifs et de tous ses partenaires ;

Que la demande d’interdiction présentée par la société Ingess sera en conséquence rejetée ;

Il n’y a donc rien d’automatique dans l’application de l’article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

 

  • Mais le transfert du nom de domaine est ordonné pour arcotel.fr mais pas pour arcotel-mulhouse.fr

 

La société Hôtelière Arcotel Mulhouse A36 a déposé le 12 octobre 2006 le nom de domaine « arcotel. fr »

L’emploi du nom de domaine est ainsi rapporté dans cet arrêt : « pour toute demande d’information, à « informations @ arcotel. fr », pour toute question commerciale, à « commercial @ arcotel. fr », pour les demandes de réservation, à « réservation @ arcotel. fr » et pour toute demande d’information sur l’accueil des groupes à « groupes @ arcotel. fr ».

L’article invoqué : R. 20-44-45 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques : « Un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi » ;

Reproduisons la décision et la motivation de la Cour :

« …eu égard à l’ancienneté de l’usage du nom commercial et de l’enseigne de la société Hôtelière Arcotel Mulhouse A36, cette dernière conserve la faculté de faire usage du signe arcotel dans la mesure où il est inséparable de la fonction de désignation de l’établissement hôtelier qu’elle exploite à Mulhouse-Sausheim, il n’en reste pas moins que le choix de ce signe dans le nom de domaine « arcotel. fr », dès lors qu’il n’est plus associé à cet établissement, induit un risque de confusion avec le même signe sur lequel la société ingess possède, à titre de marque, un droit de propriété intellectuelle ;

Considérant qu’il en résulte que la société ingess est fondée à demander le transfert à son profit du nom de domaine « arcotel. fr » initialement déposé par la société seras ; que sa demande à cette fin sera accueillie ; que sa demande de transfert à son profit du nom de domaine « arcotel-mulhouse. fr » sera en revanche rejetée ;

Résultat :

  1. le nom de domaine « arcotel. fr » est transféré
  2. le nom de domaine« arcotel-mulhouse. fr » n’est pas transféré

La différence entre les deux noms de domaine, le second conserve l’association avec le nom commercial ou l’enseigne de l’établissement dont l’origine remonte à une date antérieure à celles de marques invoquées.

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Indemnisation des préjudices pour des actes de contrefaçon, comment effectuer le calcul des dommages et intérêts en cas d’expertise infructeuse : les dommages et intérêts forfaitaires et le rôle de l’avocat

Sur quelle base calculer les dommages et intérêts ? Cette question si elle se pose naturellement au juge dans l’instance en contrefaçon quand après avoir retenu  l’existence des actes de contrefaçon ,  il doit en fixer l’indemnisation pour le titulaire des droits, interpelle la partie poursuivie en contrefaçon à la réception de l’assignation. Le titulaire des droits, lui aussi,  a sans doute interrogé son avocat avant d’engager la procédure. A cette question, l’avocat, on le voit,  est interrogé à de multiples occasions mais il n’a pas, le plus souvent,  les éléments financiers pour y répondre de manière précise.

 

Un arrêt intéressant a été rendu le 4 janvier 2012 par la Cour de Paris. Cet arrêt est intervenu en matière de contrefaçon de dessins protégés par les dispositions du Code sur la propriété littéraire et artistique.

  • Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny condamne une société pour des actes de contrefaçon de dessins. Le tribunal ordonne une expertise.
  • Lors de l’expertise, selon l’arrêt, la société condamnée ne fournit pas à l’expert tous les documents que celui-ci a demandés.
  • Le Tribunal retenant que « que la société défenderesse n’avait pas communiqué à ce dernier les éléments objectifs probants nécessaires à l’accomplissement de sa mission et » a « procédé en conséquence à une évaluation forfaitaire du préjudice de M. X…, fixée à 25. 000 euros ».

La société fait appel de ce jugement.

L’arrêt du 4 janvier ne porte que sur l’appel de la condamnation financière, « cette société faisant valoir, en synthèse, que la preuve n’est rapportée d’aucune exploitation commerciale des produits contrefaisants » ;

Le problème posé : en l’absence de coopération de la partie condamnée pour produire les documents demandés lors de l’expertise, comment fixer les dommages et intérêts ?

La solution : le montant forfaitaire

La Cour de Paris rappelle des dispositions du Code qui autorisent le caractère forfaitaire des dommages et intérêts. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « pour fixer les dommages intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subis par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au droit et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » ;

La Cour procède en trois étapes :

  • La Cour vérifie que la société condamnée n’a fait aucune diligence sérieuse lors de l’expertise : « Considérant que le tribunal, ayant notamment relevé dans les motifs de son jugement que ni les factures d’achat ni les factures de vente communiquées à l’expert par la société ……ne comportaient une référence quelconque, en a exactement déduit qu’elle n’avait fait aucune diligence sérieuse pour contribuer à la mesure d’instruction et permettre à l’expert d’évaluer la masse contrefaisante ;
  • La Cour retient que le Tribunal a appliqué le montant forfaitaire demandé par le titulaire des droits : « une évaluation forfaitaire du préjudice subi par M. X…, conformément à la demande de celui-ci ».
  • En appel, la société condamnée apporte-t-elle des éléments financiers complémentaires ?

Non, elle se limite à prétendre à « l’absence totale d’exploitation commerciale des produits contrefaisants ». Pour la Cour cette attitude « met au contraire en évidence la réalité d’une telle exploitation et le soin apporté par cette même société a en dissimuler l’étendue » ;

La Cour confirme le jugement et ajoute 5 000 Euros aux montants indemnitaires retenus par le Tribunal.

 

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Le néologisme INFRONT refusé à l’enregistrement par l’OHMI, décision confirmée par l’arrêt du 14 décembre 2011 du Tribunal

INFRONT est déposée à titre de marque communautaire par une société allemande pour désigner :

–        classe 6 : « Matériaux de construction, garnitures pour meubles, bâtiment, construction, raccordement, portes et portes coulissantes ainsi que charnières de meubles, leurs pièces et matériel de fixation en métaux communs ; guides, mécanismes d’entraînement, amortisseurs, entraîneurs, visserie, chevilles, vis, cintres, barres de suspension, lattes profilées, formées, décoratives ; serrures, olives pour serrures et barillets et boîtiers à serrures » ;

–        classe 20 : « Matériaux de construction, garnitures pour meubles, bâtiment, construction, raccordement, portes et portes coulissantes ainsi que charnières de meubles, leurs pièces et matériel de fixation ; guides, mécanismes d’entraînement, amortisseurs, entraîneurs, visserie, chevilles, vis, cintres, barres de suspension, lattes profilées, formées, décoratives ; tous les produits susmentionnés non métalliques et compris dans la classe 20 ».

L’examinateur refuse la demande, L’OHMI rejette le recours.

Le déposant poursuit la procédure devant le Tribunal qui va rejeter son recours par arrêt du 14 décembre 2011, affaire T‑166/11.

  • INFRONT est un néologisme mais son sens est facilement compris pour le public germanophone ou anglophone concerné

« ..le signe Infront, il y a lieu de constater, tout d’abord, qu’il est composé par la simple juxtaposition, sans ajout ni modification, de deux mots courants de la langue allemande, à savoir, d’une part, du terme « in » et, d’autre part, du terme « front ». À cet égard, il doit être constaté que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, ce signe n’est pas inhabituel dans sa structure, étant donné que celle-ci est conforme aux règles grammaticales allemandes, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. En tout état de cause, à supposer que cela ne soit pas le cas, le fait que le signe en cause soit doté d’une structure grammaticalement incorrecte ne serait pas suffisant, en lui‑même, pour conclure à l’absence de caractère descriptif.

Il doit ensuite être relevé que l’élément « in » sera compris par le public pertinent comme signifiant « dans » et l’élément « front » comme signifiant « partie avant ». Il convient enfin de considérer que, pris dans sa globalité, le signe Infront sera compris comme se référant à quelque chose se situant dans la partie avant de quelque chose. En effet, eu égard à sa structure, qui n’est pas inhabituelle, et au fait qu’il est conforme aux règles de la langue anglaise ou de la langue allemande, ce signe ne crée pas, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots qui le composent pour en modifier le sens ou la portée »

  • Un autre obstacle se dresse comme motif absolu à l’enregistrement comme marque

« ..dans le secteur de l’ameublement, le terme « infront » est utilisé pour désigner un certain type de montage de front de meuble permettant, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, l’installation de portes coulissantes dans les éléments inférieurs et supérieurs d’un meuble. Ce système de montage peut d’ailleurs impliquer, voire requérir, l’utilisation desdits produits. Aussi, dans le contexte des produits concernés, le signe Infront est également susceptible d’être compris par le public pertinent comme une indication que lesdits produits sont destinés à être utilisés dans le cadre d’un montage de portes coulissantes selon ce système ou qu’ils sont spécifiques à celui-ci.

Mais le requérant a relevé un point important : «  le public pertinent sait qu’il n’existe pas de produits tels que les produits concernés particulièrement appropriés pour ce principe de montage ou prévus pour être utilisés pour celui-ci »

Cet argument n’est pas pertinent :  » il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit que ledit signe puisse être utilisé à de telles fins« 

Intervient aussi le public pertinent : « ….les produits concernés visent, compte tenu de leur nature, non seulement un public composé de professionnels, notamment de la construction, de la menuiserie ou de l’ameublement, mais également le consommateur moyen en général, constitué notamment des bricoleurs amateurs ».

…Le public pertinent comprendra le signe Infront comme une indication que lesdits produits peuvent être utilisés dans le cadre d’un montage du type de celui que désigne ce signe, même si ceux-ci ne sont pas obligatoirement nécessaires à ce dernier.

 

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Contrefaçon de marque : quelle responsabilité pour le prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d’un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à une marque

Quelques fois en matière de contrefaçon de marque différentes entreprises interviennent dans la fabrication du produit qui porte la marque contrefaisante, quelle responsabilité ont ces entreprises ? L’arrêt rendu le 15 décembre 2011, C‑119/10,  par la CJCE apporte une réponse où il est à nouveau question de l’usage dans le vie des affaires et de l’arrêt Google.

Brièvement les faits pour comprendre la portée de cet arrêt

Leur présentation est donnée par la Cour :

  • Winters a rempli des canettes de boisson rafraîchissante pour le compte de Smart Drinks.
  • À cet effet, Smart Drinks a livré à Winters des canettes vides et leurs capsules, lesquelles étaient revêtues de divers signes, ornements et textes. Ces canettes portaient notamment les signes «BULLFIGHTER», «PITTBULL», «RED HORN» (devenu par la suite «LONG HORN») et «LIVE WIRE».
  • Smart Drinks a également livré à Winters le sirop de base de la boisson rafraîchissante.
  • Winters a rempli les canettes d’une quantité définie de sirop de base additionné d’eau et au besoin de gaz carbonique et fermé les canettes, le tout en suivant les indications et recettes de Smart Drinks.
  • Winters a ensuite restitué les canettes remplies à Smart Drinks qui les a exportées en dehors du Benelux.

Pour la Cour :  » Winters s’est limité à accomplir ces services de remplissage pour Smart Drinks, sans expédier les canettes remplies à cette dernière société. Elle n’a, en outre, ni livré ni vendu ces canettes à des tiers ».

La procédure

En 2006, Red Bull qui commercialise une boisson énergisante engage une procédure aux Pays-Bas contre Winters afin de voir ordonner à cette dernière de cesser immédiatement et à l’avenir tout usage de signes qui ressemblent ou s’associent à un certain nombre de ses marques.

Le juge hollandais estime que le remplissage des canettes doit être assimilé à un usage de ces signes, mais que seul le signe «BULLFIGHTER» en combinaison avec les canettes utilisées à cet égard ressemble aux marques de Red Bull.  Seul le remplissage des canettes BULLFIGHTER par Winters est interdit.

Appel de cette décision par Red Bull et par Winters.  L’interdiction est étendue aux canettes BULLFIGHTER, PITTBULL et LIVE WIRE.

Winters se pourvoie en cassation.

La Cour de Cassation des Pays-Bas, le Hoge Raad der Nederlanden, pose différentes questions préjudicielles à la Cour de Justice à propos de l’application de la Directive 89/104/CEE et plus particulièrement de son article 5, paragraphe 1, sous b.

Se référant à l’arrêt Google, la CJCE considère « qu’un prestataire de service tel que Winters [ s’il ] opère dans la vie des affaires lorsqu’il remplit sur commande d’un tiers de telles canettes, il n’en découle pas pour autant que ce prestataire fasse lui-même un «usage» de ces signes au sens de l’article 5 de la directive 89/104″

D’où la décision de la Cour :

L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d’un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même un usage de ce signe susceptible d’être interdit en vertu de cette disposition.

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Protection des couleurs par l’action en concurrence déloyale, l’examen minutieux de l’arrêt du 4 janvier 2012 de la Cour de Paris à propos de l’emploi d’un code de couleurs marron, jaune, blanc, rose, rouge, vert

Ce blog cite régulièrement des décisions de justice mettant en cause des marques portant sur des couleurs.

L’arrêt du 4 janvier 2012 rendu par la Cour de Paris est intéressant non qu’il se prononce sur des couleurs protégées par des marques mais en leur absence, sur une action en concurrence déloyale.

Pour la bonne compréhension de l’arrêt, indiquons qu’une demande en contrefaçon de brevet avait été présentée mais qu’elle a été rejetée successivement par le Tribunal puis par la Cour parce que le brevet a été annulé pour défaut d’activité inventive.

L’appelant dont l’action en contrefaçon a été rejetée, alléguait des actes de concurrence déloyale par reprise de couleurs .

Ci-après est reproduite la motivation de la Cour pour rejeter également cette action en concurrence déloyale. Vous noterez la finesse d’analyse des magistrats et la volonté d’expliquer leur position au regard de la technique en cause.

  • Tout d’abord, le rappel du principe

Considérant en droit, que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions 6tenant, notamment, à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, préjudiciable à l’exercice paisible et loyal du commerce ;
Considérant que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté, l’originalité et la notoriété du produit copié ;

  • Venons maintenant à la situation technique dans laquelle les couleurs sont utilisées

Considérant que la société C….., qui reconnaît ne pas exploiter le brevet litigieux mais un autre brevet protégeant une autre forme de contrôle du sertissage au moyen d’une bague de visualisation non sécable, fait ici valoir qu’elle a été la première à utiliser un code couleur pour l’identification de ses produits, à savoir la couleur vert anis pour les bagues de contrôle de sertissage et, selon le diamètre du raccord à sertir, les couleurs marron, jaune, blanc, rose, rouge, vert pour les inserts correspondants, introduits dans les mâchoires de la presse de sertissage et fait grief à la société U……. d’avoir délibérément recherché, en reprenant un mode d’identification du couple bague de visualisation / insert par un code couleur, à semer la confusion dans l’esprit de la clientèle ;
Or considérant qu’il importe de relever, dès lors que l’ensemble des circonstances de l’espèce doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion, qu’il n’est pas démenti que la bague de visualisation non sécable telle qu’exploitée par la société C……. reste en place sur le raccord et n’est pas détruite, à la différence de la bague de visualisation U……, mais déformée par le sertissage, de telle sorte que le professionnel des raccords de tuyaux, utilisateur des bagues de visualisation, sera à même de distinguer celles provenant de la société C….. de celles provenant de la société U………., d’abord et en premier lieu, à raison de leur comportement différent sous l’effet du processus de sertissage ;

Considérant ensuite, que l’identification des produits au moyen d’un code couleur est banale dans les usages du commerce et la société C……. , qui souligne elle-même dans ses écritures qu’un tel moyen constitue un indicateur simple et attractif de la fonction ou de la destination du produit, ne saurait en revendiquer le monopole ;
Que force est de constater, en toute hypothèse, que la société C……. utilise une couleur unique, vert anis, pour les bagues de visualisation, quel que soit leur diamètre et des couleurs différentes, en fonction du diamètre, pour les inserts : marron pour un diamètre de 14, jaune pour le 16, blanc pour le 18, rose pour le 20, rouge pour le 25/26, vert pour le 32 ; que la société U……utilise quant à elle, au vu de la plaquette de présentation appréhendée au cours des opérations de saisie-contrefaçon, une couleur identique pour le couple bague de visualisation /insert, couleur qui diffère selon le diamètre de la bague de visualisation et de l’insert correspondant : beige pour un diamètre de 16, rose pour le 18, orange pour le 20, marron pour le 25/26, vert pour le 32 ; que les deux sociétés utilisent en conséquence, pour chaque diamètre considéré, un code couleur différent, étant à cet égard relevé en ce qui concerne le diamètre 32, que le vert anis de la société C…….. se distingue aisément du vert foncé de la société U……. ;

  • La conclusions sur l’absence de risque de confusion

Considérant qu’il suit de ces observations que l’utilisation incriminée d’un code couleur pour les ensembles bagues de visualisation/ inserts U…….ne crée pas un risque de confusion dans l’esprit de l’utilisateur des produits concernés qui ne serait pas fondé à attribuer aux bagues de visualisation commercialisées par les sociétés concurrentes une origine commune ;