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Opposition à une demande de marque communautaire : la renommée et la notoriété de la marque antérieure peuvent-elles être prises en compte dans une opposition fondée sur l’article 8, 1 ou faut-il que l’opposant invoque également l’article 8,5 du règlement 40/94 ?

Lors d’une opposition à une demande de marque communautaire fondée sur une marque nationale antérieure, l’avocat peut être tenté d’invoquer la renommée et la notoriété de la marque antérieure lors du débat sur le risque de confusion.

Chacun l’aura compris, la question est de savoir si l’opposant devrait viser l’article 8, 5 du règlement 40/94 modifié  même s’il n’entend mener son débat que sur l’article 8,1.

La Cour de Justice nous a donné la réponse le 17 janvier 2013. La solution est rassurante pour les oppositions en cours qui n’ont pas indiqué le second article.

 

  • 27 septembre 2007 : Annunziata Del Prete dépose la demande de marque communautaire

POUR :

–        classe 9: ‘Appareils et instruments optiques, verres, montures, étuis, cordons et chaînettes pour lunettes; lunettes de soleil et correctrices; pince-nez; verres de contact et tous accessoires de lunettes compris dans cette classe’;

–        classe 25: ‘Vêtements, chaussures, chapellerie’;

–        classe 35: ‘Publicité; gestion des affaires commerciales, en particulier services de franchisage’.

  • 12 mai 2008 : Giorgio Armani SpA forme opposition

1°) avec la marque italienne figurative enregistrée le 10 octobre 2003,

–          pour des appareils et instruments optiques de la classe 9,

–          des vêtements, chaussures et chapellerie de la classe 25

–          des services de publicité et de gestion des affaires commerciales, classe 35

et

2°) avec la marque italienne verbale ARMANI JUNIOR enregistrée le 20 mars 2006,

–          pour des vêtements, chaussures et chapellerie, classe 25

–          pour des services de publicité et de gestion d’affaires commerciales,  classe 35

  • 20 août 2009 : , la division d’opposition accepte l’opposition dans son intégralité.
  • 12 novembre 2009 : recours par la déposante,
  • 8 juillet 2010 : la deuxième chambre de recours fait droit au recours. La décision de la division d’opposition est annulée, la marque demandée est enregistrée.
  • 17 septembre 2010 : recours de Giorgio Armani SpA devant le Tribunal
  • 27 mars 2012 : le Tribunal annulé la décision du 8 juillet 2010, la demande marque ne peut donc plus être enregistrée.
  • 23 mai 2012 : pourvoi de Annunziata Del Prete

  • 17 janvier 2013 : la Cour rejette le pourvoi

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’a pas été demandée par Armani devant le Tribunal et que celui-ci ne l’a, par conséquent, pas examiné l’éventuelle méconnaissance de cette disposition. En effet, l’opposition d’Armani était fondée exclusivement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, disposition invoquée par Armani tant devant la chambre le recours que devant le Tribunal. Lorsque le Tribunal a examiné si la chambre de recours avait correctement tenu compte de la notoriété ou de la renommée des marques antérieures d’Armani, cet examen s’opérait uniquement au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, aux fins de rechercher l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

36      À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce …..La Cour a également jugé que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre ….

37      La notoriété ou la renommée d’une marque antérieure peuvent, par conséquent, être pertinentes pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans le cadre du motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94. Armani ayant invoqué la notoriété et la renommée de ses marques devant la chambre de recours, et ayant également présenté un matériel probatoire à cet égard, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, au point 34 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours aurait dû exposer les motifs pour lesquels elle était arrivée à la conclusion que le caractère distinctif élevé des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition était lié exclusivement à l’élément «armani», alors qu’Armani avait fait valoir la notoriété et la renommée desdites marques dans leur ensemble.

 

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Principe de priorité, action en nullité d’une marque communautaire ou action en interdiction de l’utiliser au regard d’une marque communautaire antérieure : une nouvelle voie qui ne passera pas nécessairement par Alicante

Les actions principales en nullité de marque communautaire sont à porter à l’OHMI (article 52 et suivants du règlement 207/2009). Mais l’action en interdiction même fondée sur une marque communautaire peut être engagée devant un Tribunal des marques communautaires par exemple à Paris. Quand le présumé contrefacteur a une marque communautaire seconde en date et qu’il l’utilise en France fallait-il aller d’abord à Alicante ? L’arrêt du 21 février 2013 nous dirait-il que l’action parisienne suffit ?

  • L’arrêt rendu par la Cour de Justice dans l’affaire C‑561/11 nous dit ceci

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

  • Voyons sa motivation et comprenons bien ce que cela signifie :

Sur le fond

32      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

33      Il importe de relever, tout d’abord, que l’article 9, paragraphe 1, du règlement ne fait pas de différence selon que le tiers est titulaire d’une marque communautaire ou ne l’est pas. Ainsi, cette disposition reconnaît au titulaire d’une marque communautaire un droit exclusif qui l’habilite à interdire à «tout tiers», en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, de signes susceptibles de porter atteinte à sa marque

……….

37      Il ressort ainsi du libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement et de l’économie générale de ce dernier que le titulaire d’une marque communautaire doit pouvoir interdire au titulaire d’une marque communautaire postérieure de faire usage de celle-ci.

38      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que le titulaire d’une marque communautaire postérieure bénéficie, lui aussi, d’un droit exclusif en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement.

39      À cet égard, il convient de relever que, ainsi que la Commission européenne l’a fait valoir dans ses observations, les dispositions du règlement doivent être interprétées à la lumière du principe de priorité, en vertu duquel la marque communautaire antérieure prime sur la marque communautaire postérieure (voir, par analogie, arrêt Celaya Emparanza y Galdos Internacional, précité, point 39).

40      En effet, il découle notamment des articles 8, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, du règlement que, en cas de conflit entre deux marques, celle enregistrée en premier lieu est présumée réunir les conditions requises pour obtenir la protection communautaire avant celle enregistrée en second lieu.

41      Il convient de rejeter, en outre, l’argumentation de la FCIPPR selon laquelle les caractéristiques de la procédure d’enregistrement des marques communautaires exigent que lorsque, à l’issue de cette procédure, l’enregistrement de la marque est accordé, ladite marque confère à sont titulaire un droit d’utilisation qui ne peut être remis en cause que par une action en nullité auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon.

42      Il est certes vrai que la procédure d’enregistrement des marques communautaires, telle qu’établie aux articles 36 à 45 du règlement, comporte un examen de fond visant à déterminer préalablement à l’enregistrement si la marque communautaire remplit les conditions d’obtention de la protection.

43      Cette procédure prévoit de plus une phase de publication dans laquelle les tiers peuvent adresser à l’OHMI des observations écrites précisant les motifs selon lesquels la marque devrait être refusée d’office à l’enregistrement, ainsi que la possibilité pour les titulaires des marques antérieures de former opposition à l’enregistrement de la marque dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, en alléguant notamment les motifs relatifs de refus visés à l’article 8 du règlement.

44      Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 32 et 42 de ses conclusions, ces circonstances ne sont pas déterminantes.

……

47      D’autre part, la Cour a déjà jugé, dans le cadre du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p.1), que les actions en matière de contrefaçon et celles en matière de nullité se distinguent par leur objet et par leurs effets, de sorte que la possibilité pour le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré antérieur d’introduire une action en contrefaçon contre le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur n’est pas de nature à vider de sens l’introduction d’une demande en nullité auprès de l’OHMI contre ce dernier (arrêt Celaya Emparanza y Galdos Internacional, précité, point 50).

48      Cette constatation est transposable mutatis mutandis au contexte des marques communautaires, de telle sorte qu’il convient de considérer que la possibilité, pour le titulaire d’une marque communautaire antérieure, d’introduire une action en contrefaçon contre le titulaire d’une marque communautaire postérieure ne saurait vider de sens ni l’introduction d’une demande en nullité auprès de l’OHMI ni les mécanismes de contrôle préalable disponibles dans le cadre de la procédure d’enregistrement des marques communautaires.

…..

51      Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 43 et 44 de ses conclusions, si le titulaire d’une marque communautaire antérieure devait, pour interdire l’usage, par un tiers, d’un signe qui porterait atteinte aux fonctions de sa marque, attendre la déclaration de nullité de la marque communautaire postérieure dont ledit tiers est titulaire, la protection que l’article 9, paragraphe 1, du règlement lui confère serait considérablement affaiblie.

52      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 9, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.