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Pocédure d’opposition à une demande de marque communautaire : similarité entre logiciels de communication et téléphones

Les critères de l’appréciation de la similarité sont des problématiques récurrentes du droit des marques. S’agissant des logiciels qui animent presque tous nos appareils, cette appréciation peut aboutir à une protection très étendue sur la base d’un enregistrement en classe 38.  l’arrêt du 29 janvier 2013 du TPIUE intervient à propos des logiciels de communication.

 

  • 17 août 2007 : nfon AG demande à l’OHMI l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe verbal : nfon

Pour

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; téléphones ; appareils téléphoniques ; réseaux téléphoniques » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ».

 

  • 14 avril 2008 : opposition par Fon Wireless Ltd, pour tous les produits et services

Les droits antérieurs invoqués :

1°) La marque communautaire figurative, déposée le 15 novembre 2005

 

pour des :« logiciels chargeables dans un dispositif de réseau sans fil introduisant ce dispositif dans un vaste réseau disponible pour les autres membres fidèles du réseau et des tiers utilisateurs connectés par prépaiement », de la classe 9, et des services de « technologie de télécommunication vocale via l’internet », de la classe 38,:

2°) La marque britannique verbale FON, du 15 mai 2006 pour des « logiciels de communication, systèmes et appareils de communication sans fil, équipement de transmission pour la communication via l’internet, en ligne ou via un réseau informatique », de la classe 9, « fourniture de services de communication », de la classe 38, et « conception et [le] développement de logiciels et [l’]équipement de communication », de la classe 42.

  • 15 juillet 2009 :  l’opposition est acceptée pour tous produits demandés;
  • 31 août 2009 : recours de nfon AG;
  • 18 mars 2011 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’opposition, l’opposition est donc rejetée;
  • Fon Wireless Ltd saisit le Tribunal d’un recours.
  • 29 janvier 2003 : le Tribunal annule la décision du 18 mars 2011, la demande de marque est rejetée.

  • Sur la comparaison entre les produits et les services

36      S’agissant des produits relevant de la classe 9, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les produits désignés par les marques antérieures, qui incluent des logiciels de communication, et les appareils et dispositifs de communication visés par la marque demandée étaient hautement similaires. En effet, même si ces produits diffèrent par leur nature, les premiers étant des dispositifs logiciels et les seconds relevant du matériel, ils sont complémentaires et ont pour but d’assurer la communication. Le fait que la marque communautaire antérieure ait été exclusivement enregistrée pour un logiciel chargeable dans un dispositif de réseau sans fil ne change pas ce constat. Par ailleurs, les produits sont généralement vendus par le biais des mêmes canaux de distribution. Ces éléments suffisent à établir le caractère hautement similaire des produits en cause.

…..

39      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 9 étaient hautement similaires et que les services relevant de la classe 38 étaient identiques.

  • Sur la comparaison des signes, le Tribunal ayant retenu un risque de confusion,  sont à retenir plus particulièrement :

58      S’agissant du terme « nfon », la chambre de recours a toutefois considéré, à tort, qu’il ne revêtait aucune signification dans les langues des États membres.

59      En effet, s’il est vrai que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ………il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui‑ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît ….

60      En l’espèce, le public pertinent isolera donc la syllabe « fon » dans le signe nfon et percevra ce terme comme renvoyant également aux mots « phone » ou « téléphone » eu égard aux produits et aux services en cause.

61      Partant, il y a lieu de conclure, contrairement à la chambre de recours, à l’existence d’un certain degré de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

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Contrefaçon de meubles : la Cour de cassation rappelle que les meubles peuvent aussi bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

L’arrêt du29 janvier 2013 de la Cour de cassation est important. Il reconnait à des meubles le bénéfice de la protection par le droit d’auteur quand les juridictions du fond actuellement l’ignorent le plus souvent, pour n’appliquer que celle des modèles.

Les faits sont emblématiques de cette appréciation exclusive : des droits d’auteur étaient reconnus à un protocole transactionnel, que la Cour d’appel n’a pas retenus

Vu les articles 1134 et 2052 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable M. X… à agir pour la défense de son droit moral d’auteur sur le modèle de meuble  » 4 bacs « , l’arrêt retient que la reconnaissance de ses droits sur le meuble en litige, par la société Cades., dans le cadre du protocole d’accord du 26 novembre 2007, ne suffit pas à établir qu’il en est le créateur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce protocole que M. X… a créé le modèle  » 4 bacs « , objet de la transaction, la cour d’appel a, en méconnaissant l’autorité de la chose jugée attachée à cette dernière, violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu les articles 18 du règlement CE n° 6/ 2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et 1315 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable M. X… à agir pour la défense de son droit moral d’auteur sur le modèle de meuble  » centre de pièce « , l’arrêt retient que la mention de son nom, en qualité de créateur, dans les demandes d’enregistrement du modèle de meubles, ayant date certaine, n’était pas dénuée d’ambiguïté, compte tenu du nombre important de modèles déposés dans les mêmes conditions par la société Interior’s, laquelle est représentée par M. X… ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à la société Cades de démontrer que M. X… n’était pas le créateur du modèle en cause, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et 31 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de M. X…, l’arrêt retient encore que les meubles  » 4 bacs  » et  » centre de pièce  » étaient dépourvus de caractère original ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’originalité des oeuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur n’est pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Rejette le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a infirmé la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu la qualité d’auteur de M. X… pour le modèle communautaire n° 000418439-0013 ainsi que la protection au titre du droit d’auteur de ce modèle et du modèle n° 000418439-0014, l’arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du 27 mai 2010 en toutes ses dispositions ;

 

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Incidence de la fin du monopole pour apprécier l’atteinte à une marque ou des actes de concurrence déloyale à l’encontre d’une dénomination sociale

  • La Poste est titulaire :

–          d’une marque verbale « la poste » déposée le 9 août 2002, enregistrée sous le n° 02 3 179 236, pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38 à 42 et 45,

–          de trois marques semi-figuratives « la poste » déposées respectivement

– le 7 décembre 1989 et enregistrée sous le n° 1 572 869 pour désigner des produits et services en classes 9,12, 16, 18, 22, 25, 28, 35 à 42,

– le 14 février 1995 et enregistrée sous le n° 95 558 825 pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 36,39 et 41,

– le 6 décembre 1999 et enregistrée sous le n° 99 827 240 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42,

–          de la marque verbale « ecopli » déposée le 4 avril 1989 et enregistrée sous le n° 1 522 302 pour désigner des produits et services en classes 9, 16 et 39

–          et de la marque « postimpact » déposée le 5 juin 1987 et enregistrée sous le n° 1 465 533 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35,38, 39, 41 et 42 ;

 

  • Esker est un éditeur de logiciels de dématérialisation de documents.

Selon l’arrêt de la Cour de cassation,

– sur le site Internet de Esker « flydoc »,  les termes « ecopli » et « postimpact », ainsi que les dénominations « premier bureau de poste électronique privé » et « bureau de poste électronique » sont utilisés.

– Esker met également mis en ligne un site internet dénommé www.lesvictimesducourrier.com..

 

  • La Poste assigne Esker en contrefaçon de marques et pour actes de concurrence déloyale.
  • La Cour de Lyon prononce des condamnations.
  • Pourvoi en cassation de Esker.

 

  • Limitons – nous à quelques extraits de l’arrêt du 29 janvier 2013 qui est très dense.
  • Sur la reprise du terme « poste »

Vu l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Esker pour contrefaçon des marques n° 1 572 869, n° 95 558 825 et n° 99 827 240, l’arrêt, après avoir retenu que le dépôt d’une marque comportant à la fois des éléments verbaux et des éléments figuratifs peut protéger cette marque contre l’usage des éléments verbaux sans graphisme particulier ou avec un graphisme différent, relève que, compte tenu de la situation de monopole dont la société La Poste ou ses prédécesseurs ont bénéficié depuis plusieurs siècles, l’expression incriminée « bureau de poste » renvoie immanquablement, en France, à la société La Poste, seule habilitée à en ouvrir, et que l’adjonction des adjectifs « électronique » et « privé » n’est pas de nature à prévenir le risque de confusion ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs tirés exclusivement de l’examen de l’élément verbal commun aux signes en présence sans comparer l’impression d’ensemble produite par chacun des signes en prenant en compte tous les facteurs pertinents, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi l’élément verbal « poste » serait dominant et en quoi l’élément figuratif de chacune des marques n° 1 572 869, 95 558 825 et 99 827 240 était insignifiant et ne pouvait constituer un facteur pertinent, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

  • L’emploi de manière exclusive de l’expression « bureau de poste » du temps d’un monopole ancien peut-il créer un droit d’occupation pour empêcher un tiers d’utiliser l’expression ‘bureau de poste électronique » ?

Vu l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Esker pour contrefaçon de la marque verbale n° 02 3 179 236 et des marques semi-figuratives « la poste », l’arrêt relève que l’expression « bureau de poste » renvoie à la société La Poste dès lors que celle-ci, eu égard à sa situation de monopole pendant plusieurs siècles, a été la seule autorisée à en ouvrir sur le territoire national et que le public sera amené à croire que l’expression « bureau de poste électronique privé » correspond à une évolution moderne du service traditionnel de bureau de poste offert par la société La Poste ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la société La Poste n’était plus en situation de monopole, à la date des faits incriminés, pour proposer un service de bureau de poste, ce dont il résultait qu’elle ne pouvait s’opposer à l’utilisation, dans leur sens courant, des termes « bureau de poste » au sein des expressions « premier bureau de poste électronique » et « bureau de poste électronique » pour désigner une telle activité ouverte à la concurrence, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

  • Sur les preuves d’usage de la marque

Vu l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande en déchéance des droits de la société La Poste sur la marque « ecopli », l’arrêt relève que les documents produits par cette société démontrent qu’elle en a fait un usage sérieux puisque parmi eux figurent plusieurs exemplaires des conditions contractuelles « ecopli grand compte » et « contrat courrier industriel de gestion » et des tarifs applicables « ecopli » allant d’octobre 2006 à juin 2009 ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser en quoi ces documents justifiaient d’un usage sérieux de la marque « ecopli » par la société La Poste pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

 

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Dépôt de marque française et procédure d’opposition : la modification de la nature des services visés à la demande de marque est-elle possible par la juridiction statuant sur le recours contre la décision du Directeur de l’INPI ?

Un dépôt de marque française peut conduire à une procédure d’opposition. Lors de celle-ci sont débattues l’identité et la similarité des produits et services . Mais après la décision du Directeur de l’INPI, la modification de la nature des services visés à la demande de marque est-elle encore possible par la juridiction statuant sur le recours contre cette décision ? Existe-t-il un risque de modifications de la nature des seuls services restants quand ceux-ci sont liés à ceux refusés par l’office ?

24 avril 2003 : SHISEIDO dépose la marque communautaire « ZEN » qui sera enregistrée sous le n° 3 187 374 pour désigner en particulier, en classes 3 et 44, « les salons de beauté, salons de coiffure, soins de santé et soins esthétiques ; services de manucure, services de massage »,

ZEN&O dépose à l’INPI la demande de marque ZEN&O en classe 44 pour les « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; salons de beauté »

Opposition par SHISEIDO

Le Directeur de l’INPI accueille l’opposition pour tous les produits et les services.

Recours de ZEN&O

La Cour de Lyon annule la décision pour nous dit la Cour de Cassation « l’arrêt après avoir relevé qu’il n’existe aucune similitude entre les services de soins d’hygiène et de beauté pour animaux visés par la demande d’enregistrement et les soins de santé et soins esthétiques pour êtres humains désignés par la marque antérieure, retient que l’annulation ne peut être cantonnée au seul refus d’enregistrement concernant les soins d’hygiène et de beauté pour animaux »

Le 15 janvier 2013, la Cour de cassation casse cet arrêt.

Essayons de comprendre.

La Cour d’appel considère qu’il n’existe aucune similarité entre :

–          les soins pour animaux, visés par la demande d’enregistrement,

–          et les soins de santé et soins esthétiques couverts par la marque antérieure.

Cette appréciation de la similarité, la Cour de cassation ne l’examine pas.

La Cour de cassation  sanctionne la conséquence de cette absence de similarité : la Cour de Lyon devait limiter l’annulation de la décision du directeur de l’INPI en ce qu’elle rejetait la demande d’enregistrement pour les soins pour animaux ; autrement dit « les soins d’hygiène et de beauté pour animaux » devaient être acceptés.

Mais « les soins d’hygiène et de beauté pour animaux » sont-ils énoncés ainsi dans la demande de marque française ?

 

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Dépôt de la marque française et recours contre une décision de rejet du Directeur de l’INPI

Un autre arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2013 souligne la sévérité des règles applicables au recours contre une décision du Directeur de l’INPI .

Deux personnes déposent ensemble une demande de marque française à l’INPI. Un tiers forme opposition, l’opposition est accueillie et la demande est rejetée en partie. Les déposants forme un recours que la Cour d’Aix-en-Provence déclare irrecevable.

Aux termes de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, le recours est formé par une déclaration écrite qui, « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office comporte si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance » .

Madame …… et Monsieur ………… n’ayant pas indiqué leur nationalité, le recours est irrecevable.