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Une action en déchéance ne nuit-elle jamais au titulaire de la marque ?

L’action en déchéance de marque devant l’Inpi n’est pas soumise à la condition d’intérêt à agir.

Pourtant la décision de l’INPI du  10 septembre 2021 déclare irrecevable une telle demande en la qualifiant d’abus de droit.

Le dernier n° du PIBD ( 1178-III-6) résume ainsi cette décision :

Le contrat de franchise prévoyait un droit exclusif d’utiliser la marque contestée par la présente demande en déchéance qui avait été accordé au franchisé (le demandeur) pour la durée du contrat. Ce dernier n’a jamais été contesté par le demandeur qui a lui-même exploité la marque litigieuse. Il a introduit sa demande en déchéance à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Paris l’ayant condamné pour fautes constitutives de manquements graves au contrat de franchise. Cela démontre sa volonté de tirer un avantage indu de sa demande en déchéance, à savoir nuire au titulaire de la marque contestée. L’intention malveillante du demandeur se traduit également par l’existence d’une procédure devant le conseil de Prud’hommes à l’encontre du titulaire de la marque contestée. L’ensemble de ces actions permettant de caractériser un abus du droit d’agir du demandeur. 

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La formalisation des demandes en justice ne va-t-elle pas modifier profondément le rôle des parties au procès ?  

En quelques années, la formalisation des demandes en justice s’est imposée aux avocats.

La propriété industrielle n’y échappe pas. Au fur et à mesure des réformes, les actions en matière de brevet, de marque, et de modèle qu’elles soient en appel, ou devant le tribunal ou dès le stade de la requête aux fins de saisie-contrefaçon se voient soumises à ces règles.

Par cette formalisation, il n’est pas seulement question de structuration des requêtes, des assignations ou encore des conclusions. L’enjeu est tout autre comme le montre l’arrêt de la Cour de justice du 10 mars 2022. L’ arrêt

Cet arrêt intervient sur une question préjudicielle d’une juridiction allemande en matière de déchéance de marque. Une marque nationale comme une marque européenne sont susceptibles d’être frappées de déchéance, c’est-à-dire de disparaitre, pour défaut d’usage sérieux de ce signe pour les produits et services visés à son enregistrement.

A l’engagement de l’action en déchéance, le demandeur doit-il apporter dans l’exposé des faits les preuves de ses recherches qui lui permettent d’étayer sa demande, ou bien la charge de la preuve qui ici porte sur le non-usage de la marque ne pèse que sur le titulaire de la marque ?

La sanction du droit allemand est particulièrement sévère comme le rappelle la décision de la Cour de justice.

20      À cet égard, la juridiction de renvoi fournit des précisions sur la distinction, en droit allemand, entre la charge de l’exposé des faits et la charge de la preuve. La charge de l’exposé des faits impose à une partie d’être aussi concrète que possible dans ses affirmations, au risque de perdre le procès si elle ne s’acquitte pas de cette obligation. Le droit procédural allemand impose également à la partie défenderesse la charge d’un exposé des faits secondaire. Chacune des parties est tenue de faire des recherches dans son propre champ d’action. Ces diverses charges et obligations sont distinctes de la charge de la preuve. La charge de l’exposé des faits se différencie de la charge de la preuve en ce sens que chaque partie est tenue de présenter des observations sur les faits dont elle a connaissance ou qui peuvent être recherchés en fournissant un effort raisonnable.

 La réponse donnée par la Cour de justice.

L’article 19 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle procédurale d’un État membre qui, dans une procédure de demande de déchéance pour non‑usage d’une marque, impose à la partie demanderesse d’effectuer une recherche sur le marché concernant l’éventuel usage de cette marque par son titulaire et de présenter à cet égard, dans la mesure du possible, des observations étayées à l’appui de sa demande.

 

 

 

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Déchéance de marque et accord de non-contestation de marque .

Peut-on contractuellement renoncer à engager une action en déchéance de marque ?

C’est la question posée par la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) à la Cour de justice par une décision préjudicielle de février 2021. C’est là

Une question analogue se pose en matière de brevet mais en des termes différents depuis la loi de 2019 sur l’imprescriptibilité de l’action en nullité du brevet. Par là

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Marque de couleur ou marque figurative ?

Avec une marque figurative , les contours sont nettement définis,  ce qui n’est pas le cas d’une marque de couleur. Autre distinction….. , la case à cocher  lors de la demande de marque devant l’Office des marques de l’Union. Et cette distinction peut se révéler essentielle pour les parties comme le rappelle la décision du Tribunal du 15 septembre 2021 qui invoque à son appui la Charte de l’Union. L’arrêt du 15 septembre 2021 du Tribunal de l’Union

La marque en cause

marque de couleur

La couleur revendiquée : coordonnées trichromatiques/caractéristiques colorimétriques : x 0,520, y 0,428 – facteur de réflexion diffuse 42,3 % – Longueur d’onde dominante 586,5 mm – Pureté d’excitation 0,860 – Pureté colorimétrique : 0,894 

Cette marque est déposée pour «  Vins de champagne »

Marque figurative ou marque de couleur : une discussion lors de l’examen de la demande de marque

Au formulaire de dépôt, cette demande de marque est désignée comme : marque figurative.

20 janvier 2000 ; l’examinatrice rejette la demande de marque pour défaut de caractère distinctif . L’examinatrice  précise qu’il s’agit d’une marque figurative.

20 novembre 2002, la Chambre de recours annule cette décision de rejet :  « le formulaire standard de demande devait être interprété comme faisant référence à une demande de protection pour une marque de couleur, même si la case correspondant à une marque figurative avait été cochée ». L’examen de la demande de marque est renvoyée devant l’examinatrice.

19 décembre 2003 : La demande considérée comme une marque de couleur est à nouveau rejetée : « aucun caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 n’avait été établi ».

26 avril 2006 : la chambre de recours annule cette seconde décision  de rejet en retenant qu’ « un   caractère distinctif acquis par l’usage avait été démontré pour les vins de champagne ».

23 mars 2007 : la marque est enregistrée mais l’indication initiale de marque figurative n’est pas modifiée par l’EUIPO ( pt 36 de la décision du 15 septembre 2021).

Marque figurative ou marque de  couleur : une nouvelle discussion lors de la contestation de la validité de la marque

3  novembre 2015 : demande en annulation de la marque. Deux motifs sont invoqués « la spécification de la nuance de couleur revendiquée par une définition scientifique n’était pas suffisante » , et pour absence de caractère distinctif.

12 novembre 2018 : rejet de la demande en annulation par la division d’annulation de l’Office.

24 février 2020 : la Chambre de recours annule la décision du 12 novembre 2018 et renvoie devant la division d’annulation.

La titulaire de la marque conteste cette décision devant le Tribunal de l’Union .

Le 15 septembre 2021, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours. La décision.

Si le Tribunal reproche à la chambre de recours d’avoir interpréter la marque comme une marque figurative bien que la nature de la marque n’ait pas été discutée par les parties ( voir pt 28, 34 et 37) ,  ce qui constitue en soi un motif suffisant pour annuler la décision du 24 février 2020,  le Tribunal ajoute le respect des dispositions de la Charte, qui s’applique aux chambre de recours de l’Office même en cas de renvoi pour la poursuite des débats devant la division d’annulation ;

49      …………… La chambre de recours a en effet considéré que cette question constituait un aspect déterminant du litige, dès lors que c’était une condition à prendre en considération pour déterminer l’étendue de la protection recherchée, eu égard au fait que la qualification de la marque contestée était de nature à influencer l’analyse de son caractère distinctif ainsi qu’au fait que la différence d’interprétation de la nature de la marque était également susceptible d’affecter les conditions de dépôt.

50      ……. . En effet, il y a lieu de rappeler que l’interprétation de la première chambre de recours s’impose à la division d’annulation à laquelle l’affaire est renvoyée en vertu de l’article 71, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Or, en l’espèce, compte tenu de la motivation de la décision attaquée, cette interprétation aboutit nécessairement à qualifier la marque contestée de marque figurative. En particulier, aux points 25 à 35 de la décision attaquée, la première chambre de recours s’est fondée sur un ensemble de considérations, au terme desquelles elle indique que la marque contestée ne pouvait être considérée que comme une marque figurative revendiquant une couleur spécifique.

51      Il s’ensuit que le quatrième moyen de la requérante est fondé en tant qu’il est tiré de la violation de son droit d’être entendu, au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

 

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Marque : l’annonce de nouvelles procédures devant l’INPI avec le recours administratif préalable obligatoire

L’INPI envisage de nouvelles procédures et interroge sur leur mise en oeuvre par un questionnaire accessible en ligne dont les réponses sont attendues pour le 31 août. Le questionnaire de l’INPI

Des recours en RAPO

Trait commun à ces nouvelles procédures, elles prendront la forme d’un RAPO .

Cette nouvelle procédure prendrait la forme d’un RAPO (recours administratif préalable obligatoire)  et permettrait de renforcer la transparence, la prévisibilité et la cohésion des décisions de l’Institut.

Des besoins de RAPO maintenant ……et pas avant ?

L’INPI expose le besoin de ces nouvelles procédures :

L’INPI émet chaque année plusieurs centaines de milliers de décisions procédurales en rapport avec l’enregistrement, la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle,  parmi lesquelles un nombre significatif (plusieurs dizaines de milliers) de décisions susceptibles de faire grief, car prononçant un refus (rejet, irrecevabilité…).

Dès lors qu’un déposant souhaite contester une telle décision, il doit saisir les tribunaux. La validité des décisions du directeur de l’INPI est en effet soumise au contrôle des cours d’appel de l’ordre judiciaire, initiant ainsi un processus long et coûteux.

Si le  recours administratif préalable obligatoire (RAPO) existe en droit administratif depuis longtemps, le questionnaire de L’INPI n’explique pas pourquoi :

  •  celui-ci n’a pas été mis en oeuvre précédemment,
  •  et quels événements justifient son introduction pour les droits de propriété industrielle,
  •  et que soient concernées toutes les décisions de l’INPI sans distinguer  celles qui s’appliquent au seul déposant ou au titulaire de la marque de celles où plusieurs parties s’opposent (opposition de marque, demande en nullité ou en déchéance de marque ).

Toutes les demandes des usagers de l’INPI soumises au RAPO ?

A se reporter au questionnaire, de très nombreuses demandes présentées par les usagers à l’INPI et relatives aux marques si ce n’est toutes, seraient concernées :

  • les décisions statuant sur l’examen des marques,
  • les décisions statuant sur une opposition de marque,
  • les décisions statuant sur une demande d’annulation (nullité ou déchéance) de marque.

L’application par l’INPI du  recours administratif préalable obligatoire (RAPO) modifierait l’effet dévolutif du recours devant la Cour d’appel en matière de nullité et de déchéance de marque, qui a été introduit récemment à la suite de l’exclusivité accordée à l’INPI pour les demandes en nullité et en déchéance de marques qui a débuté en avril 2020.

Cette importance réforme impactera directement les usagers, et leurs avocats.

Ne pas confondre RAPO et recours devant une chambre de recours

Des différents aspects que cette réforme présente, une distinction essentielle doit être soulignée, le RAPO ne conduit pas à la mise en place de chambres de recours analogues à celles de l’EUIPO, voir notre  article .