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Portée territoriale de l’interdiction prononcée par le Tribunal des Marques Communautaires, l’arrêt du 12 avril de la Grande Chambre de la CJCE

Par son arrêt du 23 juin 2009, la Cour de Cassation avait interrogé la CJCE sur l’effet d’une décision d’interdiction sur l’espace communautaire prononcée par la Cour de Paris en tant que Tribunal des Marques Communautaires .

Le 12 avril 2011, la Grande Chambre de la CJCE, ce qui souligne déjà l’importance  de cet arrêt, a apporté ses réponses.

L’article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, doit être interprété en ce sens que la portée de l’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires, dont la compétence est fondée sur les articles 93, paragraphes 1 à 4, et 94, paragraphe 1, de ce règlement, s’étend, en principe, à l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

L’article 98, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement n° 3288/94, doit être interprété en ce sens qu’une mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national en vue de garantir le respect d’une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon qu’il a prononcée, produit effet dans les États membres autres que celui dont relève ce tribunal, auxquels s’étend la portée territoriale d’une telle interdiction, dans les conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice. Lorsque le droit national de l’un de ces autres États membres ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par ledit tribunal, l’objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet État membre en recourant aux dispositions pertinentes du droit interne de ce dernier de nature à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction.

Décryptage;

Un principe est rappelé : celui de l’uniformité de la protection de la marque communautaire :

« la Cour a déjà jugé, au point 60 de l’arrêt du 14 décembre 2006, Nokia (C‑316/05, Rec. p. I‑12083), que l’objectif visé par l’article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 est de protéger de façon uniforme sur tout le territoire de l’Union le droit conféré par la marque communautaire contre le risque de contrefaçon.

44      En vue de garantir cette protection uniforme, l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires compétent doit donc, en principe, s’étendre à tout le territoire de l’Union. »

Le contenu est ensuite explicité : la protection de la marque est limitée à ses fonctions :

«  Toutefois, la portée territoriale de l’interdiction peut, dans certains cas, être restreinte. En effet, le droit exclusif du titulaire de la marque communautaire, prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, est octroyé afin de permettre à ce titulaire de protéger ses intérêts spécifiques en tant que tels, c’est-à-dire de s’assurer que cette marque est en mesure de remplir ses fonctions propres. Dès lors, l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque »

La Cour rappelle l’affaire Google : son arrêt du 23 mars 2010, C‑236/08 à C‑238/08.

D’où en creux, puisque la Cour ne veut surtout pas se lancer dans une énumération qui hypothéquerait l’avenir : si des motifs linguistiques peuvent en être la cause, ils ne sont pas nécessairement les seuls :

« Les actes ou les futurs actes du défendeur, à savoir la personne faisant l’usage incriminé de la marque communautaire, qui ne constituent pas une atteinte aux fonctions de la marque communautaire ne sauraient dès lors faire l’objet d’une interdiction. »

« Partant, si le tribunal des marques communautaires saisi dans des conditions telles que celles au principal constate que les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire se limitent à un seul État membre ou à une partie du territoire de l’Union, notamment, parce que l’auteur de la demande d’interdiction a restreint la portée territoriale de son action dans le cadre de l’exercice de son libre pouvoir de déterminer l’étendue de l’action qu’il introduit ou parce que le défendeur apporte la preuve que l’usage du signe en question ne porte pas atteinte ou n’est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment pour des motifs linguistiques, ce tribunal doit limiter la portée territoriale de l’interdiction qu’il prononce. »

Point important : le Tribunal des marques communautaires qui est saisi d’une demande d’interdiction, peut limiter cette interdiction au regard de considérations culturelles ou aux circonstances dans lesquelles le contrefacteur emploie le signe litigieux.

Reste la question de savoir qui va apprécier ces circonstances après que la mesure d’interdiction ait été prononcée.

La  Cour renvoie aux dispositions du règlement n° 44/2001.

En l’absence de disposition identique à celles prononcées pour faire respecter l’interdiction dans la législation de l’Etat où l’exécution est demandée, ce second juge doit :

«  …réaliser l’objectif poursuivi par ladite mesure en recourant aux dispositions pertinentes de son droit national qui sont de nature à garantir de manière équivalente le respect de l’interdiction initialement prononcée ».

Nous en saurons sans doute plus sur ce second volet quand la CJCE sera saisi par ce second juge.

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Run the Globe , demande de marque communautaire rejetée car non valable pour désigner « Organisation et mise en œuvre de manifestations sportives »

L’arrêt du 7 avril 2011 du Tribunal rappelle cette évidence :

« les trois mots dont le signe demandé est composé se combinent d’une façon ni inhabituelle ni frappante, mais d’une manière conforme à la syntaxe usuelle de la langue anglaise. Considéré dans son ensemble, le signe verbal Run the globe est constitué d’une expression grammaticalement correcte, cohérente et immédiatement perceptible pour le public anglophone pertinent dont l’une des significations possibles est « parcourir la planète à pied », comme la chambre de recours l’a indiqué à juste titre au point 9 de la décision attaquée. Une seconde signification possible est « courir autour de la planète », ce qui, en tout état de cause, est une façon de parcourir la planète à pied.

Il convient ainsi de considérer que la construction du signe demandé ne présente pas d’écart perceptible par rapport à la terminologie employée dans le langage courant du public pertinent, qui serait susceptible de lui conférer un caractère distinctif»

Se trouve rejeté le recours contre la décision de la Chambre de Recours qui, elle aussi, avait rejeté le recours contre la décision de l’examinateur qui avait refusé cette demande d’enregistrement de marque communautaire.

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Nouvelles dispositions relatives au point fr

Les nouvelles dispositions applicables au nom de domaine du point fr étaient attendues après la décision du Conseil Constitutionnel qui avait censuré les dispositions actuelles.

Elles sont fixées à l’article 19 de la LOI n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques , et publiées au JO du 23 mars

1° Au début de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II, l’article L. 45-1 devient l’article L. 45-9, et au premier alinéa de l’article L. 33-6, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 47-1 et au premier alinéa et à l’avant-dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 48, la référence : « L. 45-1 » est remplacée par la référence : « L. 45-9 » ;
2° L’article L. 45 est ainsi rédigé :
« Art.L. 45.-L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé  » office d’enregistrement ”.
« Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l’office d’enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Chaque office d’enregistrement établit chaque année un rapport d’activité qu’il transmet au ministre chargé des communications électroniques.
« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d’enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d’incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l’avoir mis à même de présenter ses observations. » ;
3° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par des articles L. 45-1 à L. 45-8 ainsi rédigés :
« Art.L. 45-1.-Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
« Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.
« L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.
« Art.L. 45-2.-Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
« 1° Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
« 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
« 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.
« Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 45-7 et les règles d’attribution de chaque office d’enregistrement définissent les éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime.
« Le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
« Art.L. 45-3.-Peuvent demander l’enregistrement d’un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :
« ― les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ;
« ― les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne.
« Art.L. 45-4.-L’attribution des noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement.L’exercice de leur mission ne confère ni aux offices, ni aux bureaux d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
« Les bureaux d’enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
« Les bureaux d’enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l’accréditation.
« Art.L. 45-5.-Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d’enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu’ils ont enregistrés.
« Ils collectent les données nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L’Etat est titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d’enregistrement disposent du droit d’usage de cette base de données.
« La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l’enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu’après que l’office d’enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.
« Art.L. 45-6.-Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2.
« L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.
« Le règlement intérieur de l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
« Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.
« Art.L. 45-7.-Les modalités d’application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Art.L. 45-8.-Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
II. ― Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2011, à l’exception de l’article L. 45-3 du code des postes et des communications électroniques qui entre en vigueur le 31 décembre 2011.
Les mandats des offices d’enregistrement désignés avant cette date restent valables jusqu’à la date de la première désignation opérée, après consultation publique, sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article L. 45 du même code et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2012.
Dans l’attente de la désignation prévue au même article L. 45, les articles L. 45 à L. 45-8 du même code sont opposables à compter du 31 décembre 2011 aux organismes qui assument les fonctions d’office ou de bureau d’enregistrement pour les domaines de premier niveau visés audit article L. 45

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La forme d’un entremets glacé ne signifie pas au consommateur l’origine de l’entreprise qui le commercialise

La marque déposée qui a été annulée

Une société est titulaire en France d’une marque tridimensionnelle internationale déposée le 20 janvier 1999 sous priorité d’un dépôt Benelux du 15 septembre 1998 pour désigner en particulier des glaces et crèmes glacées.

La Cour de Paris annule ce dépôt en ce qu’il vise la France.

Par son arrêt du 1er mars 2011, la Cour de Cassation rejette le pourvoi :

« que l’arrêt, après avoir constaté que la marque en cause présente la forme d’un parallélépipède composé de trois couches allongées sinusoïdales entrecoupées par des couches plates, relève que cette forme très évocatrice de celle adoptée pour des cakes, vacherins ou bûches glacées comporte une superposition de couches avec des sinusoïdes ou vagues de matière crémeuse ; qu’il en déduit que le consommateur qui n’est pas habitué à ce que la forme d’un entremets glacé lui signifie l’origine de l’entreprise qui le commercialise, ne pouvait percevoir en 1998, dans cette seule différence décorative une indication d’origine ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui n’a pas exclu toute possibilité de déposer à titre de marque la forme d’un entremets glacé mais qui a pris en considération l’ensemble des caractéristiques de la forme en cause et précisé pourquoi le consommateur de référence n’était pas à même, sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné des entremets glacés commercialisés par d’autres entreprises, a légalement justifié sa décision ;

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Produits de soin : l’interdiction absolue de vente sur Internet est-elle illicite ou bien le risque de l’augmentation de la contrefaçon pourrait-il la justifier ?

L’avocat général près de la CJCE vient de rendre ses conclusions, le 2 mars 2011,  à propos de l’interdiction absolue de vendre sur Internet les produits cosmétiques qu’impose le laboratoire Perre Fabre à ses distributeurs.

L’historique de cette affaire soumise au droit de la concurrence est suffisamment compliqué et détaillé à l’arrêt  pour s’y reporter.

Les biens en cause sont « des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle qui sont distribués dans le cadre de systèmes de distribution sélective et sont proposés à la vente avec l’avis d’un pharmacien ».

Pierre Fabre entend justifier principalement sa position :

«La conception de ces produits nécessite le conseil d’un spécialiste pharmacien du fait de l’activité de ces produits développés dans une optique de soin. (….) Nos produits répondent à des problématiques de eau particulières, comme des peaux intolérantes, avec un risque de réaction allergique. Nous considérons de ce fait que la vente sur Internet ne répondrait pas aux attentes des consommateurs et des professionnels de santé sur nos produits et par conséquent aux exigences que nous fixons dans nos conditions générales de vente. Ces produits sont aussi recommandés par le corps médical …»

L’avocat général retient que de tels ;

« produits n’étant pas répertoriés comme des médicaments et ne relevant pas, par conséquent, du monopole des pharmaciens, rien ne s’oppose à ce qu’ils soient librement commercialisés en dehors du circuit officinal« .

et de considérer :

qu’une interdiction générale et absolue de vendre sur Internet des biens aux utilisateurs finals, imposée aux distributeurs agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, qui prévient ou restreint le commerce parallèle de façon plus extensive que les restrictions inhérentes à tout accord de distribution sélective et qui va au-delà de ce qui est objectivement nécessaire pour distribuer ces produits d’une manière appropriée au regard non seulement de leurs qualités matérielles mais aussi de leur aura ou image, a pour objet de restreindre la concurrence aux fins de l’article 81, paragraphe 1, CE

L’avocat général va aussi écarter successivement l’exemption au titre de l’article 4, sous c), du règlement n° 2790/1999 en refusant d’assimiler l’interdiction de la vente sur Internet à « une interdiction  de déplacer ses locaux/point de vente sans l’autorisation préalable du fabricant » et l’exemption individuelle.

Mais tout n’est pas dit.  Pierre Fabre Santé invoque aussi « le risque accru de contrefaçons de produits en cas de vente sur Internet« .

Certes, l’avocat général indique ne pas être « persuadé que la distribution via Internet de produits contractuels d’un fabricant par un distributeur sélectionné puisse à elle seule aboutir à accroître la contrefaçon, ni que les effets négatifs de telles ventes ne puissent pas être contrecarrés par des mesures appropriées »

Mais il laisse à la Cour l’appréciation factuelle de cette question .

La question reste ainsi ouverte devant la Cour.