Publié le

Deux marques communautaires BE HAPPY annulées

Deux marques communautaires BE HAPPY viennent d’être annulées par le Tribunal le 30 avril 2015. L’arrêt est ici.

24 août 2006 : demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI du signe verbal BE HAPPY.

Pour

–        classe 16 : « Papier, carton, articles pour reliures » ;

–        classe 21 : « Verres et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la classe 21) » ;

–        classe 28 : « Jeux ; jouets » ;

–        classe 30 : « Confiserie ».

25 octobre 2007 ; enregistrement de la marque communautaire

5 novembre 2009 : seconde demande d’enregistrement de marque communautaire pour le signe verbal BE HAPPY

Pour

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; ordinateurs, logiciels ; lunettes, étuis à lunettes » ;

–        classe 11 : « Appareils de cuisson électriques, machines à café (électriques) » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; sacs, sacs de voyage, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos ; parapluies et parasols ».

30 avril 2010 : enregistrement de cette seconde marque communautaire

30 janvier 2012 : un tiers engage une procédure d’annulation devant l’OHMI pour ces deux marques

30 octobre 2012 : la division d’annulation annule les marques contestées au motif qu’elles ne présentaient pas de caractère distinctif.

28 décembre 2012 : recours du titulaire des deux marques

17 octobre 2013 : la Chambre de recours rejette les deux recours

L’affaire vient devant le Tribunal qui va rejeter également les recours du titulaire de ces deux marques communautaires BE HAPPY

  • Un message objectif

30      Il résulte des décisions attaquées que les marques contestées sont composées de deux termes anglais du langage courant, à savoir « be » et « happy », qui se présentent de manière conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaise. De ce fait, la combinaison de ces termes constitue une expression qui a une signification précise au regard du public pertinent, à savoir « sois heureux ». Cette expression est largement connue dudit public du fait de son utilisation dans une chanson populaire comme celle intitulée « Don’t worry, be happy » (points 18 et 19 de la première décision, ainsi que points 17 et 18 de la seconde décision). Ces considérations ne sont pas contestées par la requérante.

31      Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend la requérante, les marques contestées expriment un message objectif, invitant à être heureux.

  • Un tel message ne constitue pas une marque

……, les marques contestées seront immédiatement comprises par le public pertinent, sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci de développer un minimum d’effort interprétatif ou de déclencher un processus cognitif, comme une expression incitant à l’achat et portant sur le sentiment de bonheur que soit l’achat, soit l’utilisation des produits en cause sont susceptibles d’éveiller dans l’esprit des consommateurs. En outre, comme il a été indiqué au point 30 ci-dessus, lesdites marques sont composées de deux mots communs de la langue anglaise, qui se présentent de manière conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaise et dont la combinaison donne lieu à l’élément verbal « be happy » qui signifie « sois heureux » et qui correspond également au titre d’une chanson bien connue. Ainsi, elles sont dépourvues de toute originalité ou prégnance, conformément à la jurisprudence rappelée au point 39 ci-dessus.

41      En outre, il résulte des décisions attaquées que l’expression en cause serait susceptible d’être utilisée par n’importe quel fournisseur afin d’inciter à l’achat de n’importe quels produits, y compris ceux visés par les marques

42      Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans tels que celui en cause en l’espèce

43      Dès lors, il y a lieu de considérer que les marques contestées ne sauraient être perçues par le public pertinent comme des indications d’origine commerciale.

 

Publié le

Marque communautaire comment définir un dépôt que les français qualifient de frauduleux ?

Quelques fois le dépôt d’une marque  peut paraitre frauduleux à l’encontre de celui qui prétend détenir un droit antérieur. Celui qui invoque un droit historique plus ancien a-t-il pour autant un droit automatique sur cet enregistrement de marque ?

Illustration avec l’arrêt du 26 février 2015 du Tribunal qui rejette ce motif absolu de nullité de l’enregistrement de la  marque communautaire en retenant la règle de droit britannique.

  • La règle de droit applicable

« La requérante soutient que les conditions essentielles du droit du Royaume-Uni pour appliquer l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, à savoir le droit du « passing off », étaient réunies et qu’elle a apporté les éléments de preuve afin de démontrer qu’elle disposait de droits non enregistrés pour empêcher l’enregistrement de la marque contestée.

44      À cet égard, dans la mesure où l’argumentation de la requérante doit être comprise en ce sens qu’elle invoque, au soutien de sa demande en nullité, le droit relatif à l’usurpation d’appellation prévu par le droit du Royaume‑Uni, il y a lieu de rappeler que le droit applicable, en l’espèce, est le Trade Marks Act, 1994 (loi du Royaume‑Uni sur les marques), dont l’article 5, paragraphe 4, dispose notamment :

« Une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume‑Uni est susceptible d’être empêché :

a)      en raison de toute règle de droit [notamment en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation (law of passing off)] protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires […] »

  • L’appréciation jurisprudentielle britannique

45      Selon la jurisprudence du Tribunal, fondée sur l’interprétation de ce texte par les juridictions nationales, il résulte de celui-ci que le demandeur en nullité doit établir, conformément au régime juridique de l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume‑Uni, que trois conditions sont satisfaites, à savoir le goodwill acquis (c’est-à-dire la force d’attraction de la clientèle), la présentation trompeuse et le préjudice causé au goodwill [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Rec, EU:T:2010:505, points 93 et 101, et du 18 janvier 2012, Tilda Riceland Private/OHMI – Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, Rec, EU:T:2012:13, point 19].

  • L’application de ces règles par le Tribunal communautaire statuant sur un recours contre la décision de la Chambre de recours de l’OHMI

46      Il convient d’observer que, s’agissant des deux dernières conditions de l’action en usurpation, la requérante, aux points 54 et 55 de la requête, renvoie de manière générale, à son mémoire du 20 juin 2008 présenté devant l’OHMI.

47      Selon une jurisprudence constante, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions pertinentes, doivent figurer dans la requête. Ainsi, dans la mesure où la requérante ne fait pas spécifiquement référence à des points précis de ses écritures contenant les arguments développés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, les références générales auxdites écritures doivent être déclarées irrecevables [voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2012, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (BAÑOFTAL), T‑346/09, EU:T:2012:368, point 43 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T‑136/11, EU:T:2012:689, point 17].

48      Par ailleurs, s’agissant de la première condition de l’action en usurpation, laquelle tient au «  goodwill » acquis, la requérante prétend que le signe COLOURBLIND lui appartenait et que, en vertu d’une licence tacite de sa part, Future Factory expédiait, depuis 1996, les produits COLOURBLIND dans tout le Royaume-Uni ainsi que dans de nombreux autres pays. Le « goodwill » créé par Future Factory ressortirait du plan commercial de celle-ci du 19 mai 2000 (ci-après le « plan commercial de Future Factory ») ainsi que d’une brochure intitulée « Future Factory – Turning the Learning Curve Full Circle » (ci-après la « brochure de Future Factory »).

49      Il convient de relever que l’argumentation de la requérante, selon laquelle elle possède, en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni, des droits lui reconnaissant la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, vise, plus particulièrement, les troisième et quatrième conditions mentionnées au point 38 ci-dessus, alors que la chambre de recours a examiné, au point 19 de la décision attaquée, la condition tenant à un usage du signe dans la vie des affaires. En tout état de cause, en l’espèce, la requérante devait, afin de pouvoir invoquer utilement l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, démontrer qu’elle avait fait usage du signe concerné dans la vie des affaires, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre, en substance, au point 19 de la décision attaquée, et que cet usage avait été suffisamment significatif, cette condition étant commune à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et au régime de l’action en usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni.

50      En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, s’appuyant sur la jurisprudence nationale relative au droit concernant l’usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni, une personne physique ou morale doit, pour être considérée comme étant « titulaire d’un droit antérieur » et habilitée à empêcher l’usage d’une marque du fait de droits acquis sur un signe, démontrer un usage dudit signe. Elle doit ainsi, afin d’établir son « goodwill », démontrer une activité commerciale consistant à vendre un produit ou un service sous le signe concerné et se situant au-dessus d’un seuil de minimis [voir, en ce sens, arrêts Golden Elephant Brand, point 45 supra, EU:T:2010:505, points 101 à 122, et BASmALI, point 45 supra, EU:T:2012:13, point 26].

  • L’examen pratique des preuves de l’usage

51      S’agissant de la preuve d’un usage, suffisamment significatif, du signe COLOURBLIND, la requérante affirme que de nombreuses factures prouvaient la vente du produit COLOURBLIND par elle-même ainsi que par Future Factory.

52      Il doit être constaté, cependant, que, comme la chambre de recours l’a mentionné, au point 19 de la décision attaquée, les seuls éléments fournis par la requérante faisant apparaitre la commercialisation, par ses soins, du produit COLOURBLIND étaient deux factures, datées, respectivement, du 20 février et du 20 juin 1998, chacune d’elles concernant la vente de sept unités dudit produit. S’agissant des autres factures produites, il n’est pas contesté par la requérante qu’elles émanaient de Future Factory.

53      Or, si la requérante prétend avoir accordé une licence tacite à Future Factory, il suffit de constater à cet égard que, comme l’intervenante le fait valoir à bon droit, l’objet exact de cette prétendue licence n’est pas connu. En tout état de cause, la requérante n’étaye aucunement son affirmation, alors que, en réponse à la même affirmation formulée durant la procédure devant l’OHMI, la chambre de recours avait objecté l’absence de tout élément de preuve quant à l’existence d’une telle licence (point 19 de la décision attaquée).

54      Il en découle que les deux factures émises par la requérante concernant la vente, au total, de quatorze produits COLOURBLIND ne permettent pas de prouver un usage du signe COLOURBLIND, suffisamment significatif dans la vie des affaires, de la part de la requérante.

Publié le

Annulation de la marque communautaire MOON pour désigner des lampes

La marque communautaire MOON a été accordée par l’OHMI pour  des « Appareils d’éclairage, en particulier lampes extérieures et intérieures ».

Un tiers engage à l’OHMI une action en nullité contre cette marque .

Le 4 février 2015, le Tribunal confirme la décision de l’Office qui a finalement annulé cette marque communautaire. L’arrêt est ici.

3      D’autre part, en ce qui concerne l’appréciation du caractère descriptif du signe Moon au regard des trois exemples susmentionnés, il convient d’abord de souligner que, si la forme de la « Moon-Lamp », qualifiée de « classique du design », n’est pas décrite dans les documents produits par l’intervenante au moyen de l’utilisation du terme « lune », il ne saurait être sérieusement contesté que les lamelles mobiles verticales de cette lampe permettent de modifier sa silhouette à l’image des différentes phases de la lune et que le terme « lune » peut servir pour décrire la forme de cette lampe. S’agissant ensuite de la lampe de jardin « Moon » de la société Nordlux, les documents produits par l’intervenante ne décrivent certes pas cette lampe en faisant référence à la lune. Toutefois, la requérante ne saurait soutenir que son aspect d’ensemble ne correspond pas précisément à la forme d’une lune et que, une fois fixée, cette lampe ne peut être décrite par le public pertinent par référence à la lune. Enfin, quant à la lampe à suspendre « Romeo Moon » de la société Flos, avec le commentaire « design by Philippe Starck in 1996 », il y a lieu d’observer que les documents produits par l’intervenante précisent, ainsi que le reconnaît la requérante, qu’elle émet une « lumière diffuse ». Or, indépendamment de la forme de la lampe concernée, cet effet lumineux peut être décrit par le public pertinent au moyen d’une référence à la lune.

34      Il convient d’ajouter que, si les trois lampes mentionnées à titre d’exemple d’utilisation du terme « moon » avant le dépôt de la demande d’enregistrement présentent un aspect différent, il n’en demeure pas moins que le signe Moon décrit à chaque fois l’une de leurs caractéristiques essentielles. Or, pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, il suffit que ce signe désigne l’une des caractéristiques des produits visés par la marque en cause. Le fait que les autres caractéristiques de ces lampes ne soient pas analogues est dès lors dépourvu de pertinence.

35      Il ressort de ces exemples que, depuis une date antérieure à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause, le terme « moon » peut être utilisé pour décrire les caractéristiques de certaines lampes. Cette utilisation du terme « moon » est confirmée par les nombreux exemples avancés par l’intervenante au cours de la procédure administrative et, en particulier, par les autres exemples mentionnés au point 20 de la décision attaquée.

36      Du point de vue du public pertinent, l’utilisation du terme « moon » pour des appareils d’éclairage a donc une signification claire et décrit de manière suffisamment directe et concrète des lampes en forme de lune ou des lampes qui produisent un effet lumineux semblable à celui de la lune

37      Ainsi, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré, d’une part, de ce que la chambre de recours n’aurait pas démontré que, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le signe Moon décrivait directement la forme et l’espèce des lampes désignées et, d’autre part, de ce que le terme « moon » serait uniquement un signe suggestif permettant de faire certaines associations.

38      Il s’ensuit que c’est à juste titre que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de ce signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

Publié le

Communiqué de presse de l’INPI à relayer

Le communiqué de presse de l’INPI du 13 janvier doit être largement approuvé. C’est ici

Demandes de marques « Je suis Charlie »

Depuis le 7 janvier, l’INPI a reçu de nombreuses demandes de marques « Je suis Charlie », ou faisant référence à ce slogan.

L’INPI a pris la décision de ne pas enregistrer ces demandes de marques, car elles ne répondent pas au critère de caractère distinctif.

En effet, ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité.

Cette annonce de l’INPI est à rapprocher de l’arrêt que la Cour de cassation vient de rendre, le 6 janvier 2015, à propos de différentes marques « I Paris  » comprises non comme des signes distinctifs d’une entreprise déterminée mas comme des messages d’attachement.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris qui avait annulé ces marques.

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte tant de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1964 que des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle que la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée ; qu’après avoir rappelé que, pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée, l’arrêt, tant par motifs propres qu’adoptés, relève, d’abord, que seuls sont concernés les produits visés dans l’enregistrement des marques et « listés » par la société Paris Wear Diffusion, qui, vendus dans le cadre de son activité, ressortissent au commerce touristique, et en déduit que le public pertinent est constitué des touristes d’attention moyenne en quête de l’achat de souvenirs afin de conserver une trace de leur passage à Paris ; qu’il relève, ensuite, que le contenu sémantique des deux signes complexes litigieux appréhendés dans leur ensemble, en ce qu’il véhicule un message d’attachement à une ville particulière, conduira le consommateur à les percevoir comme des signes décoratifs dont il comprendra le sens, quelle que soit sa langue, et non pas comme des marques lui garantissant que les produits sur lesquels ils sont apposés sont fabriqués et commercialisés par la société France Trading, licenciée de M. X…, quand bien même seraient-ils apposés sur des étiquettes ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que la fonction d’identification d’origine des marques n’était pas remplie pour les produits en cause et rendant inopérants les griefs des deuxième et sixième branches et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et cinquième branches, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

Publié le

Marque composée du mot Notaires : revendication de la propriété de la marque ou annulation de l’enregistrement

Le dépôt à titre de marque d’un signe désignant des professionnels réglementés est-il possible par un autre professionnel ou uniquement par l’organe représentatif de la profession réglementée  ? Si vous répondez à cette question, il faudra encore choisir l’action appropriée, action en revendication de la propriété de la marque ou action en annulation de l’enregistrement.

Illustration  avec l’étonnant arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2014. L’arrêt est ici.

29 avril 2010 dépôt de la marque « Notaires 37 » par la société Notariat services.

Notariat services engage une action en contrefaçon de marque contre la société NR communication qui faisait paraître, dans le département d’Indre-et-Loire, un journal d’annonces immobilières intitulé « Les Notaires 37 » .

Le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans intervient volontairement à la procédure et revendique la propriété de la marque pour dépôt frauduleux ;

5 octobre 2012 : la Cour de Paris ordonne le transfert de la marque au Conseil régional des notaires.

Pourvoi en cassation de Notariat Services

…
Mais sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles L. 711-3, b, et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 433-17 du code pénal, ensemble l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

Attendu que, l’adoption et l’usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l’autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l’ordre public, cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation sur le fondement du deuxième de ces textes ;

Attendu qu’après avoir retenu que l’enregistrement de la marque « Notaires 37 » par la société Notariat services avait été effectué en fraude des droits du Conseil régional, l’arrêt retient que l’action en revendication de ce dernier est recevable et que doit être confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné le transfert à son profit de la marque ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné le transfert au profit du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans de la propriété de la marque française « Notaires 37 » n° 10 3 734 369, l’arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Annule la marque française « Notaires 37 » n°10 3 734 369 ;

Rejette la demande de revendication de la marque française « Notaires 37 » n°10 3 734 369, formée par le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans ;

Dit que sur réquisition du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques, conformément à l’article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Condamne la société Notariat services aux dépens afférents à l’arrêt partiellement cassé et à ceux de l’instance de cassation ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Notariat services à payer à la société NR communication la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.