Peut-on contractuellement renoncer à engager une action en déchéance de marque ?
C’est la question posée par la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) à la Cour de justice par une décision préjudicielle de février 2021. C’est là
Une question analogue se pose en matière de brevet mais en des termes différents depuis la loi de 2019 sur l’imprescriptibilité de l’action en nullité du brevet. Par là
Le droit des marques reconnait différents effets à la coexistence des signes employés comme marques. Toutefois, comment définir une coexistence ? L’arrêt du Tribunal du 5 mai s’il écarte l’argument tiré de la coexistence, cite des circonstances étonnantes. L’arrêt intervient sur une opposition du titulaire de la marque antérieure SKY au regard d’une demande d’enregistrement en date du 20 juin 2005 de la marque communautaire SKYPE. L’arrêt est ici.
Signe demandé à l’enregistrement
Marque opposée
61 En l’espèce, il convient de relever, premièrement, que la coexistence des marques en conflit au Royaume-Uni ne saurait concerner que les services de communication point-à-point (« peer to peer ») et non les autres produits et services désignés par la marque demandée. En effet, la requérante n’a pas allégué avoir développé des activités par rapport à ces autres produits et services, avant la date de dépôt de sa demande de marque. Or, une coexistence ne concernant qu’un service isolé et très spécifique parmi la longue liste de produits et de services désignés par les marques en conflit n’est pas susceptible d’amoindrir le risque de confusion pour la totalité de ces produits et services.
62 Deuxièmement, à la date du dépôt de la marque communautaire, le 28 juin 2005, le service de communication point-à-point de la requérante, lancé en août 2003, existait depuis 22 mois. Même en admettant l’allégation de la requérante selon laquelle ledit service a immédiatement rencontré un grand succès dès son lancement, une période de coexistence de 22 mois, concernant une activité qui ne faisait pas partie du « core business » des intervenantes, était manifestement insuffisante pour pouvoir supposer que la coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, critère dont l’existence doit être démontrée par la requérante. Ainsi que les intervenantes l’ont souligné à juste titre lors de l’audience, l’abstention de leur part d’intenter, avant le dépôt de la demande de marque communautaire, des procédures en contrefaçon contre la requérante, pouvait reposer sur toute une série de raisons et n’impliquait pas nécessairement qu’elles auraient considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Il convient donc de constater que la requérante n’a pas démontré l’existence de ce critère.
63 Troisièmement, le fait que, pendant une certaine période en 2009 et 2010, les intervenantes aient accepté de faire passer sur leurs chaînes de télévision de la publicité pour les services de la requérante, n’est manifestement pas pertinent pour l’appréciation de la situation à la date du dépôt de la demande de marque, à savoir le 28 juin 2005.
64 Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la requérante, tiré d’une prétendue coexistence paisible des marques en conflit.