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Appréciation du risque de confusion entre deux signes qui ne se prononcent pas.

Comment l’appréciation du risque de confusion entre deux signes écarte les parties verbales de l’un d’entre eux. Le cas  du conflit entre le modèle enregistré et la marque antérieure.

15 novembre 2017 : enregistrement du modèle communautaire pour désigner « des drageoirs et récipients ».

La marque internationale antérieure du 12 mars 1974 qui désigne la France :Cette marque antérieure est enregistrée pour : « sucreries »

Par son arrêt du 3 octobre 2017, le Tribunal rejette le recours contre la décision de la Chambre de Recours qui a prononcé l’annulation du modèle communautaire .  L’arrêt est là

Des nombreux développements de cet arrêt à retrouver là,  retenons ici, comment les éléments verbaux et certains éléments visuels, les bonbons, sont écartés de l’appréciation du risque de confusion.

Le rôle de l’étiquette

46      Elle a estimé, au point 32 de la décision attaquée, que l’étiquette n’est pas un détail négligeable, mais demeure néanmoins un simple détail, dans la mesure où cette dernière sera perçue comme une simple étiquette collée sur un récipient contenant des sucreries. Par conséquent, elle a constaté que ni l’étiquette du dessin ou modèle contesté, ni le logo MIK MAKI ne dominerait l’impression d’ensemble produite par le dessin ou modèle contesté en éclipsant l’impact de la boîte tridimensionnelle.

47      En ce qui concerne le fait que le dessin ou modèle contesté ne représente pas une boîte de forme parallélépipédique, la chambre de recours a constaté que cette particularité n’apparaîtrait pas immédiatement et ne serait pas susceptible d’affecter la perspective qu’aurait le consommateur moyen.

48      Partant, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’étiquette du dessin ou modèle contesté et les mots y figurant seront considérés par le public pertinent comme n’éclipsant pas l’impact de la boîte tridimensionnelle et n’affectant pas la perspective qu’en aura le consommateur moyen.

 La présence des bonbons dans le modèle enregistré est-elle pertinente?

52      À cet égard, contrairement à ce que fait valoir la requérante, et comme la chambre de recours l’a, à juste titre, constaté au point 27 de la décision attaquée, le fait que le dessin ou modèle contesté soit représenté rempli de sucreries ne peut constituer un point de comparaison visuel pertinent, puisque le dessin ou modèle contesté est enregistré simplement pour la boîte ou le récipient contenant ces sucreries et qu’il est évident que l’enregistrement international antérieur a également été enregistré pour être rempli de sucreries.

53      En outre, en ce qui concerne les éléments dominant l’impression d’ensemble produite par le dessin ou modèle contesté, les sucreries ne sont pas un composant déterminé dudit enregistrement pouvant être pris en compte. La chambre de recours n’a mentionné les sucreries à l’intérieur de la boîte non pas en tant que composant, mais comme un facteur parmi d’autres qui contredisait le fait que l’élément verbal est le seul élément dominant. Par conséquent, il n’existe aucune contradiction ou erreur dans cette appréciation.

En l’absence d’élément verbal à la marque antérieure, les parties verbales de la représentation du modèle doivent-elles être prises en compte ?

57      Contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’a pas ignoré les éléments verbaux du dessin ou modèle contesté et les a, au contraire, inclus dans son appréciation. Cependant, compte tenu de l’absence d’éléments verbaux dans l’enregistrement international, elle a conclu, à juste titre, au point 29 de la décision attaquée, qu’aucune comparaison phonétique entre les signes ne pouvait être réalisée ….…..

59      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient des similitudes visuelles importantes et qu’aucune comparaison sur les plans phonétique et conceptuel n’était possible.

 

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La marque buckfast ne peut pas interdire l’emploi de buckfast pour désigner une espèce d’abeilles

Le droit qu’accorde l’enregistrement à la marque lui confère-t-il la possibilité de s’opposer à tous les emplois pour les produits visés à cet enregistrement? 

Nouvelle illustration avec  buckfast qui est à la fois une marque pour désigner des abeilles et le nom d’une espèce d’abeilles;

De la marque buckfast et du nom d’une espèce d’abeilles, ce blog en avait déjà parlé à l’occasion de l’arrêt de la Cour de cassation  du 2 novembre 2011, ici.

Le 5 juillet 2017, la Cour de cassation intervient pour la 3ème fois puisqu’entre-temps, elle avait prononcé un second arrêt de cassation. (Ces trois arrêts sont plus amplement présentés là)

Ce 3ème arrêt de cassation dit la même chose que le 2 novembre 2011.

« Vu l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de l‘article 6, paragraphe 1 sous b), de la directive n° 89/ 104/ CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ensemble l’article 620 du code de procédure civile ;

 ……..

Attendu qu’il résulte du premier texte susvisé que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ;

……

Attendu, selon les constatations des juges du fond, que M. X… a fait paraître en 2003 dans les revues spécialisées ……. des annonces mettant en vente des ruches peuplées « Buckfast », ainsi que des essaims et reines sélectionnées issus des élevages « Buck » et qu’à l’époque de ces parutions, les termes buckfast et buck étaient devenus usuels pour désigner un certain type d’abeilles ;

Qu’il en résulte qu’en indiquant, dans le cadre d’une offre de transaction entre spécialistes de l’apiculture, l’espèce des abeilles en question, M. X… a utilisé le signe en se conformant aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, en faisant ainsi un usage que le titulaire de la marque n’était pas en droit d’interdire, de sorte que l’action en contrefaçon n’est pas fondée ».

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Risque de confusion au regard des produits et services enregistrés ou sur la base des emplois réels de la marque ?

Comment apprécier le risque de confusion de l’action en contrefaçon de marque, l’est-il au regard des produits et des services enregistrés ou sur la base de ceux pour lesquels la marque est effectivement utilisée ?

L’arrêt du 21 décembre  2016 du Tribunal,  C‑654/15, là, revient sur une question récurrente du droit des marques :

21      …… si, au cours de la période de cinq ans qui suit l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la similitude des produits et des services en cause et, partant, l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doivent être appréciées en tenant compte de l’ensemble des produits et des services pour lesquels cette marque a été enregistrée, ou, au contraire, sur la base uniquement des produits et des services pour lesquels le titulaire a déjà entamé un usage sérieux de ladite marque.

  • Les questions préjudicielles dont est saisie la Cour de Justice de l’Union européenne, sont posées par des juridictions suédoises qui ont rendu des décisions opposées.

Si la Cour considère que le  règlement communautaire n’a pas apporté de réponse formelle, elle retient la finalité de l’article 15 sur la déchéance.

22      Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec cette marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par celle-ci et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

23      Si cette disposition ne contient pas de précision quant à l’usage que le titulaire doit avoir fait de sa marque de l’Union européenne afin de pouvoir se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 prévoit, en revanche, que dans l’hypothèse où, dans un délai de cinq ans à compter de son enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union, par le titulaire, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, cette marque est soumise aux sanctions prévues par ce règlement, à moins que ce titulaire puisse se prévaloir de justes motifs pour le non-usage.

24      À cet égard, l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 dispose que, dans une telle hypothèse et sous réserve des précisions ultérieures prévues par celui-ci, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. L’article 51, paragraphe 2, de ce règlement précise par ailleurs que, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels ladite marque est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

25      En établissant à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 une règle de déchéance de la marque de l’Union européenne pour défaut d’usage quinquennal, le législateur de l’Union a entendu, ainsi qu’il ressort du considérant 10 de ce règlement, soumettre le maintien des droits liés à la marque de l’Union européenne à la condition qu’elle soit effectivement utilisée. Cette condition s’explique par la considération qu’il ne serait pas justifié qu’une marque non utilisée fasse obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser un signe identique ou similaire à cette marque lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause ….

26      Il ressort du libellé et de la finalité de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, le titulaire ne saurait être déclaré déchu de ses droits ni pour une partie ni pour l’ensemble des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée. Ces dispositions confèrent ainsi au titulaire un délai de grâce pour entamer un usage sérieux de sa marque, au cours duquel il peut se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, au titre de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, pour l’ensemble de ces produits et services, sans devoir démontrer un tel usage.

  • La décision :

L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, au cours de la période de cinq ans qui suit l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, son titulaire peut, en cas de risque de confusion, interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à sa marque pour tous les produits et les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, sans devoir démontrer un usage sérieux de ladite marque pour ces produits ou ces services.

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Familles de marques, comment examiner leur contrefaçon ?

Une entreprise multiplie ses marques pour accompagner le lancement de ses nouveaux produits. Comment apprécier la contrefaçon, faut-il examiner les critères de la contrefaçon différemment quand est en cause une famille de marques ?

La Cour de cassation donne une précieuse indication aux avocats des contentieux de la contrefaçon de marque dans un arrêt récent où il est question de chaussures de sport.

  • La position du titulaire de la famille de marques 

Attendu que les sociétés P….. font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale s’agissant du modèle R…..  alors, selon le moyen, qu’en présence d’une famille de marques, le risque de confusion créé par le signe contesté doit être apprécié entre ce dernier et la famille de marques prise dans son ensemble ; qu’en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l’a fait, que le signe apposé sur le modèle R…….  ne présentait pas de similitude avec les marques n° 4…… et 4……. et qu’il ne pouvait être comparé qu’avec la marque n° 5…… , sans rechercher, comme elle y était invitée, si les marques invoquées par les sociétés P………… ne constituaient pas une famille de marques, de sorte que le risque de confusion devait être examiné en confrontant le signe incriminé à l’ensemble des marques invoquées et non à chacune des marques prise séparément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

  • La réponse de la Cour de cassation

Mais attendu que, dans la mesure où la contrefaçon par imitation suppose l’existence d’une similarité entre les signes en cause, d’une identité ou d’une similarité entre les produits et qu’il en résulte un risque de confusion pour le consommateur concerné, son appréciation, lorsque plusieurs marques sont invoquées, implique de procéder à la comparaison du signe incriminé avec, respectivement, chaque marque opposée, les signes en présence étant considérés chacun dans son ensemble ; qu’ayant, par motifs adoptés, écarté toute similitude entre les marques n° 4……..  et 4………., composées, comme la marque n° 4…….. , d’une bande d’un seul tenant, et le signe litigieux apposé sur le modèle de chaussure R… , dont elle a relevé qu’il comportait une bande courbe fendue partant de la zone inférieure de la chaussure et diminuant progressivement en remontant vers le talon, pour ne rechercher l’éventuelle existence d’un risque de confusion qu’avec la marque n° 5……. , composée d’une bande fendue en son centre pour constituer une fourche à deux dents, la cour d’appel, qui n’avait pas à tenir compte de l’appartenance de l’ensemble de ces marques à une prétendue « famille », a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

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Aggravation des sanctions de la contrefaçon des droits de propriété industrielle et intellectuelle

La loi  n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale  vient d’être publiée au JO.

La loi est là.

Son article 44 modifie le Code de la propriété intellectuelle.

A la fin du dernier alinéa des articles L. 335-2, L. 335-4, L. 716-9 et L. 716-10 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 343-4, du premier alinéa de l’article L. 521-10 et du 1 de l’article L. 615-14 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».