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Marque et nom des villes : l’exercice difficile de la demande d’enregistrement

De nombreuses villes voient dans leur nom un actif, certaines tentent de le déposer à titre de marque pour protéger des activités économiques qui s’y exercent.

marque et ville
Source Wikipedia

Chacun se souvient de la loi Hamon, qui en 2014 a souhaité protéger les noms des villes des appropriations non dument autorisées, à la suite du déboulonnage médiatisé du panneau d’entrée de la commune de Laguiole, dont la défense de l’indication géographique protégée « Couteau Laguiole » s’est finalement vue attribuée à une association siégeant à Thiers. Ou encore cette ville du Loir-et-Cher dont le nom fut avec son accord déposé à titre de marque, mais dont l’enregistrement a été refusé par l’INPI le consommateur pertinent du domaine concerné comprenant sous ce nom celui d’une place parisienne !

Point d’excès de parisianisme cette fois, nous n’en parlerons pas bien qu’un an auparavant s’y achevaient 60 ans de carrière, 1.000 chansons, et 50 albums. Donc La Madeleine qui nous intéresse ici est une commune de taille moyenne située dans la région des Hauts- de-France qui a présenté en novembre 2018 à l’INPI une demande de marque « la MADEleinoise » pour désigner des bières.

Au motif que « ce signe sera perçu par le consommateur comme désignant une bière provenant de La Madeleine, et non comme une marque« , [l’article 711-2 exclut b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner, …la provenance géographique] l’INPI refuse cette demande d’enregistrement.

Que nous dit la Cour de Douai le 22 septembre 2022 pour infirmer la décision de l’office ?

« ..la ville de La Madeleine ne bénéficie d’aucune réputation particulière en matière de fabrication de bière et le produit que désigne la marque n’est pas fabriqué sur le ressort de cette commune. Dans ses observations du 24 avril 2019, la commune explique ainsi que la bière est réalisée par une brasserie située à Querenaing et que son originalité consiste dans l’ajout dans la recette de fabrication d’un miel provenant de ruches installées au sein de l’hôtel de ville.

Le signe ne vient donc pas désigner la provenance géographique du produit, de sorte qu’il n’est pas descriptif. »

Illustration : source Wikipedia . Par Velvet — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10113361

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A qui est destiné le lait de vache ?

 Des questions inattendues animent les débats sur les marques. Nouvelle illustration avec la demande de marque IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS dont la décision de refus d’enregistrement par l’EUIPO vient d’être annulée par un arrêt du 20 janvier 2020 du Tribunal de l’Union..

Pour l’Office européen des marques,  cette marque est comprise « comme un slogan promotionnel laudatif, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale desdits produits ».

Cette compréhension était selon l’EUIPO celle du public pertinent à savoir celui composé des consommateurs « souffrant d’intolérance au lactose, d’allergie au lait ou étaient végétaliens »

Pt 36. S’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, que la première partie de la marque (« it’s like milk ») serait perçue comme indiquant que les produits commercialisés sont constitués ou contiennent des succédanés du lait qui s’apparentent au « vrai » lait et que la seconde partie de ladite marque (« but made for humans ») comme indiquant qu’ils sont plus adaptés à la consommation humaine que le « vrai » lait ou les produits en contenant. Elle a également relevé, au point 30 de la décision attaquée, l’absence d’écart perceptible entre la marque dans son ensemble et la conjonction de ses deux parties. Aux points 31 à 33 de la décision attaquée, elle a estimé que, perçue à la lumière des produits en cause, la marque demandée serait comprise comme un slogan promotionnel laudatif, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale desdits produits, et a mis en exergue la circonstance que certains consommateurs souffraient d’intolérance au lactose, d’allergie au lait ou étaient végétaliens.

Pour le déposant, la perception de la marque doit être menée par le grand public et non sur ces consommateurs spécifiques.

Pt.37. « le consommateur moyen du grand public est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et ne dispose, dès lors, pas d’opinion extrême ou minoritaire. Il percevrait le lait comme un aliment de base, sain et nourrissant. Il serait, dès lors, erroné de la part de la chambre de recours de se fonder sur une sous-section mineure de ce public. »

Et ce changement de référentiel pour le déposant serait essentiel car « la première perception du public pertinent ne sera pas que le lait de vache permet d’alimenter les veaux, mais qu’il est produit pour la consommation humaine. Il en découlerait que la phrase « it’s like milk but made for humans » remet en question la perception par le public pertinent du lait comme une substance à destination de l’être humain en évoquant l’idée, controversée, que le lait n’est pas adapté à la consommation humaine. Ainsi cette phrase, prise dans son entièreté, serait originale, imaginative, paradoxale, surprenante, mentalement stimulante et inattendue et, dès lors, susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque. »

Le Tribunal retient cette apparente contradiction;

44      S’agissant du sens de la marque demandée, force est de constater que, en raison de la présence de la conjonction de coordination « but » en son milieu, le consommateur percevra une opposition entre la première partie de la marque (« it’s like milk ») et sa seconde partie (« made for humans »). De ce fait, la marque demandée véhicule non seulement l’idée que les produits, de nature alimentaire, en cause s’apparentent au lait et sont destinés à la consommation humaine, mais également l’idée que le lait, lui, ne le serait pas.

45      Par une telle signification, la marque demandée remet en cause l’idée communément admise que le lait est un élément essentiel pour l’alimentation humaine, ainsi qu’en attestent les éléments de preuve avancés par la requérante devant la chambre de recours puis le Tribunal, dont il ressort que le lancement de la marque demandée a donné lieu à des controverses aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni.

46      De ce fait, la marque demandée véhicule un message de nature à déclencher un processus cognitif auprès du public concerné la rendant mémorisable et, partant, à individualiser les produits de la requérante par rapport aux produits ayant une autre origine commerciale. La marque demandée dispose, dès lors, du minimum de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

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Pas de droit acquis à l’illégalité pour obtenir un enregistrement de marque

Un déposant peut-il invoquer un précédent enregistrement de marque intervenu en sa faveur à l’appui d’une seconde demande d’enregistrement de marque portant sur un signe analogue ?

Illustration avec l’arrêt du 15 octobre 2020 du Tribunal de l’Union.

Un déposant voit sa demande de marque rejetée par l’EUIPO.

L’examinatrice et la Chambre de recours ont considéré que les deux termes quand ils s’appliquaient à des vêtements et des chaussures, n’étaient as distinctifs la marque demandée n’étant qu’un banal message d’information sur une caractéristique des produits en cause, qui pouvait être particulièrement appréciée par les personnes qui préfèrent acheter des vêtements ou des chaussures à rembourrage synthétique plutôt que d’origine animale.

Mais ce déposant a obtenu de l’EUIPO l’enregistrement d’une première marque comportant un signe analogue avec la même partie verbale

Si le principe de légalité est invoqué par le déposant, ce même principe lui est opposé par le Tribunal ..

72      … , la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fait valoir, au point 29 de la décision attaquée, une sorte de hiérarchie entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité. Or, une telle hiérarchie n’existerait pas et l’EUIPO serait, selon la requérante, tenu au respect de ces deux principes. La requérante soutient que, compte tenu de l’enregistrement de la marque verbale antérieure FAKEDUCK, afin précisément de respecter le principe de légalité, la chambre de recours aurait dû également autoriser l’enregistrement de la marque demandée dans la présente procédure.

73      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

74      Il convient de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration ….

75      Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens ..

76      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, afin d’obtenir une décision identique…

77      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus…

78      En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces considérations sont valables même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union est demandé est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé ….

79      En l’espèce, comme la demande d’enregistrement se heurte au motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la requérante ne peut invoquer valablement cette marque verbale antérieure FAKEDUCK, à l’appui des violations des principes d’égalité de traitement et de légalité, ni invoquer à son profit une illégalité éventuelle qui affecterait l’enregistrement de cette marque afin d’obtenir une décision identique.

80      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait fait valoir une sorte de hiérarchie entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité, il y a lieu de constater que la requérante a procédé à une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé, à juste titre, la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus, en précisant que l’application des principes d’égalité de traitement et de bonne administration devait se concilier avec le respect du principe de légalité.

81      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu d’écarter les …/.. moyens comme non fondés.

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Une demande de marque rejetée

L’adjonction d’un dessin ne permet pas toujours d’obtenir l’enregistrement de la marque comme le rappelle l’arrêt du Tribunal de l’union du 15 mars 2018.

La marque dont l’enregistrement à titre de marque de l’union européenne porte sur le signe :

Pour :

–        classe 38 : « Fourniture d’accès à Internet pour des tiers ; services de courrier électronique ; services d’échange de données » ;

–        classe 42 : « Mise à disposition d’espaces de mémoire sur Internet ; mise à disposition de stockage en ligne ; services de sécurité informatique pour accès protégés à Internet ; conception de systèmes informatiques ; mise à disposition d’une plateforme Internet pour l’échange de données ».

14 octobre 2015 : l’examinateur refuse la demande d’enregistrement.

27 janvier 2017 : la Chambre de recours de l’Office européen des marques rejette le recours.

La déposant saisit le Tribunal d’un recours, l’arrêt est rendu le 15 mars 2018.

La partie verbale de la marque n’est pas distinctive

27      ….., en l’espèce, il peut être déduit des trois termes, « espace », « données » et « sécurisé », composant l’élément verbal de la marque demandée, dont les significations ne sont pas contestées par la requérante (voir point 19 ci-dessus), que cette combinaison, dont il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle serait contraire aux règles grammaticales et syntaxiques de l’anglais, peut être comprise comme signifiant « espace de données sécurisé ».

28      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, sans commettre d’erreur, que l’élément verbal « secure data space » de la marque demandée était descriptif des services visés.

L’élément figuratif n’est pas capable de créer un lien suffisamment différent de celui de la partie verbale

33      En l’espèce, la requérante admet que la représentation des deux flèches de la marque demandée fait habituellement référence à un échange de données. Ainsi, cette représentation renvoie directement au contenu et à l’objet de l’« espace de données » en cause, qui est d’assurer le stockage des données transmises pour une éventuelle réutilisation, voire désigne directement certains services litigieux, et ce même si elle ne fait pas allusion au surplus au caractère sécurisé de l’espace ou de l’échange de données. Il convient en effet de considérer que, contrairement à l’affirmation non étayée de la requérante, le caractère opposé des deux flèches n’indique pas un niveau d’insécurité plus élevé, de sorte que la représentation de ces flèches peut uniquement être interprétée comme ne fournissant aucune indication sur le caractère sécurisé de l’échange de données en cause.

34      En outre, la requérante souligne les spécificités du nuage représenté dans la marque demandée, dont notamment son bord inférieur rectiligne, qui le distingue certes de la représentation habituelle des nuages, mais qui le rapproche de la représentation des nuages parfois rencontrée dans les icônes figurant sur les écrans d’ordinateurs, de tablettes ou d’ordiphones (communément appelés « smartphones ») et ainsi, notamment, de celle représentant le « nuage informatique » (cloud computing), dont la requérante ne conteste pas qu’il renvoie aux échanges et au stockage de données.

35      De même, les arguments de la requérante relatifs aux spécificités du carré contenant le nuage et les flèches et portant, en particulier, sur les coins arrondis et le fond bleu, ne font que mettre en évidence la similitude entre la représentation de ce carré et les icônes informatiques susvisées.

36      Il s’ensuit que l’élément figuratif de la marque demandée présente un lien suffisant avec l’expression « espace de données sécurisé » pour ne pas modifier, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée. La chambre de recours a, dès lors, considéré, sans commettre d’erreur, que cet élément figuratif ne permettait pas de détourner le public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal de la marque demandée et même renforçait le caractère descriptif de cet élément verbal, pour en conclure que ladite marque était, dans son ensemble, descriptive des services litigieux.

Le Tribunal rejette le recours du déposant.

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Comment apprécier le caractère distinctif d’une marque ou inversement son absence de validité quand le signe est composé de BIO ?

Pour rejeter un pourvoi contre un arrêt d’appel qui a reconnu valable une marque composée du terme BIO, la Cour de cassation précise la méthode à suivre.

Les principaux griefs cités ici. (L’arrêt de la Cour de cassation qui en examine d’autres, est là)

Attendu que la société C…. fait grief à l’arrêt de déclarer valables les marques verbales renouvelées « Bioderma », déposées, pour l’une, à l’Institut national de la propriété industrielle le 25 septembre 1986 sous le n° 1 ……….. et, pour l’autre, le 26 avril 1990 à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le n° R 2………. et concernant la partie française de la marque verbale « Bioderma » enregistrée au registre international des marques le 19 mars 1963 alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère distinctif d’une marque doit s’apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt ; que la cour d’appel qui s’est déterminée au regard de l’activité du titulaire de la marque et des produits considérés, sans rechercher si la marque présentait un caractère distinctif au regard de chacun des produits visés au dépôt, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

2°/ que, selon la présentation faite par la société L……….., notamment dans ses documents promotionnels, les produits de la marque « Bioderma » ont pour objet de « mettre la BIOlogie au service de la DERMATOLOGIE » ; qu’après avoir constaté qu’à l’époque des dépôts des marques litigieuses « dans le langage courant l’élément verbal « bio » évoquait seulement de manière imprécise, par l’étymologie du mot « biologie », l’idée de vie, celle de cellules, ou encore de produit provenant d’un laboratoire de biologie », la cour d’appel, qui a néanmoins jugé que « n’ayant ainsi, à l’époque, de chacun des dépôts de marque concernés, aucune signification directe particulière, l’élément Bio n’indiquait, lui-même, ni l’usage des produits désignés par la marque BIODERMA, ni les qualités essentielles ou les caractéristiques de ces produits », n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

3°/ qu’un signe verbal est descriptif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés ; qu’en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que le terme « Bioderma » avait plusieurs significations possibles pour considérer qu’elle n’était pas descriptive, la cour d’appel a vidé les dispositions l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, tel qu’elles doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;

4°/ que l’élément « BIO » est mentionné en tant que « préfixe » et « élément », de manière continue, dans le Dictionnaire de la Langue Française Hachette de 1873, dans le Grand Larousse Encyclopédique de 1960, et dans le Grand Larousse de la langue française de 1986 ; qu’en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que « l’élément « bio » n’est pas mentionné en tant que mot dans les extraits de dictionnaires de cette période (éditions Larousse, Hachette et Flammarion principalement) produits aux débats » et qu’il « y est défini comme préfixe tiré du grec Bios » pour considérer que la marque « Bioderma » n’était pas descriptive, la cour d’appel a violé les dispositions l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu, d’une part, que, constatant que tous les produits désignés aux enregistrements étaient « en relation avec la peau », la cour d’appel a pu, sans manquer à son obligation d’évaluer le caractère distinctif de la marque au regard de chacun des produits visés dans son enregistrement, se déterminer au vu de cette caractéristique commune et essentielle ;

Attendu, d’autre part, que les documents promotionnels de la société L……..  se bornant à indiquer que les produits marqués avaient pour objet de mettre la biologie au service de la dermatologie, il ne s’en déduisait pas que le terme bioderma était ainsi tenu pour descriptif d’une caractéristique de ces produits ;

Attendu, par ailleurs, que la cour d’appel n’a pas relevé que, parmi les significations de ce terme, il en existerait une qui revêtirait un caractère descriptif pour les produits concernés ;

Et attendu, enfin, que la nature grammaticale du terme bio est sans incidence sur le caractère distinctif du signe bioderma pour de tels produits ;

D’où il suit qu’inopérant en ses deuxième et quatrième branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;