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Le titulaire de la marque dont la publicité est faite par affiches, peut-il voir sa responsabilité engagée quand les affiches sont poursuivies pour contrefaçon ?

Une affiche publicitaire peut porter atteinte à des droits d’auteur de tiers. Le titulaire de la marque qui l’exploite en France et dont la publicité est faite par cette affiche, peut-il se voir mis en cause dans une procédure en contrefaçon engagée par ce tiers?

L’auteur d’une photographie estimant que la photographie utilisée pour la campagne publicitaire destinée à la promotion d’un modèle de paire de lunettes commercialisé par une société tierce reprenait les caractéristiques de son oeuvre , engage une action contre celle-ci.

Cette société, titulaire de la marque dont l’affiche fait la promotion, demande sa mise hors de cause.

Refus de la Cour d’appel.

Pourvoi en cassation ,

Le 19 décembre 2013 , la Cour de cassation rejette le pourvoi. L’arrêt est ici .

Attendu que la société D….. France fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de mise hors de cause, alors, selon le moyen, qu’en se bornant, pour rejeter sa demande de mise hors de cause, à relever que celle-ci exploite la marque éponyme en France et que la mise en place ainsi que la diffusion de la campagne publicitaire litigieuse avaient pour but de lui amener de la clientèle et de lui profiter, sans relever aucun élément de nature à caractériser la participation de cette société à la mise en place et à la diffusion de cette campagne publicitaire, qui, selon ses propres constatations, avait été conçue et financée par la société italienne D……, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté que la photographie incriminée avait été reproduite à des fins publicitaires sous forme d’affiches exposées à Paris sur des kiosques à journaux, et diffusée dans une revue commercialisée en France, ayant retenu que la société D…… France, qui exploitait la marque éponyme sur le territoire Français et bénéficiait des retombées de cette campagne publicitaire, ne pouvait prétendre y avoir été étrangère, a ainsi légalement justifié sa décision ;

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Mots cléfs, la Cour de Justice permet de sanctionner cette pratique par le droit des marques

Protection de la marque contre les emplois du même signe à titre de mots clefs par un concurrent, le système Adwords, la Cour de Justice rend le 22 septembre 2011, C‑323/09, un arrêt protecteur des intérêts des titulaires de marque

1)      Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d’un mot clé identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque. Un tel usage:

–      porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers;

–      ne porte pas atteinte, dans le cadre d’un service de référencement ayant les caractéristiques de celui en cause au principal, à la fonction de publicité de la marque, et

–      porte atteinte à la fonction d’investissement de la marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs.

2)      Les articles 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque renommée est habilité à interdire à un concurrent de faire de la publicité à partir d’un mot clé correspondant à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (parasitisme) ou lorsque ladite publicité porte préjudice à ce caractère distinctif (dilution) ou à cette renommée (ternissement).

Une publicité à partir d’un tel mot clé porte préjudice au caractère distinctif de la marque renommée (dilution), notamment, si elle contribue à une dénaturation de cette marque en terme générique.

En revanche, le titulaire d’une marque renommée n’est pas habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à partir de mots clés correspondant à cette marque et proposant, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de ladite marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque renommée, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de celle-ci.

 

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Conditions pour que le titulaire de la marque s’oppose à l’emploi de celle-ci en cas de revente de produits d’occasion.

Dans un post précédent, il a été rappelé comment la CJUE a indiqué des motifs légitimes pouvant permettre au titulaire de la marque de s’opposer à l’emploi du même signe.

Sur Internet, la CJUE a déjà illustré cette situation avec le système « AdWords » de Google dans son arrêt du 8 juillet 2010, C-558/08, rendu également sur une question préjudicielle relative à l’application de la Directive 89/104. Et aussi  pour des produits d’occasion.


Portakabin Ltd est producteur ainsi que fournisseur de bâtiments mobiles et est titulaire de la marque Benelux PORTAKABIN, enregistrée pour des produits des classes 6 (bâtiments, pièces détachées et matériaux de construction, en métal) et 19 (bâtiments, pièces détachées et matériaux de construction, autres qu’en métal).

Primakabin vend et loue des bâtiments mobiles neufs et d’occasion. Certains de ces modules peuvent avoir été fabriqués par Portakabin.

L’une et l’autre de ces entreprises sont présentes sur Internet par leur site respectif.

En utilisant « Adwords », Primakabin a sélectionné les mots clés «portakabin», «portacabin», «portokabin» et «portocabin».

Portakabin engage une procédure aux Pays-Bas contre ces emplois.

Le premier juge rejette la demande, le second en appel fait interdiction à Primakabin d’utiliser :

  • le texte d’une publicité qui indique « portakabins d’occasion »
  • le  mot-clé « portakabin » et ses variantes pour diriger des liens vers son site présentant à la vente des  modules fabriqués par Portakabin.

Saisi d’un pourvoi de Primakadin, la juridiction hollandaise, le Hoge Raad des Nederlander, interroge la Cour de Justice sur différentes questions préjudicielles .

A propos du système « AdWords » avec  mots clefs, la Cour se réfère à son précédent arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google (C‑236/08 à C‑238/08) sur les deux fonctions de la marque en cause ici :

  • En ce qui concerne la fonction de publicité, la Cour a constaté que l’usage d’un signe identique à une marque d’autrui dans le cadre d’un service de référencement tel qu’«AdWords» n’est pas susceptible de porter atteinte à cette fonction de la marque
  • Concernant la fonction d’indication d’origine, la Cour a considéré que la question de savoir s’il y a une atteinte à cette fonction lorsqu’est montrée aux internautes, à partir d’un mot clé identique à une marque, une annonce d’un tiers, dépend en particulier de la façon dont cette annonce est présentée. Il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers,

Et de préciser les types de comportements illégitimes qui portent atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque :

  • lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque,
  • lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui est joint à celui-ci, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci,

Pour les produits d’occasion, la Cour rappellent les intérêts en cause:

  • l’intérêt des opérateurs économiques ainsi que des consommateurs à ce que les ventes de produits d’occasion sur Internet ne soient pas indûment restreintes,
  • le besoin d’une communication transparente sur l’origine de tels produits
  • et, troisièmement, le fait que l’annonce de Primakabin libellée «portakabins d’occasion» menait l’internaute non seulement vers des offres de revente de produits fabriqués par Portakabin, mais également vers des offres de revente de produits d’autres fabricants.

Se retrouvent pour chacun d’eux d’utiles précisions et nuances :

1°) Tenir compte du fait que la vente de produits d’occasion revêtus d’une marque est une forme de commerce bien établie, dont le consommateur moyen est familier.

… il ne saurait être constaté, sur la base du seul fait qu’un annonceur utilise la marque d’autrui avec l’ajout de termes indiquant que le produit concerné fait l’objet d’une revente, tels que «usagé» ou «d’occasion», que l’annonce laisse penser qu’il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la renommée de celle-ci.

2°) Sur la pratique d’enlever la marque du fabricant pour la remplacer par celle du vendeur du produit d’occasion.

… lorsque le revendeur enlève, sans le consentement du titulaire d’une marque, la mention de cette marque sur les produits (démarquage) et remplace cette mention par une étiquette portant le nom du revendeur, de sorte que la marque du fabriquant des produits concernés soit entièrement dissimulée, le titulaire de la marque est habilité à s’opposer à ce que le revendeur utilise ladite marque pour annoncer cette revente. En effet, en pareil cas, il existe une atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est d’indiquer et de garantir l’origine du produit et il est fait obstacle à ce que le consommateur distingue les produits provenant du titulaire de la marque de ceux provenant du revendeur ou d’autres tiers

3°) L’emploi de la marque d’autrui sur les publicités du revendeur d’occasion est possible mais sous certaines conditions.

… qu’un revendeur qui commercialise des produits d’occasion d’une marque d’autrui et qui est spécialisé dans la vente de ces produits, peut difficilement communiquer cette information à ses clients potentiels sans faire usage de cette marque

Dans ces circonstances caractérisées par une spécialisation dans la revente de produits d’une marque d’autrui, il ne saurait être interdit au revendeur de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public ses activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque.

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Un emballage marqué peut-il être réutilisé sans enfreindre le droit de marque ?

Peut-on envisager de réutiliser des emballages qui portent la marque d’un concurrent ? (Question à mettre en perspective avec le développement durable)


L’arrêt rendu le 14 juillet 2011 par la Cour de justice de l’union européenne, affaire C‑46/10,  est particulièrement intéressant, il concerne très largement le monde de l’emballage.

L’arrêt a été rendu sur une question préjudicielle posée par une juridiction danoise au regard de l’application de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 sur les marques.

3 acteurs

1°) Au Danemark, une société Kosan Gas commercialise des bouteilles de gaz.

  • Certaines bouteilles ont leur forme protégée en tant que marque tridimensionnelle, mais d’autres bouteilles ne le sont pas.
  • Toutes les bouteilles portent le nom et le logo qui sont également des marques, qui appartiennent à une société norvégienne dont Kosan Gas est la licenciée exclusive.

2°) Le consommateur.

  • Quand il achète la première fois la bouteille de gaz, il paie à la fois le prix de cette bouteille et celui du gaz qu’elle contient.
  • Les fois suivantes, il procède à un échange : sa bouteille vide contre une bouteille déjà remplie en ne payant que pour le gaz qui y est contenu.

3°) Viking Gas, une société danoise, a pour activité le remplissage de bouteilles de gaz. Elle applique sur les bouteilles ainsi remplies :

  • un autocollant avec son nom et le numéro du centre de remplissage,
  • un autre collant avec des informations légales relatives au centre de remplissage et au contenu.

Les marques verbales et figuratives de Kosan Gas ne sont ni retirées ni recouvertes.

Auprès des distributeurs des bouteilles de Viking Gas,  le consommateur peut échanger une bouteille vide portant les marques de Kosan Gas  avec une bouteille similaire remplie  par Viking Gas.

La question préjudicielle

Dans le cadre d’un litige où Kosan Gas a opposé ses droits de marque à Viking Gas, une des juridictions saisies a posé différentes questions préjudicielles à la CJUE à propos de l’épuisement du droit des marques.

Y a-t-il  eu épuisement du droit de marque quand Kosan Gas vend sa bouteille au consommateur ?

  • Partiellement, c’est à dire que cette vente épuise uniquement le droit de Kosan Gas « d’interdire la commercialisation ultérieure des bouteilles encore remplies du gaz d’origine ou vides, mais n’autoriserait pas des tiers à remplir, à des fins commerciales et avec leur propre gaz »,
  • Ou bien totalement, les tiers, c’est à dire les concurrents de Kosan Gas,  comme Viking Gas peuvent remplir ces bouteilles avec le gaz  qu’ils souhaitent.

La solution

La Cour met en balance trois ensembles d’intérêts :

  • Ceux du titulaire des marques ( ici, son licencié).
  • Ceux du consommateur qui a acquis en propriété la bouteille. Cette bouteille a un prix substantiel d’ailleurs souvent supérieur au prix du gaz qu’elle contient, ce n’est donc pas un simple emballage.
  • L’intérêt général qui ici s’exprime par « une concurrence non faussée ».

Qu’elle tranche de la manière suivante :

  • La réalisation de la valeur économique de la marque ( le prix de la bouteille) épuise les droits exclusifs conférés par la directive 89/104,
  • En limitant le remplissage de ces bouteilles auprès du titulaire de la marque ou de son licencié, « lesdits acheteurs ne seraient notamment plus libres dans l’exercice dudit droit, mais seraient liés à un seul fournisseur de gaz pour le remplissage ultérieur desdites bouteilles. »
  • Limiter ce remplissage uniquement auprès du titulaire de la marque ou de son licencié limiterait de fait la liberté dans le choix d’un concurrent puisque le consommateur qui a acheté la bouteille devrait attendre un certain nombre de remplissages pour l’amortir avant de changer de fournisseur.

Pour la Cour, le titulaire des marques ne peut pas s’opposer  à ces remplissages auprès de tiers …… sauf motif légitime.

Constituerait un motif légitime qui permettrait au titulaire de la marque ou à son licencié de s’opposer à cette activité de remplissage : le consommateur « moyen, normalement informé raisonnablement attentif réalisé » considère qu’il existe « un lien entre les deux entreprises en cause »ou que   « le gaz qui a servi au remplissage de ces bouteilles provient de Kozan Gas»

On a vu ci-dessus que les bouteilles remplies par Viking Gas portent toujours les nom et logo de Kozan Gas.  Pour la Cour « cette circonstance constitue un élément pertinent dans la mesure où elle semble exclure que ledit étiquetage modifie l’état des bouteilles en masquant leur origine ».

La solution aurait -elle été identique ?

  • si à la place d’une vente de la bouteille, il y avait eu dépôt d’une consigne.
  • si au Danemark, il n’y avait pas eu cette habitude des consommateurs de trouver auprès des distributeurs différentes bouteilles pour y échanger leur bouteille de gaz.
  • si Kozan Gas n’avait pas vendu également d’autres bouteilles que celles protégées à titre de marque.
  • si le contenu  avait en lui-même présenté des différences, ici il ne semble pas qu’il y ait eu de discussion sur les qualités entre les gaz utilisés par l’une ou l’autre des entreprises.
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Vente en ligne, produits marqués, emballages modifiés, nécessité de mise en oeuvre de dispositif préventif : l’arrêt du 12 juillet de la CJUE

Le commerce en ligne par les marques qu’il emploie, est régulièrement soumis au contrôle de la Cour de Justice.

Les juges de la Cour de Justice de l'Union européenne
Les juges de la Cour de Justice, source : curia.europa.eu

 

L’arrêt rendu le 12 juillet par la CJUE est important parce qu’il :

  • a été rendu par la Grande Chambre de la CJUE
  • s’applique à la vente en ligne
  • concerne la vente en ligne et en direction de l’Union Européenne de produits marqués qui n’avaient pas été mis sur le marché européen par leur titulaire
  • porte sur l’emploi de la marque dans la publicité
  • apporte une précision importante sur la situation de l’exploitant d’une place de marché en ligne au regard de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce en ligne, et le régime d’exonération  de responsabilité après sa connaissance des faits illicites
  • prévoit que les juridictions nationales puissent ordonner contre les places de marché en ligne :

– non seulement de faire cesser des pratiques illicites

– mais également de mettre en place des dispositifs préventifs

 

1)      Lorsque des produits situés dans un État tiers, revêtus d’une marque enregistrée dans un État membre de l’Union ou d’une marque communautaire et non auparavant commercialisés dans l’Espace économique européen ou, en cas de marque communautaire, non auparavant commercialisés dans l’Union, sont vendus par un opérateur économique au moyen d’une place de marché en ligne et sans le consentement du titulaire de cette marque à un consommateur situé sur le territoire couvert par ladite marque ou font l’objet d’une offre à la vente ou d’une publicité sur une telle place destinée à des consommateurs situés sur ce territoire, ledit titulaire peut s’opposer à cette vente, à cette offre à la vente ou à cette publicité en vertu des règles énoncées à l’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ou à l’article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. Il incombe aux juridictions nationales d’apprécier au cas par cas s’il existe des indices pertinents pour conclure qu’une offre à la vente ou une publicité affichée sur une place de marché en ligne accessible sur ledit territoire est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci.
2)      La fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive 89/104 ou du règlement n° 40/94.
3)      Les articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque peut, en vertu du droit exclusif conféré par celle-ci, s’opposer à la revente de produits, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, au motif que le revendeur a retiré l’emballage de ces produits, lorsque ce déconditionnement a pour conséquence que des informations essentielles, telles que celles relatives à l’identification du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, font défaut. Lorsque le retrait de l’emballage n’a pas conduit à un tel défaut d’informations, le titulaire de la marque peut néanmoins s’opposer à ce qu’un parfum ou un produit cosmétique revêtu de la marque dont il est titulaire soit revendu dans un état déconditionné, s’il établit que le retrait de l’emballage a porté atteinte à l’image dudit produit et, ainsi, à la réputation de la marque.
4)      Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à l’exploitant d’une place de marché en ligne de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet exploitant a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits de cette marque mis en vente sur ladite place de marché, lorsque cette publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si lesdits produits proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.
5)      L’exploitant d’une place de marché en ligne ne fait pas un «usage», au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94, des signes identiques ou similaires à des marques qui apparaissent dans des offres à la vente affichées sur son site.
6)      L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’exploitant d’une place de marché en ligne lorsque celui-ci n’a pas joué un rôle actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées.
Ledit exploitant joue un tel rôle quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci.
Lorsque l’exploitant de la place de marché en ligne n’a pas joué un rôle actif au sens visé à l’alinéa précédent et que sa prestation de service relève, par conséquent, du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, il ne saurait néanmoins, dans une affaire pouvant résulter dans une condamnation au paiement de dommages et intérêts, se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue à cette disposition s’il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’illicéité des offres à la vente en cause et, dans l’hypothèse d’une telle connaissance, n’a pas promptement agi conformément au paragraphe 1, sous b), dudit article 14.
7)      L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il exige des États membres d’assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime.