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Comment l’EUIPO doit-il suivre ses précédentes décisions

Un arrêt du 9 septembre du Tribunal s’est prononcé sur la référence par l’EUIPO à ses précédentes décisions, cette affaire intervenait sur une marque dont la renommée avait déjà été reconnue par l’EUIPO. C’est là

A l’arrêt du Tribunal du  11 octobre 2016, il est question également de marques figuratives. Là

Dans cette seconde affaire,  le Tribunal rejette le recours de l’opposant, qui soutenait également que la décision de la Chambre de recours manquait de cohérence avec la pratique antérieure.

La demande de marque contestée :marque-deposeeQuelques-unes des marques antérieures opposées :

marque-anterieure-1

et marque-anterieure-2-capture

et

marque-anterieure-3

La motivation du rejet du recours sur cette question de la cohérence avec les décisions antérieures.

1      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas motivé son appréciation selon laquelle le fait que l’élément « g » puisse être perçu comme une lettre dans les signes en conflit n’entraînerait aucune similitude entre ces derniers, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles son recours a été rejeté. Par ailleurs, elle soutient que la décision attaquée ne présente pas de cohérence avec la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, ce qui rendrait encore plus difficile la compréhension des motifs de ladite décision.

42      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

……..

44      Toutefois, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à prendre, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision ……

………..

46      Quant à la prétendue absence de cohérence entre la décision attaquée et les décisions antérieures des divisions d’annulation et d’opposition de l’EUIPO invoquées par la requérante, dans lesquelles une importance accrue aurait été accordée à l’élément « g » commun aux signes en cause, à supposer qu’un tel grief puisse relever d’une violation de l’obligation de motivation, il y a lieu d’observer que les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO ………………….Au demeurant, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci .

47      En outre, la jurisprudence confirme que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité….

 

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A quoi bon établir la renommée dans l’Union d’une marque communautaire ?

Chacun sait que la marque communautaire voit sa protection étendue à l’encontre « d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.»MARQUE COMMUNAUTAIRE OPPOSITION AVOCAT RENOMMEE

Mais les considérants de l’arrêt du 3 septembre 2015 ne réduiraient-ils pas l’acquis de la protection de la renommée ? L’arrêt est ici

Les faits sont simples. Le titulaire d’une marque communautaire fait opposition à une demande de marque nationale en Hongrie. L’office hongrois refuse la demande d’enregistrement en retenant la renommée de la marque communautaire au regard de son exploitation en Italie et au Royaume-Uni. Mais la juridiction hongroise saisie du recours interroge la Cour de justice sur les conséquences de l’absence d’exploitation de la marque communautaire en Hongrie.

  • Tout d’abord la renommée est établie dans l’Union.

25 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux trois premières questions que l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que, dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul État membre qui ne doit pas nécessairement être celui où une demande d’enregistrement de marque nationale postérieure a été déposée, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d’une renommée dans l’Union. Les critères qui ont été dégagés par la jurisprudence concernant l’usage sérieux de la marque communautaire ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour établir l’existence d’une «renommée» au sens de l’article 4, paragraphe 3, de cette directive.

  • Mais si la marque communautaire antérieure n’est pas connue en Hongrie, le pays où la marque nationale est demandée, comment établir que cette marque seconde tente de tirer indûment profit de la renommée de la marque communautaire ?

29 Aussi, à supposer que la marque communautaire antérieure soit inconnue du public pertinent de l’État membre dans lequel l’enregistrement de la marque nationale postérieure a été demandé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, l’usage de cette marque nationale ne permet pas, en principe, de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice.

30 En revanche, même si la marque communautaire antérieure n’est pas connue d’une partie significative du public pertinent de l’État membre dans lequel l’enregistrement de la marque nationale postérieure a été demandé, il ne saurait néanmoins être exclu qu’une partie commercialement non négligeable de ce dernier connaisse ladite marque et établisse un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure.

  • La décision

1) L’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul État membre qui ne doit pas nécessairement être celui où une demande d’enregistrement de marque nationale postérieure a été déposée, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne. Les critères qui ont été dégagés par la jurisprudence concernant l’usage sérieux de la marque communautaire ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour établir l’existence d’une «renommée» au sens de l’article 4, paragraphe 3, de cette directive.

2) Dès lors que la marque communautaire antérieure a déjà acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, mais pas auprès du public pertinent de l’État membre dans lequel l’enregistrement de la marque nationale postérieure concernée par l’opposition a été demandé, le titulaire de la marque communautaire peut bénéficier de la protection instaurée à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95 lorsqu’il s’avère qu’une partie commercialement non négligeable dudit public connaît cette marque, établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure, et qu’il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.

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La protection élargie de la marque renommée est – elle applicable au signe antérieur à son dépôt ?

 

La renommée de la marque lui accorde une protection plus étendue que celle reconnue par son simple enregistrement. Cette extension de la protection s’applique-t-elle à l’encontre du signe exploité antérieurement au dépôt de la marque renommée ?

L’arrêt du 4 février 2014 pose clairement une limite aux effets de la renommée de la marque enregistrée. l’arrêt se rapporte à la marque Red Bull confrontée au Benelux au signe «The Bulldog» comme dénomination commerciale d’une activité de services de restauration, d’hôtellerie et de débit de boissons. L’arrêt est ici.

 

L’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d’un «juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l’usage par un tiers d’un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu’il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l’usage fait pour le produit identique l’est de bonne foi. Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte, en particulier:

–        de l’implantation et de la réputation dudit signe auprès du public concerné;

–        du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originairement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée, et

–        de la pertinence économique et commerciale de l’usage pour ce produit du signe similaire à cette marque.

 

 

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Dépôt de marque communautaire et atteinte à la la renommée d’une marque communautaire antérieure

L’arrêt du 25 janvier 2012 du Tribunal,T‑332/10, Viaguara S.A., contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), se prononce sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure, un des motifs relatifs de refus de l’article 8 point 5 du règlement.

3 octobre 2005 : Viaguara S.A. dépose la demande de marque communautaire : VIAGUARA.

–        classe 32 : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées ; liqueurs ; eaux de vie ; vins ».

7 février 2007: Pfizer Inc., fait opposition pour tous les produits en invoquant la marque  communautaire verbale antérieure : VIAGRA

« Produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires ».

L’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement

30 juin 2009 : rejet de l’opposition par la division d’opposition

13 août 2009 : Pfizer dépose un recours auprès de l’OHMI.

20 mai 2010 : la première chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’opposition.

La déposante saisit alors le Tribunal.

  • Le Tribunal rappelle les trois conditions qui doivent être remplies cumulativement

– premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ;

– deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et,

– troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

  • Le Tribunal revient sur l’appréciation globale de ce lien spécifique entre les deux marques

L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public

  • Cette atteinte à la marque antérieure n’a pas à être effective et actuelle mais elle doit être prévisible

En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.

  • Au regard de quel public cette analyse de l’atteinte doit-elle être menée, celui de la marque déposée ou celui de la marque antérieure  ?

L’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

  • Sur la prétendue légitimation de la présence du mot « guara » dans la marque demandée

La chambre de recours a, ensuite, rappelé que, bien que le choix du suffixe « guara » par la requérante en l’espèce puisse être considéré légitime, en relation avec la plante guarana qui est un ingrédient de ses boissons, l’association de cet élément avec le préfixe « via » ne serait pas une coïncidence. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette appréciation ne saurait être interprétée dans le sens que la chambre de recours aurait admis que la marque demandée renvoie à la plante « guarana ». Il s’agit, au contraire, d’une indication que l’association du suffixe « guara » au préfixe « via » a pour effet de renvoyer à la marque antérieure.

66 S’agissant, en outre, de la nature des produits concernés, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les propriétés stimulantes et aphrodisiaques revendiquées à des fins commerciales par les boissons non alcooliques relevant de la classe 32 coïncidaient avec les indications thérapeutiques du produit de la marque antérieure ou, à tout le moins, avec l’image projetée par celle-ci.

67 Partant, même si ces produits ne sauraient procurer réellement le même bénéfice que le médicament pour le traitement de la dysfonction érectile couvert par la marque antérieure, ce qui importe est que le consommateur sera enclin à les acheter en pensant retrouver des qualités semblables, telles que l’augmentation de la libido, du fait du transfert des associations positives projetées par l’image de la marque antérieure.

Partant, même si ces produits ne sauraient procurer réellement le même bénéfice que le médicament pour le traitement de la dysfonction érectile couvert par la marque antérieure, ce qui importe est que le consommateur sera enclin à les acheter en pensant retrouver des qualités semblables, telles que l’augmentation de la libido, du fait du transfert des associations positives projetées par l’image de la marque antérieure.

Le recours est rejetée