Une marque de position et peu importe si elle n’est pas une marque figurative ou tridimensionnelle, doit être disctinctive

La société X Technology Swiss a déposé la demande de marque communautaire :

  • avec l’indication «Marque autre – Marque de position» visant la couleur «orange (Pantone 16‑1359 TPX)»
  • et les précisions : «La marque de position est caractérisée par une coloration orange, nuance ‘Pantone 16‑1359 TPX’, en forme de capuchon couvrant la pointe de chaque article chaussant de bonneterie. Elle n’enveloppe pas entièrement les pointes et présente une limite qui, vue de devant et de côté, apparaît sensiblement horizontale. La marque apparaît toujours en fort contraste de couleur par rapport au reste de l’article chaussant de bonneterie et se trouve toujours à la même place.»

L’examinateur de l’OHMI refuse cette demande de marque, ce que confirme la Chambre de recours pour défaut « de caractère distinctif» au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Le Tribunal a également rejeté la requête de la société qui avait tenté de voir dans sa demande de marque un élément décoratif.

L’intérêt de l’arrêt rendu le 16 mai 2011 par la CJUE tient à la notion de marque de position , qualification donnée par le Tribunal à cette demande de marque, et qui aurait motivé sa décision,  que la société considère comme étrangère  au droit des marques.

La Cour écarte ce moyen en relevant que si le Tribunal a bien utilisé cette expression de « marque de position », il l’a placée dans la catégorie des marques figuratives ou tridimensionnelles, dont l’existence dans le droit des marques n’est pas contestée par cette société, et que cette discussion est sans pertinence ; « dans le cadre de l’appréciation de son caractère distinctif. En tout état de cause, celui-ci doit répondre aux exigences prévues à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]« 

La Cour relève ainsi que le Tribunal a bien procédé à cet examen :

 » que l’élément déterminant pour établir si un signe présente ou non un caractère distinctif est non pas sa qualification en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confonde ou non avec l’aspect du produit concerné. »

 

Apple contre Samsung une interdiction en Europe au regard d’un modèle communautaire aujourd’hui suspendue sauf pour l’Allemagne ?

La protection accordée par le modèle communautaire comme pour la marque communautaire vaut pour l’ensemble des États appartenant à  l’Union Européenne.

Une seule décision au lieu de 27 instances à engager ! On comprend que la marque communautaire et le modèle communautaire aient autant de succès.

 

Dans le monde, de nombreuses instances opposent Apple à Samsung  : une retient notre attention, celle engagée devant la juridiction de Düsseldorf.

 

En demande : Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA

Contre : la société sud coréenne : SAMSUNG Electronics Co., Ltd,, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-city,Gyeonggi-do,

et la filiale allemande SAMSUNG Electronics GmbH,, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach

 

4 août 2011 : requête à la demande d’Apple pour obtenir du juge allemand une injonction d’interdiction de commercialiser au sein de l’Union européenne exceptée pour les Pays-Bas les tablettes « Samsung Galaxy Tab 10.1“sous astreinte de 250 000 Euros.

cette requête invoque :

  • des droits d’auteurs,
  • des actes qui en France seraient qualifiés de concurrence déloyale,

9 août 2011 : sur la base de cette requête, c’est à dire sans la présence des sociétés Samsung, l’injonction est accordée, ce qui est confirmée par un communiquer de presse de la juridiction de Düsseldorf

Rappelons que la protection du modèle communautaire et cette procédure par voie de requête est prévue par :

– les articles 81 et suivants du règlement 6/2002 du Conseil

– la transposition en droit allemand de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle

L’Allemagne connaît plusieurs Tribunaux communautaires en matière de modèles ( comme d’ailleurs en matière de marque). Cette information est peut-être essentielle pour comprendre ce qui s’est passé le 25 août .

16 août 2011 : le Landgericht de Dusseldorf suspend temporairement l’injonction pour l’Europe sauf pour l’Allemagne jusqu’à une audience du 25 août.

25 août 2011 : Toujours à Düsseldorf, l’injonction contre la filiale allemande est maintenue uniquement pour des faits en relation avec le territoire allemand, ce sont là des informations qui restent à confirmer .

L’opportunité de cette  requête serait également discutée au regard notamment de l’existence antérieurement au 5 août d’une autre procédure en Allemagne dans laquelle les sociétés Samsung étaient parties car en demande.

Prochaine audience le 9 septembre 2011.

La Cour de cassation entérine la distinction entre le titre d’une oeuvre et l’identification de l’éditeur au regard de l’atteinte à la marque par contrefaçon

Le titre d’une œuvre éditée sous la forme d’un livre par exemple, peut-il constituer une contrefaçon de marque ?


La Cour de Paris par son arrêt du 26 mai 2010 a écarté le grief de contrefaçon de marque à l’encontre de l’emploi du signe dans le titre de l’œuvre en faisant une distinction :

« …entre l’oeuvre de l’esprit, incorporelle et unique, et le produit qui en constitue le support matériel, produit qui est ici un livre mais qui pourrait être aussi un vidéogramme ou un site internet ;
Or considérant que le titre ‘elles ont posé pour lui’ ne désigne, n’identifie et n’individualise que l’oeuvre elle-même, composée de clichés choisis dans le fonds photographique de Jean-Pierre BOURGEOIS, sans avoir vocation, même s’il apparaît en page de couverture, à distinguer le livre dans lequel l’oeuvre est matérialisée, cette fonction étant assurée par le signe d’appartenance à une maison d’édition ou à une collection, en l’occurrence ‘Les Editions du Chêne’, seul de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et, par voie de conséquence, à constituer une marque ; »

Autrement dit, l’atteinte à la fonction de la marque ne peut être réalisée non par le titre qui vise l’œuvre intellectuelle indépendamment de son support matériel, mais par le nom de l’éditeur qui désigne l’origine de la fixation de l’œuvre sur le support matériel,

Cet arrêt montrait un tournant radical par rapport à la jurisprudence dominante .

Le 12 juillet 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cet arrêt :

Mais attendu que les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l’article 5 de la Directive 89/104 CEE du Conseil de l’Union européenne, n’autorisent l’exercice du droit conféré par ces articles que dans les cas où l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ; qu’ayant retenu que le titre « elles ont posé pour lui » ne désigne qu’une oeuvre intellectuelle unique composée de clichés choisis dans le fonds photographique de JP X… alors que le produit, dans lequel cette oeuvre est matérialisée, est un livre identifié par la dénomination « Les Editions du Chêne », seule de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et à constituer une marque, la cour d’appel en a exactement déduit que le titre « elles ont posé pour lui » au sein duquel était inséré le signe « lui » n’était pas utilisé à titre de marque ; que le moyen n’est pas fondé ;

Conflit entre marques : distinction entre des services de vente sur Internet destinés aux professionnels

Arrêt du Tribunal dans l’affaire T 118/07.

La demande de marque pour sur des « « services de location de vidéos et de DVD ; location de magnétoscopes et de lecteurs DVD ; location de vidéos, DVD, magnétoscopes et lecteurs DVD en ligne via un réseau informatique mondial » »

L’opposant invoque son enregistrement au Portugal pour des services d' »Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles « .

Comment apprécier la similarité entre cette demande d’enregistrement et la marque antérieure : le débat porte sur le public pertinent.

La chambre de recours de l’OHMI a considéré que, pour les services visés par la demande de marque le public pertinent était un public professionnel ou un consommateur attentif .

« le terme « distribution » et la formulation « sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation », indiquaient clairement que ces services concernaient la livraison, le transport ou la vente de cassettes vidéo pour le compte d’entreprises offrant des cassettes et des bandes vidéo de ce type. D’après la chambre de recours, le consommateur moyen achète généralement ses cassettes et ses bandes vidéo en petites quantités et sans avoir recours aux services d’un distributeur. Enfin, la chambre de recours a précisé que le public professionnel était susceptible d’être particulièrement intéressé et attentif aux signes lors du choix des services en cause……. Pour les autres services visés par les marques en conflit, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué de consommateurs moyens résidant au Portugal et censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés »

La position du Tribunal est analogue :

Pour les « services de distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation ; distribution de bandes vidéo », ……………le public pertinent se compose du consommateur moyen de produits et de services de grande consommation. En effet, la circonstance que l’internet permette la commande de DVD ou des cassettes vidéo,lents à la vente par Internet  même en grandes quantités, ne saurait remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services de distribution, éventuellement sur une base de partage de recettes ou de redevance d’utilisation, s’adressent à un public professionnel plus attentif que le consommateur moyen, et non à ce dernier. En effet, nonobstant la circonstance que le consommateur moyen peut commander de grandes quantités de DVD ou de cassettes vidéo par l’intermédiaire de l’internet ou que lesdits services sont disponibles sur l’internet, le consommateur moyen n’est ni le destinataire ni l’utilisateur ordinaire de tels services ».

Une partie des services de la marque antérieure portait sur « des services d’éducation, de formation, de divertissement et des services liés à des activités sportives et culturelles » qui ont été qualifiés  par le Tribunal comme destinés au grand public.

Or , le Tribunal a retenu que les services de la demande de marque sont destinés aux professionnels d’où un simple considérant pour écarter le risque de confusion :

« pour lesdits services adressés à des publics différents, il ne saurait exister de lien de complémentarité. En outre, dès lors que lesdits services s’adressent à des publics différents, ils ne sauraient être considérés comme substituables ni, par conséquent, comme concurrents « 

Pour les services qui dans les deux marques visaient des publics professionnels :

« Pour la partie des services couverts par la marque antérieure qui sont destinés à un public professionnel, il y a lieu d’apprécier le lien qui peut exister entre ces services et les services de distribution couverts par la marque demandée. À cet égard, il peut être estimé que le public professionnel ne considérera pas les services de distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation ou de distribution de bandes vidéo comme importants pour la fourniture de services d’éducation, de formation et de divertissement ainsi que pour la fourniture de services liés à des activités sportives et culturelles ou inversement, au point de penser que la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En effet, il peut être considéré que les professionnels estimeront, sur la base de leur expérience, que la fourniture de services de distribution de cassettes ou de bandes vidéo peut se faire de manière autonome par rapport à la fourniture de services d’éducation, de formation, de divertissement et de ceux liés à des activités sportives et culturelles.

La demande de marque porte sur le signe « PPT », la marque antérieure est composée des lettres PPTV surmontées d’un élément figuratif une sorte de boule

Sur la comparaison de signes, le Tribunal retient que TV est compris comme signifiant la télévision  : pptv se prononce « pp » « tv ».

« Au vu des éléments qui précèdent et en tenant compte de la circonstance que l’élément verbal de la marque antérieure se termine par la combinaison de lettres « tv », …………l’élément verbal de la marque antérieure était perçu par le public pertinent comme la combinaison de deux suites de lettres, à savoir « pp » et « tv », nonobstant l’absence de séparation visuelle entre lesdites suites. »

Construction de la marque antérieure qui est retenue également pour écarter le risque de confusion phonétique :

le public pertinent percevra, lors de la prononciation de la marque antérieure, la suite de lettres « tv » de la marque antérieure comme l’abréviation du mot « télévision ».

La présence de l’élément figuratif sur la marque opposée complétera la motivation du Tribunal pour rejeter l’opposition

« Ccette comparaison révèle également que la marque antérieure se distingue de la marque demandée, d’une part, par la présence de la lettre « v » à la suite des lettres « p », « p » et « t » et, d’autre part, par l’élément figuratif représentant une boule striée dans un carré repris au-dessus des lettres majuscules « PPTV » de l’élément verbal. Cet élément figuratif, bien qu’il ne soit pas dominant, ne peut être considéré comme entièrement négligeable, de sorte que l’appréciation de la similitude des signes en conflit ne peut se faire sur la seule base de l’élément verbal dominant »

Publicité des médicaments sur Internet : les conclusions de l ‘avocat général dans l’affaire C-316/09

Les conclusions de Madame l’Avocat Général dans l’affaire

MSD Sharp & Dohme GmbH contre Merckle GmbH, C‑316/09,  ont été publiées le 24 novembre.

Se rapportant à « la publicité » sur Internet des médicaments ou à « leur information »,cette affaire est d’autant plus importante qu’elle s’applique aux médicaments délivrés sous prescription médicale.

Sont en cause ici, différentes dispositions de la Directive 2001/83 modifiée, qui définissent le contenu de la publicité pour les médicaments, et qui l’encadrent et plus particulièrement son article 88 qui pose un principe d’interdiction « de la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale »

La publicité interdite par la législation nationale, ici la loi allemande,  et qui suscite cette question préjudicielle -s’agit-il d’une publictié auprès du public au sens de la Directive – ne comporterait :

« que des informations communiquées à l’autorité compétente dans le cadre de la procédure d’autorisation et de toute façon accessibles à toute personne qui achète le produit, et qui n’est pas présentée à l’intéressé sans qu’il la demande mais est accessible sur Internet seulement à celui qui cherche à l’obtenir ».

Les gouvernements sont assez partagés sur la réponse à donner :

  • « Les gouvernements polonais, hongrois et portugais considèrent que l’on est en présence d’une publicité auprès du public,
  • Contre la qualification de publicité auprès du public se prononcent tant les gouvernements du Royaume-Uni, du Danemark et de Suède que la Commission.
  • le gouvernement tchèque défend un point de vue plutôt mitigé. « 

Pour l’avocat général, une telle publicité ne devrait pas être interdite.

Attendons l’arrêt.