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A propos de COGNAC : une marque se voit opposée l’indication géographique et les accords ADPIC

Les conflits entre les marques et les indications géographiques sont fréquents. Généralement en Europe, la solution est donnée par les directives et règlements applicables.

L’arrêt rendu le 14 juillet par la CJUE, C-4/10 et C-27/10,  met en œuvre également les ADPIC pour dégager « des conditions uniformes d’exécution d’une règle » dans le temps.

 

Les dates

19 décembre 2001 : dépôt devant l’office finlandais de deux demandes de marque par une société finlandaise.

Ces deux marques portent sur des étiquettes  qui présentent des parties verbales :

– pour l’une :  «COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40 % Vol 500 ml »

– pour l’autre :  «KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri – Likör – Liqueur 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml».

31 janvier 2003 : l’office accepte ces demandes.

10 septembre 2004 : le Bureau interprofessionnel du Cognac fait opposition à ces deux enregistrements : l’opposition est rejetée pour le premier mais pour le second, l’opposition est acceptée.

22 octobre 2007 : la Chambre de recours de l’office renverse la situation au détriment du Bureau interprofessionnel du Cognac : les deux marques sont validées.

Le Bureau interprofessionnel du Cognac saisit la Cour administrative finlandaise qui va interroger la CJUE de différentes questions préjudicielles.

 

Une seule question préjudicielle retient notre attention. A son occasion la Cour va dégager « des conditions uniformes d’exécution d’une règle déjà en vigueur dans le droit de l’Union » avant la date d’entrée en vigueur du règlement dont l’application est demandée.

Voyons la démarche méthodologique suivie par la Cour !

S’il n’était pas discuté que « Cognac » puisse bénéficier de la protection du règlement n° 110/2008 pour s’opposer à des enregistrements à titre de marque, – l’indication géographique Cognac est prévue à son annexe III – , la difficulté rencontrée par le juge finlandais portait sur la date de l’entrée en vigueur de ce règlement : le 20 mai 2008 (l’arrêt indique au point 20, le 20 février 2008), c’est à dire postérieurement à la date des dépôts des deux demandes.

La Cour de justice va procéder en deux temps :

  • Elle va rechercher si le règlement a prévu de s’appliquer à des situations antérieures : ce qu’elle va trouver effectivement avec l’article 23 qui tient compte des situations antérieures en permettant le maintient d’une marque qui entre en conflit avec une indication géographique  et qui a été enregistrée :

– soit avant la date de protection de l’indication géographique

– soit avant le 1er janvier 1996.

  • Elle vérifie que les indications géographiques étaient protégées antérieurement à la date d’entrée en vigueur du règlement en invoquant ….. les accords ADPIC :

« le règlement n° 110/2008 aux indications géographiques s’inscrit dans le prolongement de celle déjà garantie par le règlement n° 3378/94, lequel avait introduit dans le règlement n° 1576/89, avec effet au 1er janvier 1996, un article 11 bis ».

…

En vertu du paragraphe 1 dudit article 11 bis, les États membres étaient tenus de prendre toutes les mesures nécessaires permettant aux intéressés d’empêcher, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l’accord ADPIC, l’utilisation dans la Communauté d’une indication géographique pour des produits n’étant pas originaires du lieu indiqué par ladite indication. Or, l’article 23, paragraphe 2, de cet accord prévoit que l’enregistrement d’une marque contenant ou constituée par une indication géographique identifiant des boissons spiritueuses doit être refusé ou invalidé en ce qui concerne les boissons spiritueuses qui n’ont pas cette origine, tandis que l’article 24, paragraphe 5, dudit accord énonce une dérogation au bénéfice des marques enregistrées ou acquises de bonne foi avant l’entrée en vigueur de l’accord lui-même ou avant que l’indication géographique ne soit protégée.

Pour conclure : à compter du 1er janvier 1996, date de l’entrée en vigueur du règlement n° 3378/94, les règles de protection des indications géographiques prévues par l’accord ADPIC avaient été incorporées dans le droit de l’Union.

Pour la Cour :

ce règlement « ne fait qu’établir des conditions uniformes d’exécution d’une règle déjà en vigueur dans le droit de l’Union, tandis que le paragraphe 2 du même article maintient les dérogations temporelles déjà reconnues par le droit de l’Union.« 

Il s’ensuit que l’application de ces dispositions ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni à celui de protection de la confiance légitime des intéressés.

Le lecteur attentif aura noté comme le relève la Cour, que :

le terme «Cognac», inclus dans les marques dont l’enregistrement est à l’origine des litiges au principal, figure tant dans l’annexe III du règlement n° 110/2008 que dans l’annexe II du règlement n° 1576/89 en tant qu’indication géographique identifiant une boisson spiritueuse originaire de France. Indépendamment de la protection dont il bénéficie en droit français, le terme «Cognac» est donc protégé en tant qu’indication géographique dans le droit de l’Union depuis le 15 juin 1989, date à laquelle le règlement n° 1576/89 est entré en vigueur

 

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Un emballage marqué peut-il être réutilisé sans enfreindre le droit de marque ?

Peut-on envisager de réutiliser des emballages qui portent la marque d’un concurrent ? (Question à mettre en perspective avec le développement durable)


L’arrêt rendu le 14 juillet 2011 par la Cour de justice de l’union européenne, affaire C‑46/10,  est particulièrement intéressant, il concerne très largement le monde de l’emballage.

L’arrêt a été rendu sur une question préjudicielle posée par une juridiction danoise au regard de l’application de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 sur les marques.

3 acteurs

1°) Au Danemark, une société Kosan Gas commercialise des bouteilles de gaz.

  • Certaines bouteilles ont leur forme protégée en tant que marque tridimensionnelle, mais d’autres bouteilles ne le sont pas.
  • Toutes les bouteilles portent le nom et le logo qui sont également des marques, qui appartiennent à une société norvégienne dont Kosan Gas est la licenciée exclusive.

2°) Le consommateur.

  • Quand il achète la première fois la bouteille de gaz, il paie à la fois le prix de cette bouteille et celui du gaz qu’elle contient.
  • Les fois suivantes, il procède à un échange : sa bouteille vide contre une bouteille déjà remplie en ne payant que pour le gaz qui y est contenu.

3°) Viking Gas, une société danoise, a pour activité le remplissage de bouteilles de gaz. Elle applique sur les bouteilles ainsi remplies :

  • un autocollant avec son nom et le numéro du centre de remplissage,
  • un autre collant avec des informations légales relatives au centre de remplissage et au contenu.

Les marques verbales et figuratives de Kosan Gas ne sont ni retirées ni recouvertes.

Auprès des distributeurs des bouteilles de Viking Gas,  le consommateur peut échanger une bouteille vide portant les marques de Kosan Gas  avec une bouteille similaire remplie  par Viking Gas.

La question préjudicielle

Dans le cadre d’un litige où Kosan Gas a opposé ses droits de marque à Viking Gas, une des juridictions saisies a posé différentes questions préjudicielles à la CJUE à propos de l’épuisement du droit des marques.

Y a-t-il  eu épuisement du droit de marque quand Kosan Gas vend sa bouteille au consommateur ?

  • Partiellement, c’est à dire que cette vente épuise uniquement le droit de Kosan Gas « d’interdire la commercialisation ultérieure des bouteilles encore remplies du gaz d’origine ou vides, mais n’autoriserait pas des tiers à remplir, à des fins commerciales et avec leur propre gaz »,
  • Ou bien totalement, les tiers, c’est à dire les concurrents de Kosan Gas,  comme Viking Gas peuvent remplir ces bouteilles avec le gaz  qu’ils souhaitent.

La solution

La Cour met en balance trois ensembles d’intérêts :

  • Ceux du titulaire des marques ( ici, son licencié).
  • Ceux du consommateur qui a acquis en propriété la bouteille. Cette bouteille a un prix substantiel d’ailleurs souvent supérieur au prix du gaz qu’elle contient, ce n’est donc pas un simple emballage.
  • L’intérêt général qui ici s’exprime par « une concurrence non faussée ».

Qu’elle tranche de la manière suivante :

  • La réalisation de la valeur économique de la marque ( le prix de la bouteille) épuise les droits exclusifs conférés par la directive 89/104,
  • En limitant le remplissage de ces bouteilles auprès du titulaire de la marque ou de son licencié, « lesdits acheteurs ne seraient notamment plus libres dans l’exercice dudit droit, mais seraient liés à un seul fournisseur de gaz pour le remplissage ultérieur desdites bouteilles. »
  • Limiter ce remplissage uniquement auprès du titulaire de la marque ou de son licencié limiterait de fait la liberté dans le choix d’un concurrent puisque le consommateur qui a acheté la bouteille devrait attendre un certain nombre de remplissages pour l’amortir avant de changer de fournisseur.

Pour la Cour, le titulaire des marques ne peut pas s’opposer  à ces remplissages auprès de tiers …… sauf motif légitime.

Constituerait un motif légitime qui permettrait au titulaire de la marque ou à son licencié de s’opposer à cette activité de remplissage : le consommateur « moyen, normalement informé raisonnablement attentif réalisé » considère qu’il existe « un lien entre les deux entreprises en cause »ou que   « le gaz qui a servi au remplissage de ces bouteilles provient de Kozan Gas»

On a vu ci-dessus que les bouteilles remplies par Viking Gas portent toujours les nom et logo de Kozan Gas.  Pour la Cour « cette circonstance constitue un élément pertinent dans la mesure où elle semble exclure que ledit étiquetage modifie l’état des bouteilles en masquant leur origine ».

La solution aurait -elle été identique ?

  • si à la place d’une vente de la bouteille, il y avait eu dépôt d’une consigne.
  • si au Danemark, il n’y avait pas eu cette habitude des consommateurs de trouver auprès des distributeurs différentes bouteilles pour y échanger leur bouteille de gaz.
  • si Kozan Gas n’avait pas vendu également d’autres bouteilles que celles protégées à titre de marque.
  • si le contenu  avait en lui-même présenté des différences, ici il ne semble pas qu’il y ait eu de discussion sur les qualités entre les gaz utilisés par l’une ou l’autre des entreprises.
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Une marque de position et peu importe si elle n’est pas une marque figurative ou tridimensionnelle, doit être disctinctive

La société X Technology Swiss a déposé la demande de marque communautaire :

  • avec l’indication «Marque autre – Marque de position» visant la couleur «orange (Pantone 16‑1359 TPX)»
  • et les précisions : «La marque de position est caractérisée par une coloration orange, nuance ‘Pantone 16‑1359 TPX’, en forme de capuchon couvrant la pointe de chaque article chaussant de bonneterie. Elle n’enveloppe pas entièrement les pointes et présente une limite qui, vue de devant et de côté, apparaît sensiblement horizontale. La marque apparaît toujours en fort contraste de couleur par rapport au reste de l’article chaussant de bonneterie et se trouve toujours à la même place.»

L’examinateur de l’OHMI refuse cette demande de marque, ce que confirme la Chambre de recours pour défaut « de caractère distinctif» au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Le Tribunal a également rejeté la requête de la société qui avait tenté de voir dans sa demande de marque un élément décoratif.

L’intérêt de l’arrêt rendu le 16 mai 2011 par la CJUE tient à la notion de marque de position , qualification donnée par le Tribunal à cette demande de marque, et qui aurait motivé sa décision,  que la société considère comme étrangère  au droit des marques.

La Cour écarte ce moyen en relevant que si le Tribunal a bien utilisé cette expression de « marque de position », il l’a placée dans la catégorie des marques figuratives ou tridimensionnelles, dont l’existence dans le droit des marques n’est pas contestée par cette société, et que cette discussion est sans pertinence ; « dans le cadre de l’appréciation de son caractère distinctif. En tout état de cause, celui-ci doit répondre aux exigences prévues à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]« 

La Cour relève ainsi que le Tribunal a bien procédé à cet examen :

 » que l’élément déterminant pour établir si un signe présente ou non un caractère distinctif est non pas sa qualification en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confonde ou non avec l’aspect du produit concerné. »

 

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Boitier de montre : aspect décoratif et absence de caractère distinctif

L’aspect décoratif peut -il donner un caractère distinctif à un signe qui en est par ailleurs dépourvu ?

Voyons la solution donnée par l’arrêt du TPICE du 6 juillet 2011 T-235/10

Timehouse GmbH demande pour « Joaillerie, bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques » la marque communautaire :


L’examinateur rejette la demande de marque pour défaut de caractère distinctif.

La Chambre de recours confirme le rejet : »un cadran circulaire, des aiguilles, un verre de montre légèrement saillant, un bouton de réglage et un boîtier rectangulaire » étant « habituels de la configuration des montres en général. En ce qui concerne le bord dentelé de la face supérieure carrée, celui-ci constituerait uniquement un élément décoratif dans l’esprit du public concerné, » dont le niveau d’attention est élevé.

Pour la Chambre :

« les différents éléments de la marque ne produisaient pas, dans leur ensemble, une impression divergeant de manière significative de celle de la configuration usuelle d’une montre, de sorte que le consommateur ne percevrait pas cette configuration comme une indication de l’origine des produits en cause »

L’affaire vient finalement devant le Tribunal qui va à nouveau rejeter le recours de la déposante ;

Pour le Tribunal, tout d’abord, le signe déposé contient des éléments qui ne divergent pas de manière significative de ce qui est habituel pour de tels produits :

  • à propos de la forme du boîtier dont la requérante disait qu’il présentait un aspect de pyramide tronquée, le tribunal relève en se reportant aux pièces produites par l’Office au dossier, que « les boîtiers de montre revêtent une abondance de configuration différente. En outre, plusieurs exemples de montres carrées figurant dans le dossier disposent de boîtiers dont les surfaces ne sont pas à angle droit ».
  • En ce qui concerne le cadran rond posé sur une surface rectangulaire, le tribunal l’a aussi en se reportant au dossier, relève que cet élément n’est pas spécifique à la marque demandée, plusieurs autres exemples comportent un cadran dont la forme de base diverge de celle de leur boîtier.
  • Reste la question du bord dentelé qui pour la requérante présenterait un caractère ornemental et qui « en raison de sa taille de son aspect par rapport au reste du signe », serait capable de remplir la fonction essentielle de la marque « consistant à renvoyer à l’origine du produit ou du service ».

Le tribunal relève que l’éventuelle fonction décorative reconnue au bord dentelé par la requérante est sans incidence sur son caractère distinctif.

Bien que la requérante ait souligné sur les montres rectangulaires habituelles, l’absence d’un quelconque élément décoratif sur le rebord et surtout pas un rebord dentelé ce qui donnerait au produit la forme d’un objet entièrement différent à savoir celle « d’un timbre-poste » le tribunal rejette cet argument :

  • qu’un signe remplisse différentes fonctions simultanément est sans incidence sur son caractère distinctif,
  • il faut également que celui-ci soit perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale du produit,
  • compte tenu de l’abondance des formes de décoration utilisées dans le secteur de la joaillerie, de la bijouterie, et de l’horlogerie, la face supérieure du boîtier au bord dentelé n’est pas non plus susceptible d’indiquer l’origine du produit au public pertinent,
  • c’est donc inutilement que la requérante contestait la décision de la chambre de recours au motif qu’elle n’aurait pas fourni des indications sur les éléments qui agrémentent habituellement le bord des montres, le tribunal rappelant que l’originalité n’est pas un critère pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, .la chambre de recours n’avait pas à examiner cette question de la prétendue originalité de ce bord.

A noter dans cette affaire,  la requérante invoquait une décision judiciaire déjà intervenue en Allemagne qui avait apprécié la caractéristique concurrentielle résultant de « la dentelure de la surface de la montre rappelant un timbre-poste avec le verre de montre bombé placé  au-dessus des aiguilles ainsi que des côtés étroits aplatis de la surface inférieure du corps de la montre ».

Argument également écarté par le Tribunal :

  • cette décision allemande est intervenu en droit de la concurrence et non en droit des marques,
  • le juge de la marque communautaire n’est pas tenu par une décision nationale intervenue sur une marque nationale.
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La forme d’un entremets glacé ne signifie pas au consommateur l’origine de l’entreprise qui le commercialise

La marque déposée qui a été annulée

Une société est titulaire en France d’une marque tridimensionnelle internationale déposée le 20 janvier 1999 sous priorité d’un dépôt Benelux du 15 septembre 1998 pour désigner en particulier des glaces et crèmes glacées.

La Cour de Paris annule ce dépôt en ce qu’il vise la France.

Par son arrêt du 1er mars 2011, la Cour de Cassation rejette le pourvoi :

« que l’arrêt, après avoir constaté que la marque en cause présente la forme d’un parallélépipède composé de trois couches allongées sinusoïdales entrecoupées par des couches plates, relève que cette forme très évocatrice de celle adoptée pour des cakes, vacherins ou bûches glacées comporte une superposition de couches avec des sinusoïdes ou vagues de matière crémeuse ; qu’il en déduit que le consommateur qui n’est pas habitué à ce que la forme d’un entremets glacé lui signifie l’origine de l’entreprise qui le commercialise, ne pouvait percevoir en 1998, dans cette seule différence décorative une indication d’origine ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui n’a pas exclu toute possibilité de déposer à titre de marque la forme d’un entremets glacé mais qui a pris en considération l’ensemble des caractéristiques de la forme en cause et précisé pourquoi le consommateur de référence n’était pas à même, sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné des entremets glacés commercialisés par d’autres entreprises, a légalement justifié sa décision ;