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Marque Internationale, marque communautaire protocole : un signe qui en au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

Marque Internationale, marque communautaire protocole : un signe qui en au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

Le 8 février 2013, le Tribunal a rappelé une règle fondamentale du droit des marques : un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement.

  • 19 décembre 2009 : dépôt de la demande de marque internationale avec désignation de la Communauté européenne de : MEDIGYM.

Pour : « Appareils de gymnastique à usage médical ».

  • 4 mars 2010 : réception par l’OHMI de la notification de l’enregistrement international du signe en cause.
  • 31 janvier 2011 : refus par l’examinateur de la marque pour l’Union Européenne.
  • 31 mars 2011 : recours du déposant.
  • 18 novembre 2011 : la quatrième chambre de recours rejette le recours.

8 février 2013 : le Tribunal rejette le recours

37      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 12 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent percevra l’élément « medi » comme étant une référence au domaine de la médecine. En revanche, elle ne conteste pas que l’élément « gym » sera perçu par ledit public comme une abréviation des mots anglais « gymnasium » et « gymnastic ».

38      La chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que, d’une part, l’élément « medi » était la racine de plusieurs termes liés au domaine de la médecine, notamment de l’adjectif « medical », et que, d’autre part, selon le dictionnaire anglais spécialisé en abréviations Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary (32e édition), il était l’abréviation du terme « medicine ».

39      L’argument de la requérante selon lequel la racine des mots « medical » ou « medicine » ne serait pas « medi », mais « medic », ne saurait remettre en cause la conclusion de la chambre de recours.

40      En effet, même à supposer que d’un point de vue linguistique la racine des mots « medical » ou « medicine » soit « medic », l’élément « medi » constitue la partie commune de nombreux termes liés au domaine médical et présente, donc, un contenu sémantique lié à ce domaine. D’ailleurs, comme l’a constaté la chambre de recours sur la base du dictionnaire mentionné au point 39 ci-dessus, l’élément « medi » existe en anglais en tant qu’abréviation du terme « medicine ».

41      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 12 de la décision attaquée, que l’élément « medi » pouvait être compris en anglais comme étant une référence au domaine de la médecine. Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a établi à suffisance cette conclusion sur la base d’un élément objectif, à savoir un dictionnaire anglais spécialisé en abréviations.

42      Le fait que, comme le soutient la requérante, l’élément « medi » soit aussi un préfixe d’origine latine signifiant « demi », « mi », « entre », « au milieu » ou « moyen » ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, il n’est pas exclu que l’élément « medi » puisse avoir d’autres significations en dehors du domaine de la médecine.

43      Néanmoins, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 35 ci-dessus, pour établir le caractère descriptif d’un signe, l’appréciation dudit caractère ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés.

44      En l’espèce, l’élément « medi » est l’un des éléments composant le signe MEDIGYM, qui désigne des appareils de gymnastique à usage médical. Dans la mesure où il s’agit de produits destinés à être utilisés dans le domaine médical, il y a lieu de considérer que le public pertinent percevra l’élément « medi » comme une référence directe à ce domaine et, donc, à leur destination médicale.

45      Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

…………

47      La chambre de recours s’est limitée à indiquer, au point 12 de la décision attaquée, que l’élément « ‘medi’ p[ouvait] en effet être compris par le public anglophone comme une référence au domaine de la médecine, en tant que racine commune de plusieurs termes dans ce domaine, tel que l’adjectif ‘medical’ ». Elle a ensuite précisé que, « même si d’autres significations [pouvai]ent être déduites du signe demandé, il y a[vait] lieu de prendre en considération la compréhension des consommateurs telle qu’indiquée pour les produits revendiqués ». Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pris en considération ni la fréquence à laquelle apparaît le mot en question, ni le fait que le public pertinent ait l’habitude de rencontrer l’élément « medi » afin d’établir le caractère descriptif dudit élément.

48      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que, « dans la mesure où les produits se rapport[ai]ent clairement au secteur médical, les diverses autres significations proposées par la requérante n’étaient pas envisagées par les consommateurs ».

 

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Pocédure d’opposition à une demande de marque communautaire : similarité entre logiciels de communication et téléphones

Les critères de l’appréciation de la similarité sont des problématiques récurrentes du droit des marques. S’agissant des logiciels qui animent presque tous nos appareils, cette appréciation peut aboutir à une protection très étendue sur la base d’un enregistrement en classe 38.  l’arrêt du 29 janvier 2013 du TPIUE intervient à propos des logiciels de communication.

 

  • 17 août 2007 : nfon AG demande à l’OHMI l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe verbal : nfon

Pour

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; téléphones ; appareils téléphoniques ; réseaux téléphoniques » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ».

 

  • 14 avril 2008 : opposition par Fon Wireless Ltd, pour tous les produits et services

Les droits antérieurs invoqués :

1°) La marque communautaire figurative, déposée le 15 novembre 2005

 

pour des :« logiciels chargeables dans un dispositif de réseau sans fil introduisant ce dispositif dans un vaste réseau disponible pour les autres membres fidèles du réseau et des tiers utilisateurs connectés par prépaiement », de la classe 9, et des services de « technologie de télécommunication vocale via l’internet », de la classe 38,:

2°) La marque britannique verbale FON, du 15 mai 2006 pour des « logiciels de communication, systèmes et appareils de communication sans fil, équipement de transmission pour la communication via l’internet, en ligne ou via un réseau informatique », de la classe 9, « fourniture de services de communication », de la classe 38, et « conception et [le] développement de logiciels et [l’]équipement de communication », de la classe 42.

  • 15 juillet 2009 :  l’opposition est acceptée pour tous produits demandés;
  • 31 août 2009 : recours de nfon AG;
  • 18 mars 2011 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’opposition, l’opposition est donc rejetée;
  • Fon Wireless Ltd saisit le Tribunal d’un recours.
  • 29 janvier 2003 : le Tribunal annule la décision du 18 mars 2011, la demande de marque est rejetée.

  • Sur la comparaison entre les produits et les services

36      S’agissant des produits relevant de la classe 9, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les produits désignés par les marques antérieures, qui incluent des logiciels de communication, et les appareils et dispositifs de communication visés par la marque demandée étaient hautement similaires. En effet, même si ces produits diffèrent par leur nature, les premiers étant des dispositifs logiciels et les seconds relevant du matériel, ils sont complémentaires et ont pour but d’assurer la communication. Le fait que la marque communautaire antérieure ait été exclusivement enregistrée pour un logiciel chargeable dans un dispositif de réseau sans fil ne change pas ce constat. Par ailleurs, les produits sont généralement vendus par le biais des mêmes canaux de distribution. Ces éléments suffisent à établir le caractère hautement similaire des produits en cause.

…..

39      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 9 étaient hautement similaires et que les services relevant de la classe 38 étaient identiques.

  • Sur la comparaison des signes, le Tribunal ayant retenu un risque de confusion,  sont à retenir plus particulièrement :

58      S’agissant du terme « nfon », la chambre de recours a toutefois considéré, à tort, qu’il ne revêtait aucune signification dans les langues des États membres.

59      En effet, s’il est vrai que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ………il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui‑ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît ….

60      En l’espèce, le public pertinent isolera donc la syllabe « fon » dans le signe nfon et percevra ce terme comme renvoyant également aux mots « phone » ou « téléphone » eu égard aux produits et aux services en cause.

61      Partant, il y a lieu de conclure, contrairement à la chambre de recours, à l’existence d’un certain degré de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

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EcoDoor une marque non valable pour des appareils ménagers ayant une porte et pour lesquels les consommateurs sont attentifs à l’origine ou au comportement écologique de l’appareil

L’écologie est une valeur à laquelle les consommateurs sont sensibles, le Tribunal par son arrêt du 15 janvier 2013 souligne la fragilité de la marque qui se compose de la troncation eco.

 

8 juillet 2010 / BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH dépose la marque : ecoDoor.

Pour «  des machines et des appareils relevant des classes 7, 9 et 11 »

22 décembre 2010 : rejet de la demande d’enregistrement pour:

–        classe 7 : « Machines et appareils électriques pour le ménage et la cuisine (compris dans la classe 7), machines et appareils pour préparer des boissons et/ou des aliments, pompes pour servir des boissons refroidies pour l’utilisation en combinaison avec des appareils pour refroidir des boissons ; machines à laver la vaisselle ; machines et appareils électriques pour traiter le linge et les vêtements (compris dans la classe 7), y compris lave-linge, essoreuses » ;

–        classe 9 : « Distributeurs automatiques de boissons ou d’aliments, distributeurs automatiques à prépaiement » ;

–        classe 11 : « Appareils de chauffage, de production de vapeur et de cuisson, notamment fourneaux, appareils pour cuire, rôtir, griller, toaster, décongeler et maintenir au chaud, chauffe-eau, appareils de réfrigération, en particulier réfrigérateurs, congélateurs, vitrines réfrigérantes, appareils pour le refroidissement de boissons, combinés réfrigérateur/congélateur, appareils de congélation, sorbetières et appareils pour faire de la glace ; séchoirs, notamment aussi sèche-linge, machines à sécher le linge»

Recours du déposant.

22 septembre 2011 : la première chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.

15 janvier 2013 : le Tribunal rejette le recours, affaire T‑625/11,

 

  • L’emploi de la troncation eco

20      En premier lieu, s’agissant de la perception de l’élément « eco », la requérante soutient que le public pertinent ne l’assimilera pas immédiatement aux expressions « respectueux de l’environnement » ou « économique sur le plan énergétique ».

21      Or, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, le préfixe « eco » constitue une abréviation couramment utilisée du terme anglais « ecological » signifiant « écologique ». La référence « eco » est souvent utilisée dans le cadre de la commercialisation de biens et de services pour indiquer l’origine écologique du produit ou l’absence d’impact sur l’environnement de son utilisation …

22      Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément « eco » allait être perçu par le public pertinent comme signifiant « écologique ».

  • ecodoor a donc un sens pour le public pertinent

24      Or, dans la mesure où, d’une part, l’élément « eco » sera perçu comme signifiant « écologique », ainsi qu’il ressort des points 20 à 22 ci‑dessus, et, d’autre part, l’élément « door » sera interprété comme se référant à une « porte », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le terme « ecodoor » serait immédiatement compris par le public pertinent comme signifiant « porte éco » ou « porte dont la construction et le mode de fonctionnement sont écologiques ».

  • L’absence du caractère distinctif

25      En troisième lieu, s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, la requérante soutient que, à la suite de la limitation de la liste des produits opérée par elle dans la requête, ladite marque ne vise plus de pièces des machines et des appareils, telles que des portes, mais uniquement les machines et appareils en tant que tels. Dans ces circonstances, la marque demandée ne serait pas descriptive des produits visés par elle, dont les produits énumérés au point 4 ci‑dessus, mais, tout au plus, de l’une de leurs pièces.

26      À cet égard, un signe qui est descriptif d’une caractéristique d’une pièce incorporée dans un produit peut être également descriptif de ce même produit. Tel est le cas lorsque, dans la perception du public pertinent, la caractéristique de ladite pièce décrite par le signe est susceptible d’avoir un impact significatif sur les caractéristiques essentielles du produit lui‑même. En effet, dans ce cas de figure, le public pertinent assimilera immédiatement et sans autre réflexion la caractéristique de la pièce décrite par le signe aux caractéristiques essentielles du produit concerné.

27      En l’espèce, il ressort des points 20 à 24 ci‑dessus que la marque demandée sera interprétée par le public pertinent comme signifiant « porte éco » ou « porte dont la construction et le mode de fonctionnement sont écologiques ».

28      Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, sans que ce constat soit contesté par la requérante, les produits énumérés …. peuvent comporter des portes. Dans ces circonstances, la marque demandée est susceptible de décrire les qualités écologiques de la porte dont est équipé le produit en cause.

  • Peu importe la caractéristique concrète associée par le public concerné

32      La requérante soutient encore que la marque demandée ne permet pas d’identifier quelle caractéristique ou finalité concrète en rapport avec l’environnement est visée. En effet, plusieurs possibilités existeraient à cet égard, telles qu’une production respectueuse de l’environnement, l’utilisation de matériaux naturels, la possibilité d’élimination des déchets respectueuse de l’environnement ou un fonctionnement respectueux de l’environnement.

33      À cet égard, il suffit de constater que toutes les possibilités évoquées par la requérante renvoient au fait que le produit visé par la marque demandée est doté d’un caractère écologique en raison des qualités de la porte dont il est équipé. Dans ces circonstances, quelle que soit l’interprétation exacte de la marque demandée retenue par le public pertinent, cette dernière sera perçue comme décrivant directement une qualité essentielle des produits concernés.

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La marque communautaire est enfin libérée des frontières des Etats par l’arrêt du 19 décembre 2012 de la Cour de Justice

Le 19 décembre 2012, la Cour de Justice a rendu un arrêt sur « l’usage sérieux » de l’article 15 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 207/2009.

Affaire C‑149/11, sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 1er février 2011, parvenue à la Cour le 28 mars 2011, dans la procédure Leno Merken BV contre

Hagelkruis Beheer BV,

Cet arrêt est important en ce qu’il dit clairement qu’en matière de marque communautaire il n’y a pas lieu de tenir compte des frontières des États.

 

28      La Cour a déjà interprété la notion d’«usage sérieux» dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux des marques nationales dans les arrêts précités Ansul et Sunrider/OHMI ainsi que dans l’ordonnance La Mer Technology, précitée, en considérant qu’il s’agit d’une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme.

29      Il résulte de cette jurisprudence qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêts, précités Ansul, point 43, et Sunrider/OHMI, point 70, ainsi que ordonnance La Mer Technology, précitée, point 27).

30      La Cour a également relevé que l’importance territoriale de l’usage n’est que l’un des facteurs, parmi d’autres, devant être pris en compte pour déterminer si cet usage est sérieux ou non (voir arrêt Sunrider/OHMI, précité, point 76).

31      Cette interprétation est applicable par analogie aux marques communautaires dans la mesure où, en exigeant qu’un usage sérieux soit fait de la marque, la directive 2008/95 et le règlement n° 207/2009 poursuivent le même objectif.

32      En effet, il résulte tant du considérant 9 de ladite directive que du considérant 10 dudit règlement que le législateur de l’Union a entendu soumettre le maintien des droits liés à la marque, respectivement, nationale et communautaire, à la condition qu’elle soit effectivement utilisée. Ainsi que le relève Mme l’avocat général aux points 30 et 32 de ses conclusions, une marque communautaire qui n’est pas utilisée pourrait faire obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause. Par conséquent, le non-usage d’une marque communautaire risque également de restreindre la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services.

33      Il convient toutefois de tenir compte, lors de l’application par analogie aux marques communautaires de la jurisprudence rappelée au point 29 du présent arrêt, de la différence entre l’étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires, différence qui résulte, d’ailleurs, du libellé des dispositions relatives à l’exigence d’usage sérieux respectivement applicables à ces deux types de marques.

34      Ainsi, d’une part, l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose que, «si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage». D’autre part, l’article 10 de la directive 2008/95 pose en substance la même règle s’agissant des marques nationales, tout en prévoyant qu’elles doivent faire l’objet d’un usage sérieux «dans l’État membre concerné».

35      Cette différence quant à l’étendue territoriale de l’«usage sérieux» entre les deux régimes des marques est soulignée, en outre, par l’article 42, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Celui-ci prévoit que la règle énoncée au paragraphe 2 du même article, à savoir que, en cas d’opposition, le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté, est également applicable aux marques nationales antérieures, «étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée».

36      Il convient cependant d’observer que, ainsi qu’il découle de la jurisprudence rappelée au point 30 du présent arrêt, l’étendue territoriale de l’usage constitue non pas un critère distinct de l’usage sérieux, mais l’une des composantes de cet usage, qui doit être intégrée dans l’analyse globale et être étudiée parallèlement aux autres composantes de celui-ci. À cet égard, les termes «dans la Communauté» visent à préciser le marché géographique de référence pour toute analyse de l’existence d’un usage sérieux d’une marque communautaire.

37      Il y a donc lieu, afin de répondre aux questions posées, de rechercher ce que recouvre l’expression d’«usage sérieux dans la Communauté», au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

38      Le libellé de ladite disposition ne contient aucune référence au territoire des États membres. En revanche, il ressort clairement de celle-ci que la marque communautaire doit être utilisée dans la Communauté, ce qui signifie, en d’autres termes, que l’usage de cette marque dans des États tiers ne peut pas être pris en compte.

39      En l’absence d’autres précisions dans l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il convient de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition ainsi que du système établi par la réglementation en cause et des objectifs poursuivis par celle-ci.

40      S’agissant des objectifs poursuivis par le règlement n° 207/2009, il résulte d’une lecture combinée de ses considérants 2, 4 et 6 que celui-ci vise à lever l’obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires des marques en permettant aux entreprises d’adapter leurs activités économiques aux dimensions de la Communauté et de les exercer sans entraves. La marque communautaire permet ainsi à son titulaire d’identifier ses produits ou ses services de manière identique dans l’ensemble de la Communauté, sans considération des frontières. En revanche, les entreprises qui ne désirent pas une protection de leurs marques à l’échelle de la Communauté peuvent choisir d’utiliser des marques nationales, sans être obligées de déposer leurs marques en tant que marques communautaires.

41      Pour réaliser ces objectifs, le législateur de l’Union a prévu, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec le considérant 3 de celui-ci, que la marque communautaire a un caractère unitaire, qui se traduit par le fait qu’elle jouit d’une protection uniforme et produit les mêmes effets sur l’ensemble du territoire de la Communauté. Elle ne peut, en principe, être enregistrée ou transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits de son titulaire ou de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté.

42      La finalité du système des marques communautaires est donc, ainsi que cela ressort du considérant 2 de ce règlement, d’offrir sur le marché intérieur des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. Dans ce contexte, considérer qu’il convient de conférer, dans le cadre du régime communautaire des marques, une signification particulière aux territoires des États membres ferait échec à la réalisation des objectifs précisés au point 40 du présent arrêt et porterait préjudice au caractère unitaire de la marque communautaire.

43      Certes, il résulte de l’examen systématique du règlement n° 207/2009 qu’il est fait référence au territoire de l’un ou de plusieurs États membres dans le texte de certaines de ses dispositions. Cependant, il importe de relever que de telles références sont faites notamment dans le contexte de marques nationales, dans les dispositions relatives à la compétence et à la procédure concernant les actions en justice portant sur les marques communautaires ainsi que dans les règles portant sur l’enregistrement international, alors que l’expression «dans la Communauté» est généralement utilisée en relation avec les droits conférés par la marque communautaire.

44      Il résulte des considérations qui précèdent que, pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux dans la Communauté», au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

45      Cette interprétation ne saurait être infirmée par la déclaration commune dont il a été fait état au point 23 du présent arrêt et aux termes de laquelle «un usage sérieux au sens de l’article 15 dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté» ni par les directives de l’OHMI relatives à la procédure d’opposition qui contiennent en substance la même règle.

46      D’une part, quant à la déclaration commune, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’une déclaration inscrite à un procès-verbal du Conseil ne trouve aucune expression dans le texte d’une disposition de droit dérivé, elle ne saurait être retenue pour l’interprétation de cette dernière (voir arrêts du 26 février 1991, Antonissen, C‑292/89, Rec. p. I-745, point 18; du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, Rec. p. I‑3793, point 25; du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C-402/03, Rec. p. I-199, point 42, ainsi que du 19 avril 2007, Farrell, C‑356/05, Rec. p. I‑3067, point 31).

47      Le Conseil et la Commission ont d’ailleurs expressément reconnu cette limitation dans le préambule de ladite déclaration, selon laquelle «[l]es déclarations du Conseil et de la Commission dont le texte figure ci-dessous ne faisant pas partie du texte législatif, elles ne préjugent pas de l’interprétation de ce dernier par la Cour».

48      D’autre part, en ce qui concerne les directives de l’OHMI, il y a lieu de relever que celles-ci ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union.

49      De même, l’affirmation, avancée par certains intéressés ayant déposé des observations dans le cadre de la présente procédure, selon laquelle l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut en aucun cas être limitée au territoire d’un seul État membre ne saurait non plus prospérer. Cette affirmation est fondée sur l’article 112, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009 aux termes duquel il est possible de transformer une marque communautaire, dont le titulaire a été déchu de ses droits pour défaut d’usage, en une demande de marque nationale si, «dans l’État membre pour lequel la transformation a été demandée[,] la marque communautaire [a été] utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre».

50      Or, s’il est certes justifié de s’attendre à ce qu’une marque communautaire, en raison du fait qu’elle jouit d’une protection territoriale plus étendue qu’une marque nationale, fasse l’objet d’un usage sur un territoire plus vaste que celui d’un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d’«usage sérieux», il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque communautaire a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre. Dans un tel cas, un usage de la marque communautaire sur ce territoire pourrait répondre tout à la fois à la condition de l’usage sérieux d’une marque communautaire et à celle de l’usage sérieux d’une marque nationale.

51      Ainsi que l’a souligné Mme l’avocat général au point 63 de ses conclusions, ce n’est que dans le cas où une juridiction nationale jugerait, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, que l’usage dans un État membre était insuffisant pour constituer un usage sérieux dans la Communauté qu’il serait encore possible de transformer la marque communautaire en une demande de marque nationale, en application de l’exception prévue à l’article 112, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009.

52      Certains intéressés ayant soumis leurs observations à la Cour soutiennent également que, même s’il est fait abstraction des frontières des États membres au sein du marché intérieur, la condition de l’usage sérieux d’une marque communautaire exige que celle-ci soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de la Communauté, ce qui peut correspondre au territoire d’un État membre. Un tel critère résulterait, par analogie, des arrêts du 14 septembre 1999, General Motors (C‑375/97, Rec. p. I‑5421, point 28); du 22 novembre 2007, Nieto Nuño (C‑328/06, Rec. p. I‑10093, point 17), et du 6 octobre 2009, PAGO International (C‑301/07, Rec. p. I‑9429, point 27).

53      Cette argumentation ne saurait non plus être retenue. D’une part, ladite jurisprudence concerne l’interprétation des dispositions relatives à la protection élargie conférée aux marques jouissant d’une renommée ou d’une notoriété dans la Communauté ou au sein de l’État membre dans lequel elles ont été enregistrées. Or, ces dispositions poursuivent un objectif différent de l’exigence de l’usage sérieux, laquelle pourrait avoir pour conséquence le rejet de l’opposition ou même la déchéance de la marque, tel que prévu notamment à l’article 51 du règlement no 207/2009.

54      D’autre part, s’il est certes raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque communautaire soit utilisée sur un territoire plus important que les marques nationales, il n’est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (voir, par analogie, en ce qui concerne l’étendue quantitative de l’usage, arrêt Ansul, précité, point 39).

55      Dès lors que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque repose sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée, il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de ladite marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas au juge national d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut donc être fixée (voir, par analogie, ordonnance La Mer Technology, précitée, points 25 et 27, ainsi que arrêt Sunrider/OHMI, précité, points 72 et 77).

56      S’agissant de l’usage de la marque communautaire en cause dans l’affaire au principal, la Cour ne dispose pas des éléments factuels nécessaires lui permettant de donner à la juridiction de renvoi des indications plus concrètes quant à l’existence d’un usage sérieux ou non de ladite marque. Ainsi qu’il découle des considérations qui précèdent, il appartient à cette juridiction d’apprécier si la marque en cause est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de créer ou de conserver des parts de marché pour les produits ou les services protégés. Cette appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances pertinents au principal, tels que notamment les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.

57      Il convient, dès lors, de répondre aux questions posées que l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l’exigence de l’«usage sérieux dans la Communauté» d’une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

58      Une marque communautaire fait l’objet d’un «usage sérieux», au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.

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Les difficultés rencontrées par les avocats et les conseils en propriété industrielle pour apporter des preuves d’usage de la marque

L’arrêt rendu le 13 juin 2012  par le Tribunal montre les difficultés auxquelles les avocats et les conseils en propriété industrielle sont confrontées quand il s’agit d’apporter la preuve de l’exploitation de la marque antérieure

  • Brièvement les marques en cause

– La marque communautaire demandée : CERATIX

Pour « Additifs chimiques permettant d’améliorer la surface et les propriétés d’application des teintures, laques, encres d’imprimerie et produits connexes, en particulier dispersions de cire à base de solvants »;

– La marque antérieure opposée : CERATOFIX

Une marque allemande du 4 septembre 2000 pour « « Produits chimiques à usage industriel, notamment aluminosilicates en tant qu’additifs pour la fabrication de matériaux et de corps de moulage incombustibles ainsi que de glaçures ».

  • La procédure devant l’OHMI

29 juillet 2010 : la division d’opposition considère que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure est apportée. L’opposition est accueillie la demande de marque communautaire rejetée;

16 août 2010 : le demandeur à la marque communautaire forme un recours auprès de l’OHMI;

8 avril 2011 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours en considérant que « que les documents déposés par la requérante étaient insuffisants aux fins de rapporter la preuve de l’usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009. En particulier, elle a estimé, au point 21 de la décision attaquée, ne pas pouvoir déterminer les produits auxquels les preuves documentaires concernant les actes d’usage de la marque antérieure faisaient référence ».

  • L’arrêt en rejetant le recours de l’opposant montre les difficultés auxquelles les praticiens , avocat, conseil en propriété industrielle,  sont confrontées quand il s’agit d’apporter la preuve de l’exploitation de la marque antérieure
  • Les documents produits :

–      une déclaration du Dr S., directeur du groupe de produits « spécialités » de la requérante, du 2 juin 2009 ;

–        des reproductions d’emballages ou de sacs portant l’inscription CERATOFIX ;

–        104 factures adressées à des clients en Allemagne s’échelonnant de 2004 à 2008 ;

–        une copie d’une page de la brochure « SCnews » 04/2007 ».

  • L’examen de ceux-ci

Sur la déclaration du D. S.

30……..il résulte de la jurisprudence, d’une part, que, même lorsqu’une déclaration a été établie au sens de l’article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 par l’un des cadres de la requérante, il ne peut être attribué une valeur probante à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve……... D’autre part, le fait qu’une telle déclaration émane d’un salarié de la requérante ne saurait à elle seule la priver de toute valeur…].

Mais les  factures,  les reproductions d’emballage et celle de la brochure ne corroborent pas cette déclaration

38      …… il convient de constater que les factures qui ont été transmises par la requérante à l’OHMI comportent uniquement l’énoncé de la marque verbale, la nature du conditionnement ainsi que le numéro de l’article, mais ne précisent pas la nature du produit concerné, en sorte qu’aucune information ne permet de déterminer le produit vendu.

39      En effet, lesdites factures ne permettent pas, per se ou par recoupement avec des catalogues ou d’autres documents, de déterminer la nature des produits qui ont fait l’objet de la transaction matérialisée par la facture établie par la requérante…..

40      Or, en l’absence de toute donnée permettant d’identifier la nature du produit concerné ou, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, de listes de références permettant de déterminer, au regard de leur numéro d’article, les produits qui ont été vendus, force est de constater qu’il est impossible de procéder à l’établissement d’un lien entre cette marque et des produits qui en seraient revêtus.

41      En outre, il n’apparaît pas que la preuve de l’usage serait plus difficile à rapporter lorsque les factures sont établies directement par le producteur aux entreprises industrielles que par des agents commerciaux à des clients finaux ou que les preuves présenteraient un caractère probant accru en ce qui concerne ces derniers.

42      En effet, que les produits soient vendus à des entreprises industrielles ou à des clients finaux, il convient de relever que, aux fins de l’établissement de la preuve d’usage sérieux, doivent toutefois figurer sur les factures des informations permettant d’identifier de manière même indirecte la nature du produit faisant l’objet de la transaction concernée.

43      Troisièmement, s’agissant des photographies des emballages portant l’inscription de la marque antérieure, force est de constater qu’elles ne permettent pas de déterminer, directement ou même indirectement, la nature du produit contenu dans lesdits emballages. En effet, ces photographies, dont il n’est pas nécessaire d’examiner la conséquence de l’absence de transmission de celles-ci à l’intervenante du fait du caractère illisible des photocopies adressées à cette dernière, comportent, pour quatre d’entre elles, uniquement la mention « CERATOFIX R 25 KG » suivie de la mention « 06/2009 » et de la mention « LW : 1744 ». La dernière photographie représente plusieurs sacs empilés et emballés ensemble dans un fil plastique transparent laissant apparaître l’inscription suivante : « CERATOFIX WGA M9106 24,5 KG ».

44      Aucune de ces mentions ne renvoie à un document ou à tout autre élément permettant de déterminer la nature du produit contenu dans ces sacs.

45      Quatrièmement, s’agissant de la copie d’une page de la brochure « ‘SCnews’ 04/2007 », force est de constater que cette brochure fournit des informations sur le lancement d’une nouvelle gamme de produits « CERATOFIX », à savoir des additifs spéciaux pour des agents de démoulage, pour la production de pneus et de matières plastiques.

46      Certes, ainsi que la requérante l’a souligné, la Cour a jugé, au point 37 de l’arrêt Ansul, point 19 supra, que l’usage de la marque devait porter sur des produits et des services qui étaient déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, était imminente.

47      Ainsi, selon la requérante, l’usage d’une marque peut être considéré comme sérieux lorsque cette marque n’est pas utilisée pour commercialiser des produits, mais pour conquérir de futurs débouchés, ce qui serait établi par la brochure susmentionnée, qui constitue une mesure publicitaire.

48      Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, cette brochure ne contient aucune indication concernant la commercialisation ou la vente de produits, mais fait uniquement référence à des « entretiens prometteurs » avec des clients potentiels, ce qui ne constitue, à ce stade, qu’une supposition. Ainsi, cette brochure ne saurait, à elle seule, être assimilée à une campagne publicitaire permettant d’entrevoir une commercialisation imminente concernant des produits spécifiques.

49      Il ressort des points 34 à 48 ci-dessus que la déclaration du Dr S. n’étant pas corroborée par d’autres éléments de preuve, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’elle ne pouvait pas, à elle seule, prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.