Lors d’une opposition à une demande de marque communautaire fondée sur une marque nationale antérieure, l’avocat peut être tenté d’invoquer la renommée et la notoriété de la marque antérieure lors du débat sur le risque de confusion.
Chacun l’aura compris, la question est de savoir si l’opposant devrait viser l’article 8, 5 du règlement 40/94 modifié même s’il n’entend mener son débat que sur l’article 8,1.
La Cour de Justice nous a donné la réponse le 17 janvier 2013. La solution est rassurante pour les oppositions en cours qui n’ont pas indiqué le second article.
- 27 septembre 2007 : Annunziata Del Prete dépose la demande de marque communautaire
POUR :
– classe 9: ‘Appareils et instruments optiques, verres, montures, étuis, cordons et chaînettes pour lunettes; lunettes de soleil et correctrices; pince-nez; verres de contact et tous accessoires de lunettes compris dans cette classe’;
– classe 25: ‘Vêtements, chaussures, chapellerie’;
– classe 35: ‘Publicité; gestion des affaires commerciales, en particulier services de franchisage’.
- 12 mai 2008 : Giorgio Armani SpA forme opposition
1°) avec la marque italienne figurative enregistrée le 10 octobre 2003,
– pour des appareils et instruments optiques de la classe 9,
– des vêtements, chaussures et chapellerie de la classe 25
– des services de publicité et de gestion des affaires commerciales, classe 35
et
2°) avec la marque italienne verbale ARMANI JUNIOR enregistrée le 20 mars 2006,
– pour des vêtements, chaussures et chapellerie, classe 25
– pour des services de publicité et de gestion d’affaires commerciales, classe 35
- 20 août 2009 : , la division d’opposition accepte l’opposition dans son intégralité.
- 12 novembre 2009 : recours par la déposante,
- 8 juillet 2010 : la deuxième chambre de recours fait droit au recours. La décision de la division d’opposition est annulée, la marque demandée est enregistrée.
- 17 septembre 2010 : recours de Giorgio Armani SpA devant le Tribunal
- 27 mars 2012 : le Tribunal annulé la décision du 8 juillet 2010, la demande marque ne peut donc plus être enregistrée.
- 23 mai 2012 : pourvoi de Annunziata Del Prete
- 17 janvier 2013 : la Cour rejette le pourvoi
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’a pas été demandée par Armani devant le Tribunal et que celui-ci ne l’a, par conséquent, pas examiné l’éventuelle méconnaissance de cette disposition. En effet, l’opposition d’Armani était fondée exclusivement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, disposition invoquée par Armani tant devant la chambre le recours que devant le Tribunal. Lorsque le Tribunal a examiné si la chambre de recours avait correctement tenu compte de la notoriété ou de la renommée des marques antérieures d’Armani, cet examen s’opérait uniquement au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, aux fins de rechercher l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
36 À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce …..La Cour a également jugé que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre ….
37 La notoriété ou la renommée d’une marque antérieure peuvent, par conséquent, être pertinentes pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans le cadre du motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94. Armani ayant invoqué la notoriété et la renommée de ses marques devant la chambre de recours, et ayant également présenté un matériel probatoire à cet égard, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, au point 34 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours aurait dû exposer les motifs pour lesquels elle était arrivée à la conclusion que le caractère distinctif élevé des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition était lié exclusivement à l’élément «armani», alors qu’Armani avait fait valoir la notoriété et la renommée desdites marques dans leur ensemble.