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Principe de priorité, action en nullité d’une marque communautaire ou action en interdiction de l’utiliser au regard d’une marque communautaire antérieure : une nouvelle voie qui ne passera pas nécessairement par Alicante

Les actions principales en nullité de marque communautaire sont à porter à l’OHMI (article 52 et suivants du règlement 207/2009). Mais l’action en interdiction même fondée sur une marque communautaire peut être engagée devant un Tribunal des marques communautaires par exemple à Paris. Quand le présumé contrefacteur a une marque communautaire seconde en date et qu’il l’utilise en France fallait-il aller d’abord à Alicante ? L’arrêt du 21 février 2013 nous dirait-il que l’action parisienne suffit ?

  • L’arrêt rendu par la Cour de Justice dans l’affaire C‑561/11 nous dit ceci

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

  • Voyons sa motivation et comprenons bien ce que cela signifie :

Sur le fond

32      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

33      Il importe de relever, tout d’abord, que l’article 9, paragraphe 1, du règlement ne fait pas de différence selon que le tiers est titulaire d’une marque communautaire ou ne l’est pas. Ainsi, cette disposition reconnaît au titulaire d’une marque communautaire un droit exclusif qui l’habilite à interdire à «tout tiers», en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, de signes susceptibles de porter atteinte à sa marque

……….

37      Il ressort ainsi du libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement et de l’économie générale de ce dernier que le titulaire d’une marque communautaire doit pouvoir interdire au titulaire d’une marque communautaire postérieure de faire usage de celle-ci.

38      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que le titulaire d’une marque communautaire postérieure bénéficie, lui aussi, d’un droit exclusif en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement.

39      À cet égard, il convient de relever que, ainsi que la Commission européenne l’a fait valoir dans ses observations, les dispositions du règlement doivent être interprétées à la lumière du principe de priorité, en vertu duquel la marque communautaire antérieure prime sur la marque communautaire postérieure (voir, par analogie, arrêt Celaya Emparanza y Galdos Internacional, précité, point 39).

40      En effet, il découle notamment des articles 8, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, du règlement que, en cas de conflit entre deux marques, celle enregistrée en premier lieu est présumée réunir les conditions requises pour obtenir la protection communautaire avant celle enregistrée en second lieu.

41      Il convient de rejeter, en outre, l’argumentation de la FCIPPR selon laquelle les caractéristiques de la procédure d’enregistrement des marques communautaires exigent que lorsque, à l’issue de cette procédure, l’enregistrement de la marque est accordé, ladite marque confère à sont titulaire un droit d’utilisation qui ne peut être remis en cause que par une action en nullité auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon.

42      Il est certes vrai que la procédure d’enregistrement des marques communautaires, telle qu’établie aux articles 36 à 45 du règlement, comporte un examen de fond visant à déterminer préalablement à l’enregistrement si la marque communautaire remplit les conditions d’obtention de la protection.

43      Cette procédure prévoit de plus une phase de publication dans laquelle les tiers peuvent adresser à l’OHMI des observations écrites précisant les motifs selon lesquels la marque devrait être refusée d’office à l’enregistrement, ainsi que la possibilité pour les titulaires des marques antérieures de former opposition à l’enregistrement de la marque dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, en alléguant notamment les motifs relatifs de refus visés à l’article 8 du règlement.

44      Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 32 et 42 de ses conclusions, ces circonstances ne sont pas déterminantes.

……

47      D’autre part, la Cour a déjà jugé, dans le cadre du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p.1), que les actions en matière de contrefaçon et celles en matière de nullité se distinguent par leur objet et par leurs effets, de sorte que la possibilité pour le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré antérieur d’introduire une action en contrefaçon contre le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur n’est pas de nature à vider de sens l’introduction d’une demande en nullité auprès de l’OHMI contre ce dernier (arrêt Celaya Emparanza y Galdos Internacional, précité, point 50).

48      Cette constatation est transposable mutatis mutandis au contexte des marques communautaires, de telle sorte qu’il convient de considérer que la possibilité, pour le titulaire d’une marque communautaire antérieure, d’introduire une action en contrefaçon contre le titulaire d’une marque communautaire postérieure ne saurait vider de sens ni l’introduction d’une demande en nullité auprès de l’OHMI ni les mécanismes de contrôle préalable disponibles dans le cadre de la procédure d’enregistrement des marques communautaires.

…..

51      Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 43 et 44 de ses conclusions, si le titulaire d’une marque communautaire antérieure devait, pour interdire l’usage, par un tiers, d’un signe qui porterait atteinte aux fonctions de sa marque, attendre la déclaration de nullité de la marque communautaire postérieure dont ledit tiers est titulaire, la protection que l’article 9, paragraphe 1, du règlement lui confère serait considérablement affaiblie.

52      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 9, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

 

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Gestion collective des droits et action en justice

Les auteurs peuvent confier leurs droits à aux sociétés de gestion collective selon diverses modalités.

L’arrêt du 19 février 2013 de la Cour de cassation précise le cadre dans lequel une telle société peut intervenir en justice.

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2011), que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) prétendant qu’un film cinématographique intitulé Podium avait été sonorisé à partir de la reproduction de plusieurs phonogrammes du commerce, sans que l’autorisation des artistes-interprètes qui avaient participé aux enregistrements n’ait été recueillie, a assigné en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, la société Fidélité, productrice du film, laquelle a appelé en garantie les sociétés EMI Music France, Sony Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France, en leur qualité de producteur de certains des phonogrammes en cause, ainsi que les sociétés Canal satellite, TPS Canal +, Kiosque Multivision et TF1, en leur qualité de diffuseur ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Spedidam fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable à agir en défense des intérêts individuels de certains artistes-interprètes alors, selon le moyen :

1°/ que la Spedidam faisait valoir que la combinaison de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle et de ses statuts l’autorisait à ester en justice pour la défense des droits des artistes-interprètes, que ceux-ci soient ses adhérents ou non ; qu’elle précisait qu’il était « incontestable que chaque artiste-interprète dont les droits ont été violés est parfaitement libre d’agir en justice pour obtenir réparation du préjudice qu’il subit », le droit d’action dont elle disposait elle-même n’aboutissant « pas à lui arroger un monopole sur la défense des droits individuels des artistes-interprètes » ; que cependant, pour dénier à la Spedidam le droit d’agir en justice pour la défense des intérêts d’artistes-interprètes qui n’étaient pas ses membres, la cour d’appel a retenu que cet organisme revendiquait le pouvoir exclusif d’exercer les prérogatives que l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle confère aux artistes-interprètes et se prétendait titulaire d’un monopole sur la défense des droits individuels des artistes-interprètes ; qu’en statuant ainsi, elle a dénaturé les conclusions de la société Spedidam, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu’aux termes de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes … ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l’étendue de leur droit d’action en justice, ce qui supposait que les juges du fond procèdent à l’analyse des statuts de la Spedidam pour décider si celle-ci était en droit d’agir pour la défense des droits de tous les artistes-interprètes, indépendamment de leur qualité d’adhérent de cet organisme ; qu’en statuant cependant par des motifs inopérants, sans rechercher la teneur des dispositions statutaires de la Spedidam quant à l’étendue de son droit d’action en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un artiste-interprète, qu’à la condition qu’elle ait reçu de celui-ci pouvoir d’exercer une telle action ;

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Contrefaçon de modèle sur Internet : le 12 février, la Cour de cassation rappelle les règles relatives à la compétence des juridictions françaises.

La vente sur Internet d’objets argués de contrefaçon de marque ou de modèle suscite toujours un débat sur la compétence du juge français quand cette vente a lieu depuis des sites d’entreprises situées à l’étranger. Le 12 février 2013, la Cour de cassation rappelle les règles relatives à la compétence des juridictions françaises.

Deux personnes détiennent une marque française pour désigner notamment les produits de coutellerie, et un modèle sur un couteau pliant à verrouillage.  Elles exercent leur activité de coutellerie au travers de deux sociétés.

  • Ces titulaires voyant la vente sur Internet d’un couteau analogue, assignent devant le Tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de marque et de modèle ainsi qu’en concurrence déloyale ;

–          différentes sociétés de droit italien,

–          une société de droit suisse,

–          trois sociétés allemandes,

–          et une société autrichienne.

  • Les sociétés en défense soulèvent l’incompétence de la juridiction française au profit des juridictions italienne, allemande, suisse et autrichienne ;
  • La Cour de Paris déclare le Tribunal de grande instance de Paris incompétent.
  • Le 12 février 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La lecture de l’arrêt indique qu’il n’y a eu qu’un seul couteau de livré en France.

Mais attendu que l’arrêt relève par motifs adoptés que la livraison en France d’un exemplaire de la commande du couteau litigieux a été passée, pour les besoins de la cause, auprès de la société M….., dans des conditions indéterminées et n’a porté que sur un seul exemplaire ; qu’il relève encore, par motifs propres et adoptés, qu’aucun site français ne propose le couteau incriminé, que certains des sites étrangers l’offrant à la vente mentionnent que la livraison des produits n’est possible que sur le territoire allemand et que le consommateur français qui souhaite accéder aux sites exploités par les sociétés germanophones et passer une commande doit connaître la langue allemande laquelle n’est pas spécifiquement maîtrisée par le public concerné par ce type d’articles ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que les sites sur lesquels les produits incriminés étaient proposés ne visaient pas le public de France, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

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Publicité en ligne, système Adwords : régime de la responsabilité limitée ou simple retour aux principes de la concurrence déloyale

L’arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour de Cassation revient sur le système appelé Adwords et les liens commerciaux. Finalement, la Cour de cassation serait-elle favorable à un retour aux différents principes qui caractérisent des actes de concurrence déloyale ?

 

  • Tout d’abord, l’inévitable débat sur le régime de responsabilité des hébergeurs

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société Google Inc., l’arrêt retient qu’en proposant le mot-clé  » Cobrason  » dans le programme Adwords et en faisant apparaître sur la page de recherche s’ouvrant à la suite d’un clic sur ledit mot clé sélectionné, sous l’intitulé  » liens commerciaux « , le site d’un concurrent de celui correspondant au mot clé sélectionné, la société Google Inc. a contribué techniquement aux actes de concurrence déloyale commis par la société Solutions ; qu’il ajoute que l’association qui est ainsi faite entre les deux sites est de nature à laisser croire aux internautes qu’il existe un lien commercial particulier entre eux et que l’expression  » pourquoi payer plus cher  » est aussi de nature à induire en erreur les internautes et à entraîner un détournement de clientèle, ce dont la société Google Inc. doit répondre également ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Google Inc. qui revendiquait le régime de responsabilité limitée institué au profit des hébergeurs de contenus par l’article 6, I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

  • Les mots clefs et les annonces publicitaires ne seraient pas en eux-mêmes illicites

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Solutions s’est livrée à des actes de concurrence déloyale, l’arrêt, après avoir relevé qu’à chaque fois qu’un internaute effectue une recherche  » Cobrason  » sur le moteur de recherche de Google, il accède automatiquement et sans aucune manoeuvre ou manipulation technique de sa part à une page de résultat diffusant une annonce publicitaire renvoyant vers le site de la société Solutions, retient qu’en utilisant la dénomination sociale  » Cobrason  » sous forme de mot clé, la société Solutions, qui exerce la même activité que cette société, a nécessairement généré une confusion entre leurs sites internet respectifs dans la clientèle potentielle considérée et provoqué, de ce seul fait, un détournement déloyal de clientèle ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises et alors que le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • les mots clefs et les annonces publicitaires ne seraient pas en eux-mêmes constitutifs de publicités trompeuses

Vu l’article L. 121-1 du code de la consommation, en sa version issue de la loi du loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, applicable aux faits de la cause ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la société Solutions, l’arrêt retient encore que l’affichage, à titre de lien principal, du site  » homecinesolutions. fr  » à la suite d’un clic sur le terme  » Cobrason « , est constitutif en lui-même d’une publicité trompeuse dès lors que l’internaute ne peut qu’être porté à croire à l’existence d’un lien commercial particulier entre les sites des sociétés Cobrason et Solutions, au travers, entre autres, d’une possible identité des produits offerts à la vente, et que le lien litigieux présentant le site de la société Solutions et contenant la formule  » pourquoi payer plus cher  » est aussi, eu égard à la terminologie employée, susceptible d’induire en erreur l’internaute et d’entraîner un détournement de la clientèle considérée ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une publicité fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l’article L. 121-1 du code de la consommation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des deux pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande d’annulation du jugement et met la société Google France hors de cause, l’arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cobrason aux dépens ;

 

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Pocédure d’opposition à une demande de marque communautaire : similarité entre logiciels de communication et téléphones

Les critères de l’appréciation de la similarité sont des problématiques récurrentes du droit des marques. S’agissant des logiciels qui animent presque tous nos appareils, cette appréciation peut aboutir à une protection très étendue sur la base d’un enregistrement en classe 38.  l’arrêt du 29 janvier 2013 du TPIUE intervient à propos des logiciels de communication.

 

  • 17 août 2007 : nfon AG demande à l’OHMI l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe verbal : nfon

Pour

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; téléphones ; appareils téléphoniques ; réseaux téléphoniques » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ».

 

  • 14 avril 2008 : opposition par Fon Wireless Ltd, pour tous les produits et services

Les droits antérieurs invoqués :

1°) La marque communautaire figurative, déposée le 15 novembre 2005

 

pour des :« logiciels chargeables dans un dispositif de réseau sans fil introduisant ce dispositif dans un vaste réseau disponible pour les autres membres fidèles du réseau et des tiers utilisateurs connectés par prépaiement », de la classe 9, et des services de « technologie de télécommunication vocale via l’internet », de la classe 38,:

2°) La marque britannique verbale FON, du 15 mai 2006 pour des « logiciels de communication, systèmes et appareils de communication sans fil, équipement de transmission pour la communication via l’internet, en ligne ou via un réseau informatique », de la classe 9, « fourniture de services de communication », de la classe 38, et « conception et [le] développement de logiciels et [l’]équipement de communication », de la classe 42.

  • 15 juillet 2009 :  l’opposition est acceptée pour tous produits demandés;
  • 31 août 2009 : recours de nfon AG;
  • 18 mars 2011 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’opposition, l’opposition est donc rejetée;
  • Fon Wireless Ltd saisit le Tribunal d’un recours.
  • 29 janvier 2003 : le Tribunal annule la décision du 18 mars 2011, la demande de marque est rejetée.

  • Sur la comparaison entre les produits et les services

36      S’agissant des produits relevant de la classe 9, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les produits désignés par les marques antérieures, qui incluent des logiciels de communication, et les appareils et dispositifs de communication visés par la marque demandée étaient hautement similaires. En effet, même si ces produits diffèrent par leur nature, les premiers étant des dispositifs logiciels et les seconds relevant du matériel, ils sont complémentaires et ont pour but d’assurer la communication. Le fait que la marque communautaire antérieure ait été exclusivement enregistrée pour un logiciel chargeable dans un dispositif de réseau sans fil ne change pas ce constat. Par ailleurs, les produits sont généralement vendus par le biais des mêmes canaux de distribution. Ces éléments suffisent à établir le caractère hautement similaire des produits en cause.

…..

39      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 9 étaient hautement similaires et que les services relevant de la classe 38 étaient identiques.

  • Sur la comparaison des signes, le Tribunal ayant retenu un risque de confusion,  sont à retenir plus particulièrement :

58      S’agissant du terme « nfon », la chambre de recours a toutefois considéré, à tort, qu’il ne revêtait aucune signification dans les langues des États membres.

59      En effet, s’il est vrai que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ………il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui‑ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît ….

60      En l’espèce, le public pertinent isolera donc la syllabe « fon » dans le signe nfon et percevra ce terme comme renvoyant également aux mots « phone » ou « téléphone » eu égard aux produits et aux services en cause.

61      Partant, il y a lieu de conclure, contrairement à la chambre de recours, à l’existence d’un certain degré de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.