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Procès en annulation d’une marque communautaire devant l’OHMI, comment apprécier les éléments figuratifs ? Faut-il les réduire à leur stricte expression verbale : éléphant et éléphants ? A propos de l’arrêt du TPI du 7 février 2012

L’arrêt du 7 févier 2012 dans l’affaire T‑424/10, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), intervient à propos d’une marque figurative communautaire qui a fait l’objet d’une demande en nullité au regard de différents dépôts qui portent tous sur le même signe figuratif.


Les marques en causes

 

  • Le signe de la marque communautaire enregistrée :

En 2006, cette marque a été enregistrée pour  :

–        classe 24 : « Tissus ; tissus élastiques ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus imitant la peau d’animaux ; tissus de laine ; couvertures ; couvertures de voyage ; nappes ; articles textiles ; tapisserie en tissu ; mouchoirs de poche (en matières textiles) ; drapeaux ; lingettes en tissus et en tissus non tissés ; serviettes de table en tissu ; serviettes de table en matières textiles ; toiles synthétiques pour changer les bébés » ;

–        classe 25 : « Vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau ; chemises ; chemisiers ; jupes ; tailleurs ; vestes ; pantalons ; shorts ; jerseys ; T-shirts ; pyjamas ; bas ; maillots de corps ; corsets ; fixe-chaussettes ; caleçons ; soutiens-gorges ; dessous (sous-vêtements) ; chapeaux ; foulards ; cravates ; imperméables ; pardessus ; manteaux ; maillots de bain ; survêtements ; anoraks ; pantalons de ski ; ceintures ; pelisses ; écharpes ; gants ; robes de chambre ; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales ; couches en matières textiles ; bavoirs pour nouveau-nés ».

 

  • Le signe opposé:

Ce signe fait l’objet de différentes marques antérieures au dépôt de la marque communautaire.

– une marque internationale visant notamment la République tchèque, désignant les produits relevant de la classe 25 « Chaussures et articles chaussants »,

– une marque allemande désignant notamment les « couvertures pour enfants, draps de lit pour enfants, serviettes de toilette pour enfants, sacs de couchage pour enfants ; sacs en tissu et sacs de transport en tissu pour enfants » relevant de la classe 24 et les « vêtements pour enfants, chapeaux pour enfants ; ceintures pour enfants » relevant de la classe 25 :

 

  • Une marque verbale est également invoquée à cette demande en nullité de la marque communautaire : la marque allemande verbale elefanten, désignant : « Chaussures » ;

 

Les décisions de l’OHMI

 

9 septembre 2008 : la division d’annulation rejette la demande en nullité,

15 juillet 2010 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

 

La décision du Tribunal : l’annulation de la décision de la chambre de recours

 

  • En matière de marque figurative, une comparaison phonétique n’est pas pertinente

46…une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques.

47 Dans ces circonstances, et compte tenu de ce que la marque contestée est une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux, il n’y a lieu de conclure ni à une similitude ni à une dissimilitude phonétique entre cette dernière marque et les marques antérieures.

  • La proximité conceptuelle : éléphant et éléphants !

52 S’agissant de la comparaison conceptuelle entre la marque contestée et les marques figuratives antérieures, il n’est pas contesté que ces dernières seront perçues comme renvoyant à la notion d’« éléphant ». Or, étant donné la proximité entre la notion d’« éléphant » et celle d’« éléphants », il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, à une similitude conceptuelle entre la marque contestée et les marques figuratives antérieures.

Étonnante affirmation de la part d’une juridiction qui vient juste de dire que les marques figuratives ne se prononcent pas, et qui ne tient pas compte dans ce raccourci verbal des graphismes et postures particulières de ces signes.

 

  • D’où le constat du Tribunal

53 Au final, il y a lieu de constater que la décision attaquée est viciée par des erreurs relatives à l’appréciation de la similitude phonétique et de la similitude conceptuelle.

  • Mais le Tribunal ne s’arrête pas là !

Toutefois, l’impact de ces erreurs sur le bien‑fondé du constat de la chambre de recours relatif à l’absence de risque de confusion et, partant, sur le bien‑fondé du dispositif de la décision attaquée ne peut être apprécié qu’au stade de l’examen global de l’ensemble des facteurs pertinents. Aux fins de cet examen, il y a lieu de considérer que les marques concernées sont différentes sur le plan visuel, que leur comparaison phonétique est dépourvue de pertinence et que, sur le plan conceptuel, la marque contestée est identique à la marque verbale antérieure et similaire aux marques figuratives antérieures.

Et d’ajouter :

…. il ressort d’une lecture contextuelle du passage cité au point 57 ci‑dessus que la requérante a renvoyé, afin d’étayer la revendication du caractère distinctif accru des marques antérieures, à l’ensemble des éléments présentés par elle afin de prouver l’usage sérieux de ces dernières.

68 Par ailleurs, ces éléments, à savoir des matériaux publicitaires dans lesquels figuraient les marques antérieures et des déclarations sur l’honneur relatives aux volumes de vente des produits qui en étaient revêtus, étaient pertinents, de prime abord, non seulement s’agissant de l’usage sérieux des marques antérieures, mais également s’agissant de leur éventuel caractère distinctif acquis par l’usage.

..

70 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la chambre de recours a constaté que la requérante n’avait pas expressément revendiqué un caractère distinctif accru des marques antérieures dû à leur usage. C’est donc également à tort qu’elle n’a pas examiné le bien‑fondé des revendications de la requérante sur ce point.

71 Cette erreur implique que la chambre de recours a omis d’examiner un facteur potentiellement pertinent dans l’appréciation globale de l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures.

 

 

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Importation de marchandises contrefaisantes, les pouvoirs des douanes limités à compter du 1er janvier 2013 par la décision du Conseil Constitutionnel

Le 13 janvier 2012, le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a examiné « la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 374 et 376 du code des douanes. »

Les dispositions des deux articles du Code des douanes citées à la décision :

1. Considérant qu’aux termes de l’article 374 du code des douanes : « 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l’administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.
« 2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou les appels en garantie » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 376 du même code : « 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
« 2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables » ;

La décision :

Article 1er.- Les articles 374 et 376 du code des douanes sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 11.

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Action en nullité d’une marque communautaire : à propos de CHICKEN ON THE GRILL, la mauvaise foi du déposant n’a pas été prouvée

L’arrêt en date du 1er février 2012 rendu par le Tribunal se prononce sur la question de la mauvaise foi du déposant.

Affaire T‑291/09, Carrols Corp., contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

La marque communautaire qui a été enregistrée, et qui est attaquée en nullité

22 novembre 2002 : dépôt au nom de M. Giulio Gambettola de la demande de marque communautaire :

–        classe 25 : « Vêtements confectionnés » ;

–        classe 41 : « Discothèques » ;

–        classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ».

21 avril 2004 : la marque est enregistrée.

Les marques invoquées à l’appui de la demande en nullité de la marque enregistrée le 21 avril 2004

22 janvier 2007 : action en nullité auprès de l’OHMI déposée par Carrols Corp en invoquant :

1°) d’une part, l’existence d’un risque de confusion au Royaume-Uni, où elle possède deux enregistrements de marque prioritaires, pour des services de restauration :

  • l’une figurative déposée le 30 juin 1999 :

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  • l’autre verbale du 19 juin 2000,  POLLO TROPICAL,

2°) et, d’autre part, le fait que l’enregistrement a été demandé de mauvaise foi au regard d’un enregistrement américain.

Un précédent litige devant l’Office espagnol des marques

20 juin 1994 : dépôt par M. Giulio Gambettola, d’une demande d’enregistrement de la marque espagnole figurative qui a été enregistrée le 20 décembre 1995 :

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et cette marque espagnole a été opposée aux dépôts, le 21 octobre 1994, de Pollo Tropical, Inc., société aux droits de laquelle vient Carrols Corp., des deux demandes d’enregistrement :

  • l’une pour la marque verbale POLLO TROPICAL,
  • l’autre concernant la marque figurative en invoquant la marque US demandée le 25 avril 1994 et enregistrée le 19 août 1997 :

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Ces deux demandes de marques espagnoles ont été rejetées.

Les décisions de l’OHMI (sans entrer ici dans leur détail)

17 mars 2008 : la division d’annulation rejette la demande en nullité.

7 mai 2009 : la première chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.

La décision du Tribunal : le recours est rejeté.

Différents motifs sont examinés, n’est reprise ci-dessous que l’argumentation principale sur la mauvaise foi.

  • La date à laquelle le comportement du déposant doit être apprécié :

« l’existence de la mauvaise foi du déposant devait être démontrée lors du dépôt, soit le 22 novembre 2002.

Toutefois, les faits de la présente espèce ont amené la chambre de recours à examiner des circonstances antérieures à cette date, puisque la demande de marque communautaire introduite par l’intervenant est consécutive à l’enregistrement d’une marque nationale antérieure identique.

58 Ainsi que l’avait relevé, à juste titre, la division d’annulation, il existe une continuité ou une « trajectoire commerciale » unissant les marques de l’intervenant, raison pour laquelle la date de présentation de la marque espagnole doit également être prise en considération.

59 Certes, la chambre de recours a semblé exclure la prise en considération de la date de présentation de la demande de marque nationale antérieure, au point 26 de la décision attaquée, en considérant que « la chambre de recours ne procédera pas à l’appréciation de la mauvaise foi ou de la bonne foi de [l’intervenant] lors du dépôt des demandes d’enregistrement en Espagne, dans la mesure où non seulement celles-ci ont eu lieu il y a huit ans, mais également où il s’agit d’une question dont la compétence relève exclusivement de la juridiction nationale, en particulier la juridiction espagnole ».

60 Toutefois, en constatant, au point 27 de la décision attaquée, « que le dépôt de la demande de marque communautaire en 2002 par [le déposant] n’était que le développement commercial normal et prévisible de son activité de restauration », la chambre de recours a nécessairement procédé à l’examen des circonstances antérieures à la demande de ladite marque.

  • A cette époque, quelle connaissance le déposant avait-il de la marque américaine ?

Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la connaissance par [le déposant ] de la marque américaine pourrait être présumée, dans la mesure où, d’une part, cette dernière marque bénéficiait d’un enregistrement, non pas dans un État membre, mais dans un pays tiers, et, d’autre part, entre la demande de marque espagnole, soit le 20 juin 1994, et la demande de marque américaine, soit le 25 avril 1994, une période de deux mois seulement s’est écoulée. Même si la date du premier usage de la marque américaine devait être prise en considération, à savoir le 13 septembre 1991, une période de trois ans et demi se serait écoulée, mais ce seul fait serait, en tout état de cause, insuffisant, eu égard à la localisation géographique de la marque, pour permettre de présumer que [ le déposant ] en avait connaissance au moment du dépôt de la demande de marque espagnole. Ainsi, la seule ouverture d’un ou de plusieurs restaurants en Floride (États-Unis) ou dans d’autres pays situés en Amérique du Sud ne saurait être considérée comme étant de nature à établir la connaissance, par [le déposant ], de l’usage antérieur de la marque américaine.

62 La requérante n’a donc versé aux débats aucun commencement de preuve qui permettrait de présumer que [ le déposant ] ne pouvait ignorer l’existence de ladite marque.

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Montronix opposée à Mtronix, l’appréciation de la similitude retient l’allusion à l’électronique pour ces deux marques communautaires déposées dans le secteur des machines électroniques et des ordinateurs

L’arrêt du 1er février 2012 du Tribunal, T‑353/09, mtronix OHG, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), intervient sur une demande de marque communautaire mtronix à laquelle est opposée Montronix.


  • A propos des produits, cet arrêt montre une nouvelle fois combien l’indication « ordinateur » au dépôt d’une marque  accorde une protection étendue  :

les « caisses enregistreuses » et « machines à calculer » visées par la demande de marque pouvaient être assimilées aux « ordinateurs » visés par la marque antérieure. En effet, les ordinateurs sont des appareils qui calculent, qui procèdent à des opérations mathématiques ou logiques à grande vitesse ou qui assemblent, conservent, corrèlent ou traitent autrement l’information. Ces fonctions peuvent aussi être réalisées par les caisses enregistreuses et les machines à calculer pour des données mathématiques. Ainsi, ces appareils incluent certaines fonctions des ordinateurs. Ces produits partagent donc, à tout le moins en partie, la même fonction, les mêmes producteurs et les mêmes canaux de distribution. En outre, lesdits produits sont susceptibles de se trouver en concurrence. Ces produits sont donc similaires.

  • A propos de la comparaison des signes composés de termes de fantaisie mais dont les lettres employées présentent une signification pour les consommateurs de l’Union :

Sur la comparaison phonétique des signes en conflit

43 Concernant la comparaison phonétique des signes en conflit, c’est également à bon droit que la chambre de recours a conclu à une similitude.

44 La marque antérieure étant une marque communautaire, il y a lieu de prendre en compte le public de l’Union, qui prononcera la marque demandée comme [m-tro-niks] ou [em-tro-niks] ou [e-me-tro-niks] et la marque antérieure comme [mon-tro-niks] ou [mÕ-tro-niks]. Sur le plan phonétique, les signes partagent en partie la même prononciation de la lettre initiale « m », et celle de la partie finale commune « tronix ». Quant à la prononciation, les deux signes partagent la même prononciation de deux, trois ou quatre syllabes au total. Dans l’appréciation d’ensemble, ce sont, d’une part, la partie finale « tronix » avec des sons forts [tro] et [niks], et d’autre part, dans une moindre mesure, le son [m] au début des deux signes, qui dominent l’impression phonétique des deux signes. Cette similitude phonétique du début des deux signes en conflit et de leur partie finale les rend en l’espèce particulièrement similaires. La chambre de recours pouvait donc décider sans commettre d’erreur que la similitude phonétique entre les deux signes devait être qualifiée d’« au moins moyenne ».

Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit

45 La chambre de recours a considéré que les deux signes en conflit étaient dépourvus de tout contenu conceptuel. À cet égard, la requérante fait valoir que le consommateur de l’Union associe le mot « tronix » avec l’électronique. Le Tribunal relève qu’il est vrai que les mots « mtronix » et « montronix » n’ont pas de signification propre et sont des mots de fantaisie. Néanmoins, pour le public général et encore davantage pour un public spécialisé dans le secteur de l’électronique, le terme « tronix » fait allusion à « electronics » en anglais, un mot connu par le public de l’Union, et dont l’équivalent dans d’autres langues de l’Union est très similaire, tel qu’« électronique » en français, « Elektronik » en allemand, et « electrónica » en espagnol. En outre, ainsi que l’avance la requérante, il est courant que le son et les lettres « ks » s’abrègent par la lettre « x ». Il y a donc lieu – indépendamment des différences entre les signes en conflit dans leur partie initiale « m », d’une part, et « mon », d’autre part – de conclure que les deux signes en conflit sont, dans leur ensemble, également similaires d’un point de vue conceptuel.

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arraybox demande de marque communautaire rejetée pour défaut de caractère distinctif dans le secteur de la production d’énergie et pour des appareils électriques

arraybox : une demande de marque communautaire rejetée pour défaut de caractère distinctif dans le secteur de la production d’énergie et pour des appareils électriques.

L’arrêt du 2 février 2012 dans l’affaire T‑321/09, skytron energy GmbH & Co. KG, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), illustre la démarche pour apprécier le caractère distinctif d’un signe.

 

La marque demandée est composée du signe verbal arraybox pour désigner des produits et des services des classes 9, 37, 38 et 42 (dont la liste est détaillée à l’arrêt).

Successivement l’examinateur et la chambre de recours rejettent la demande d’enregistrement pour absence de caractère distinctif .

Le Tribunal va aussi rejeter le recours.

  • Le rappel de la règle de droit

…..pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente, avec les produits ou les services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques

  • La démarche méthodologique à suivre

l’appréciation du caractère descriptif d’un signe demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, nécessite, d’abord, de déterminer la signification du signe verbal en cause et, ensuite, d’examiner, sur la base de cette signification, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé

  • L’application pratique
  • Mais avant tout, la définition du public pertinent :

les produits et les services litigieux des classes 9, 37, 38 et 42 s’adressent au grand public et/ou à un public spécialisé du secteur de l’énergie.

21 Dans le dernier cas, la chambre de recours a estimé à raison que le niveau d’attention dont doit faire preuve le public pertinent est très élevé étant donné qu’il s’agit de produits et de services de haute technicité qui ne relèvent pas de la consommation courante

  • Puis la signification  :

..étant donné que le signe en cause est un mot composé de deux mots anglais, « array » et « box », il convient de prendre en compte, comme le fait valoir, à bon droit, la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, le point de vue linguistique du public anglophone des pays de l’Union européenne dont la langue officielle est l’anglais.

23 S’agissant de la signification du mot « arraybox » et, en particulier, du mot « array », la requérante fait valoir que celui-ci se réfère à un agencement déterminé d’objets, de composants, de données et, notamment, un agencement de cellules de mémoire RAM. Le terme allemand pour « array » est « Feld » (champ). Donc, il conviendrait de traduire le signe en cause par « Feldkiste » (coffret à champs).

29 En l’espèce, il convient de relever que rien ne permet d’identifier dans quelle mesure le mot « arraybox » recèle un écart perceptible par rapport aux termes « array » et « box » qui le composent. En effet, le mot « arraybox » sera immédiatement perçu par le public pertinent comme une somme des termes « array » et « box ». En particulier, dans le contexte des produits et des services visés par la demande de marque communautaire, le public concerné comprendra la combinaison des termes « array » et « box », juxtaposés pour former le mot « arraybox », en ce sens qu’il s’agit de données ou d’une cellule de mémoire contenues ou situées dans une boîte ou sur une puce, comme la chambre de recours l’a à bon droit relevé aux points 27 et 28 de la décision attaquée.

  • La recherche du rapport suffisamment direct et concret :

34 Il convient donc d’examiner si tous les produits et les services concernés ont pour objet un agencement de données ou de cellules de mémoire contenues ou situées dans une boîte ou sur une puce afin d’établir un rapport suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence …., entre le signe en cause et ceux-ci

Le tribunal vérifie en la citant la démarche de la chambre de recours :

À cet égard, la chambre de recours a précisé, au point 30 de la décision attaquée, que tant les produits directement liés à la production ou à la distribution d’énergie que les autres produits relevant de la classe 9 contiennent, afin de fonctionner correctement, un agencement de données ou de cellules de mémoire sous la forme d’« arrays » dans un contenant en forme de caisse ou sur une puce se présentant sous la forme d’un bloc rectangulaire (ci-après la « boîte de données ») qui stocke, traite et analyse toutes les données qui permettent aux produits de fonctionner. S’agissant des services relevant de la classe 37, selon la chambre de recours (point 32 de la décision attaquée), ces boîtes de données qui se retrouvent à l’intérieur des équipements et des appareils d’installations de production d’énergie font l’objet de services de réparation, d’installation et de maintenance de production d’énergie. Quant aux services relevant de la classe 38, la chambre de recours a précisé, au point 33 de la décision attaquée, que tous ces services sont fournis à l’aide d’appareils électroniques ou électriques qui contiennent des boîtes de données de formes diverses, telles que des contenants en forme de caisses ou des puces. Finalement, pour ce qui concerne les services relevant de la classe 42, la chambre de recours a également constaté, au point 34 de la décision attaquée, que ces boîtes de données font l’objet desdits services d’ingénieurs dans le secteur de l’énergie dans la mesure où celles-ci sont continuellement améliorées et analysées dans la foulée des progrès techniques.