Pour refuser l’enregistrement d’une marque l’Office peut-il procéder par une motivation globale ou doit-il, au contraire, justifier sa décision pour chacun des produits et services invoqués par le demandeur ?
L’arrêt du 6 juillet 2011, T-258/09, précise la méthode à suivre.
Une société allemande a déposé la marque BETWIN pour des services des classes 35,38 et 41. (Leur liste est reprise en fin du post)
Successivement l’examinateur et la chambre de recours ont rejeté la demande de marque au motif que le signal verbal était descriptif pour tous les services visés.
Indiquons, dans un premier temps, la motivation de la Chambre de recours telle que rapportée par le Tribunal, sur le caractère descriptif du signe BETWIN
son appréciation était fondée sur la signification du signe verbal en anglais et, partant, sur sa perception dans les régions anglophones de l’Union. Elle a retenu, en substance, que, considérée dans son ensemble, la combinaison des éléments « bet » et « win » évoquait la possibilité de « parier et gagner » et qu’il s’agissait d’un mot composé conforme aux règles de l’anglais, dont la signification a priori évidente n’était en rien modifiée par l’omission du mot « and » (et). Par ailleurs, selon la chambre de recours, la signification de ce mot composé est directement compréhensible, car le signe verbal en cause suggère directement et sans effort d’analyse au consommateur final concerné par les offres de paris et de jeux-concours que les services offerts lui permettent de parier pour gagner quelque chose (points 15 à 17 de la décision attaquée). Elle a encore considéré qu’il s’agissait d’une combinaison de deux formes verbales qui, dans leur interaction, informaient sur l’espèce et la destination des services désignés et ne saurait donc être autre que descriptive (point 18 de la décision attaquée).
Elle a, par ailleurs, rejeté l’autre interprétation du signe verbal dont l’enregistrement était demandé, à savoir « be twin », car « sois un jumeau » serait un message dépourvu de pertinence par rapport aux services concernés (point 19 de la décision attaquée).
Pour rejeter cette demande de marque pour tous les services visés, la Chambre de recours a considéré que « tous les services étaient indissociablement liés » en procédant de la manière suivante :
- A partir d’une considération générale : « pour l’essentiel, des services du secteur des jeux de hasard et des paris, qui avaient pour objectif de permettre au consommateur final de faire des paris et de réaliser des gains »
- En retenant des considérations générales de marketing : « Elle a également considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le marketing moderne associait de diverses manières les ventes et les chances aléatoires de gain, en faisant référence, notamment, aux canaux de télévision et aux offres sur Internet prévoyant des éléments de jeu de hasard et de pari pour promouvoir les ventes, ainsi qu’aux canaux de téléachat »
- Avec des prérequis techniques : « les services demandés incluent des services requis sur le plan technique pour la réalisation et la vente de paris et de jeux-concours au regard desquels la marque demandée est également descriptive, puisqu’ils permettent de remplir les conditions techniques de la mise en œuvre de paris et de jeux-concours et que ces derniers peuvent, en outre, être un élément essentiel de manifestations de jeux et de divertissement, y compris, par exemple, dans le cadre d’émissions télévisées. Quant aux services relevant de la classe 35, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, notamment, qu’ils avaient pour objet des relevés commerciaux et statistiques, indispensables, du point de vue de celui qui propose un pari, pour pouvoir calculer le risque, c’est-à-dire le rapport entre la chance de gagner, qui fait l’objet d’un tirage au sort, et la probabilité de l’événement sur lequel porte le pari. Par rapport aux autres services, en particulier ceux relevant de la classe 35, elle a conclu, au point 25 de la décision attaquée, qu’ils concernaient très généralement la promotion des ventes »
le Tribunal ne va pas suivre cette analyse globalisante pour tous les services :
« la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés
Et le Tribunal de préciser que cette approche globalisante ne peut pas s’appliquer même aux services d’une même classe :
..même au cas où les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice, ce fait n’est pas suffisant en soi pour conclure à une homogénéité suffisante, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret
Le Tribunal va alors pour les différents libellés des services non liés au secteur des paris et des jeux invalider la décision de la Chambre de recours pour insuffisance de motivation.
En pratique il reste à combiner :
- La décision du Tribunal :
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mai 2009 (affaire R 1528/2008‑4) est annulée en ce qui concerne les services autres que les services de « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours ; production, organisation et tenue de jeux, loteries, compétitions, bals, tirages au sort, concours de tout genre ; salles de jeux ; exploitation de casinos ; services d’établissements de sports, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’équipements de sport, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; exploitation de salles de jeux ; mise à disposition de jeux informatiques interactifs ; tenue et organisation de casinos, de jeux de hasard, de jeux de cartes, de paris, de paris sportifs, de jeux d’habileté ; automates de jeux ; exploitation de casinos, exploitation de salles de jeux ; exploitation de centres de paris et de loteries de tout genre », relevant de la classe 41 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et les services « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité », relevant de la classe 35 dudit arrangement.
2. Avec la liste des services visés dans la demande :
– classe 35 : « Publicité ; services de gestion d’affaires ; administration commerciale ; conseils aux entreprises ; travaux de bureau ; prévisions et analyses économiques ; étude comportementale ; marketing ; marketing direct ; études de marchés ; relations publiques (Public Relations) ; estimations d’affaires ; conseils pour l’organisation et la gestion d’entreprises ; promotion des ventes (Sales Promotion) (pour le compte de tiers) ; commercialisation d’annonces ; services d’une agence, à savoir courtage de contrats de vente et d’achat de produits ; systématisation de données dans des bases de données informatiques ; (informations en matière d’)affaires commerciales et d’entreprises ; tenue des livres comptables, services de tenue de livres ; location de plages publicitaires pour les médias de communication ; (diffusion d’)annonces publicitaires ; reproduction de documents ; sondages d’opinion ; édition de textes publicitaires ; collecte et compilation d’articles de presse thématiques ; traitement de texte ; courtage d’affaires commerciales pour des tiers ; exploitation d’un centre d’appels pour la vente, les conseils ou le service à la clientèle ; développement de projets sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité ; parrainage à des fins publicitaires ; conception et développement d’émissions radiophoniques et télévisées sur le plan de l’organisation et de la publicité ; organisation et tenue d’expositions à des fins économiques et publicitaires ; conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité ; développement de systèmes de communication, de réseaux de traitement de données, de bases de données et d’algorithmes, en particulier sur l’internet et pour l’internet, sur le plan des affaires et de l’organisation ; (location de) matériel publicitaire ; conseils (en gestion du personnel) ; recherches et enquêtes économiques ; organisation de ventes aux enchères ; enquêtes commerciales ; publicité par correspondance ; établissement d’expertises relatives aux affaires ; estimations de valeurs ; analyses coût/utilité ; services d’une agence de prix ; services de conseils en affaires ; publicité télévisée ; informations d’affaires ; études de marché et de marketing ; planification d’affaires ; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires ; administration informatisée de bases de données ; (reproduction de) documents ; supervision d’affaires ; administration de fichiers par ordinateur ; (exploitation d’une) agence d’import-export ; recherche relative aux entreprises ; collecte, établissement et diffusion de renseignements économiques, statistiques, bases de données informatiques et autres informations économiques ; analyse de marché ; location de surfaces publicitaires ; étude de marché ; location de matériel publicitaire ; présentation de produits à des fins publicitaires ; (services d’une) agence de publicité ; publicité sous la forme d’affiches ; (organisation d’)expositions et foires à des fins économiques et publicitaires ; distribution d’échantillons de produits à des fins publicitaires ; location d’automates de vente ; (établissement de) prévisions économiques ; création d’annonces pour des tiers ; publicité en ligne dans un réseau informatique ; (réalisation de) transcriptions ; services d’approvisionnements pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; services de mannequins à des fins publicitaires et promotionnelles ; recherche dans des fichiers informatiques (pour le compte de tiers) ; collecte et compilation d’articles de presse thématiques ; travaux de reproduction héliographique ; recrutement (de personnel) ; sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques d’aptitude ; tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; placement d’annonces pour le compte de tiers ; (compilation de) données dans des bases de données informatiques ; facturation ; publicité directe ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; publicité radiophonique ; photocopies ; présentation audiovisuelle à des fins publicitaires ; (publicité par) écrits publicitaires ; (distribution de) matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons de produits) » ;
– classe 38 : « Télécommunications ; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, également par l’intermédiaire de réseaux câblés ; collecte et fourniture d’informations ; agences de presse ; réalisation ou mise à disposition de protocoles de communication pour permettre l’échange de données ou la transmission de données entre deux ou plusieurs partenaires de communication ; mise à disposition d’une boîte électronique ; transmission de messages ; transmission de messages et d’images par ordinateur ; procuration d’accès à une base de données pour le téléchargement de données et d’informations via des médias électroniques (Internet) ; mise à disposition de services de courrier électronique ; (diffusion d’)émissions radiophoniques ; exécution de services de téléphonie et de services de télétexte ; service de vidéotex ; diffusion, propagation et transmission d’images, d’informations sonores, de graphiques, de données et autres informations par radio, appareils de télécommunication, médias électroniques ou l’internet ; services d’accès à des bases de données sur l’internet ; services électroniques d’annonces (télécommunications) ; mise à disposition d’équipements de télécommunication pour la commande de produits et de services au moyen de la communication électronique de données ; transmission via satellite ; services de téléphonie locale et interurbaine, de rappel, à l’étranger et mobile ; diffusion d’émissions de téléachat ; (renseignements concernant les) télécommunications ; mise à disposition de liaisons de télécommunications vers un réseau informatique mondial ; envoi de messages sur des réseaux informatiques ; exploitation de réseaux pour la transmission de messages, d’images, de textes, de la voix, de signaux et de données ; collecte et fourniture de messages de presse ; procuration d’accès à des bases de données ; diffusion de programmes sur l’internet ; réception et émission de messages, de documents et de données par transmission électronique ; retransmission d’appels téléphoniques ou de messages de télécommunication ; transmission (électronique) de messages ; tableaux d’affichage et tableaux électroniques de messages sur des thèmes d’intérêt général ; services de vidéotransmission ; diffusion et transmission d’informations sur des réseaux ou sur l’internet ; services de conférences téléphoniques ; transmission électronique sans fil de la voix, de données, de télécopies, d’images et d’informations ; diffusion de films cinématographiques et de programmes audiovisuels ; diffusion et transmission de textes, de messages, d’informations, du son, de l’image et de données; services de visiotéléphonie ; (diffusion d’)émissions radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision payante ; services en ligne et transmissions en ligne, à savoir transmission de données vocales, de type image et vidéo ainsi que mise à disposition de conférences visiotéléphoniques et vidéoconférences » ;
– classe 41 : « Traductions ; éducation ; formation ; entraînement ; divertissements ; activités sportives et culturelles ; organisation et tenue de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers et expositions de tout genre à des fins culturelles et d’enseignement ; manifestations de divertissement ; production, organisation et tenue de spectacles, jeux, loteries, compétitions, bals, tirages au sort, concours de tout genre ; production de films ; production de spectacles, de programmes radiophoniques et télévisés ; publication de textes et de livres ; exploitation de places de golf, de parcs d’attractions, de vacances et de loisirs ; exploitation d’un théâtre, d’un centre de sports, d’une salle de sports, d’un stade et d’un établissement d’organisations de spectacles musicaux, sportifs et autres spectacles de divertissement ; location d’équipements et d’objets servant au secteur de l’éducation, de la formation, de l’entraînement, des divertissements, du sport ou de la culture ; publication, diffusion et édition d’écrits informatifs de tout genre ; exploitation de clubs de mise en forme ; salles de jeux ; exploitation de casinos ; production musicale ; enregistrement de l’image et du son ; services d’établissements de sports, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’équipements de sport, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’informations en ligne relatives à des jeux, en particulier des jeux informatiques et en ligne ainsi que des extensions informatiques pour jeux ; organisation de réservation de tickets pour spectacles et autres manifestations de divertissement ; services de reportages d’actualité ; services de sport et de détente ; production et présentation de programmes radiophoniques et télévisés, de films, de spectacles et d’émissions de divertissement en direct ; services de loterie ; mise à disposition de jeux informatiques auxquels les utilisateurs ont accès via un réseau informatique global et/ou l’internet ; services de parcs de sport ; production d’émissions de téléachat ; services de programmes d’informations pour la radio et la télévision ; mise à disposition d’informations sur les loisirs ; services informatisés de formation et d’entraînement ; exploitation de studios de musique, de son, de films, de vidéo et de télévision ; services relatifs à des clubs de santé et de mise en forme ; divertissements cinématographiques, musicaux, sportifs, vidéo et théâtraux ; organisation de compétitions de golf ; exploitation de salons de jeux ; publication électronique de livres et de magazines en ligne ; réservations pour des manifestations de divertissement ; programmes d’informations destinés à être transmis sur l’internet ; vente directe de programmes télévisés à plusieurs chaînes ; jeux interactifs, divertissements et concours interactifs ainsi que devinettes et jeux de hasard électroniques, tous mis à disposition via un réseau informatique global ou l’internet ; organisation et tenue de manifestations et de concours dans les domaines sportif et culturel ; services d’un studio de télévision ; services d’un photographe ; exploitation de salles de jeux ; services d’une rédaction ; mise à disposition d’informations relatives aux divertissements via des réseaux informatiques ; exploitation et organisation de clubs de fans ; services d’un club de mise en forme ; organisations de représentations en direct ; mise à disposition de jeux informatiques interactifs pour plusieurs joueurs via l’internet et des réseaux électroniques de communication ; location d’enregistrements audiovisuels ; organisation d’événements sportifs et mise à disposition d’équipements à cet effet ; informations relatives au sport, aux manifestations sportives et à d’autres événements actuels ; jeux et concours électroniques mis à disposition via l’internet ; services de suivi dans le domaine des sports ; exploitation, tenue et organisation de casinos, de jeux de hasard, de jeux de cartes, de paris, de paris sportifs, de jeux d’habileté et de jeux en général ; jeux offerts en ligne via un réseau informatique ; organisation de jeux et de compétitions ; mise à disposition d’informations relatives à des jeux vidéo, des jeux informatiques, des automates de jeux, des centres de divertissement ou des parcs de divertissement via des réseaux de télécommunications ou informatiques ; mise à disposition d’informations en ligne relatives aux divertissements à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; réservation de cartes et réservations pour des manifestations de divertissement, sportives et culturelles ; organisation de courses équestres ; exploitation de casinos ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; exploitation de salles de jeux avec automates de divertissement et de casinos ainsi que de centres de paris et de loteries de tout genre ; édition de statistiques ».