L’arrêt du 2 novembre 2011 [ ici ]qui a cassé un arrêt de la Cour de Metz, a été rendu à propos d’une espèce d’abeille : la Buckfast dont le nom avait été déposé et enregistré comme marque française.
Cette marque Buckfast remonte à 1981 pour désigner « Elevage de reines, d’abeilles et plus généralement d’animaux.Reines, abeilles et plus généralement des animaux vivants ».
A cette date, nous dit l’arrêt, cette lignée d’abeilles bien que sélectionnée depuis 1929 n’était pas connue en France où les publications faisant état de ces abeilles datent de 2001, 2002, 2003.
En 2003, dans une revue spécialisée dédiée aux apiculteurs, sont offertes à la vente des ruches peuplées « Buckfast Luxembourg ».
Le titulaire de la marque Buckfast poursuit en contrefaçon l’auteur de l’annonce, la Cour de Metz lui donne raison.
- Ce n’est pas l’application de l’article L 711-2 qui a justifié cette cassation.
On sait que cet article du Code de la propriété intellectuelle apprécie le caractère distinctif de la marque au jour du dépôt de la demande d’enregistrement.
Article L711-2
Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.
Certes en 1980 Buckfast était déjà la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces abeilles mais la preuve de cette désignation en France n’a pas été apportée par celui qui était poursuivi en contrefaçon, ce qu’a vérifié la Cour de Metz et que contrôle la Cour de Cassation.
- La cassation va intervenir sur le fondement de l’article L 716-1 du Code de la propriété Intellectuelle.
Cet article prévoit les atteintes aux droits de la marque par des renvois aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.
Mais les interdictions édictées à ces articles connaissent les limites posées par l’article L713-6
Article L713-6
L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme :
a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.
Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.
Et c’est sur le point b) « b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit » que la Cour de cassation va casser l’arrêt de la Cour de Metz.
Pour la Cour de Cassation, la Cour de Metz aurait dû vérifier si en 2003 « les termes » buckfast » et » buck » n’étaient pas devenus, dans le langage des professionnels de l’apiculture, nécessaires pour désigner un certain type d’abeilles »
Certes il ne s’agit pas là ni de l’expression prévue au point b de l’article L713-6 ni sans doute de la situation pour laquelle cet article a été prévu, mais la personne poursuivie en contrefaçon n’ayant pas demandé la déchéance de la marque pour perte de son caractère distinctif, la Cour de Cassation a étendu le champ des exceptions aux interdictions d’emplois par les tiers de la marque.