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Déchéance de marque communautaire : la preuve de l’usage de la marque sous le regard des consommateurs

A défaut d’exploiter sa marque, son titulaire risque de la perdre lors de l’action en déchéance.

L’ arrêt du 30 janvier 2016 du Tribunal qui intervient en matière de marque communautaire, s’intéresse à des preuves d’exploitation qui ne correspondent pas au libellé exact des services indiqués à l’enregistrement, pour toutefois en valider l’exploitation. Cet arrêt ouvrirait-il des nouvelles voies pour les titulaires de marque pour sauver leurs droits d’une action en déchéance ou , au contraire, les placerait-il à la merci des consommateurs ?

L’ arrêt est là.

  • Le rappel de la règle de droit

L’article 51 du règlement n° 207/2009 prévoit :

« 1. Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de [l’OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage […]
2. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. »

  • Les services en cause dont la Division d’annulation et la Chambre de recours ont reconnu l’exploitation

L’ arrêt cité présente un intérêt à propos des services de la classe 42 « Informations en ligne en provenance de bases de données informatiques ou d’internet ; installation et entretien de logiciels ; fourniture d’accès à l’internet ; fourniture de services Internet ; fourniture d’accès à des sites sur un réseau électronique d’informations ; fourniture d’accès à diverses bases de données ; location et crédit-bail de programmes informatiques, terminaux d’ordinateur, modems, périphériques d’ordinateur, tous les autres dispositifs Internet ».

La Chambre de recours a suivi la Division d’annulation qui avait considéré comme exploitée cette marque pour ces services sur la période en question.

Le Tribunal rejette le recours de la requérante qui demandait la déchéance de la marque.

  • Les preuves de l’usage

20 S’agissant, en premier lieu, de l’usage de la marque contestée pour les services concernés, l’intervenante a soumis, au cours de la procédure devant l’OHMI, de nombreuses preuves. Ces preuves comprennent notamment des images des modems et des clés 3G sur lesquels la marque contestée a été apposée, des listes de ces équipements fournis aux clients, des extraits de bases de données détaillant les visites des techniciens de l’entreprise auprès des clients, y compris pour la fourniture ou le retrait des modems, des extraits de pages Internet détaillant les services d’accès aux réseaux électroniques fournis sous la marque contestée, des articles de presse et des campagnes publicitaires. Il ressort, en particulier, de l’accord de service et des conditions pour le client, ainsi que des pages Internet, que UK Broadband Ltd, société qui appartient au même groupe que l’intervenante, a fourni des services d’accès aux réseaux électroniques (non limité à l’internet), des services de location d’équipement et de logiciels « passerelles » et des informations pour ses clients sous la marque contestée pendant la période pertinente. Ces pièces concluantes, prises dans leur ensemble, démontrent l’usage de la marque contestée, au moins dans une partie de l’Union.

  • La notion d’usage ne peut pas se référer à un concept commercial

21 Certes, il convient de relever que l’appréciation de l’usage sérieux doit être fondée sur les services tels que spécifiés dans la demande d’enregistrement et non sur un éventuel concept de commercialisation. C’est donc à tort que la chambre de recours a conclu, au point 33 de la décision attaquée, que « tous ces services feraient partie du bouquet de services connus sous le nom de ‘haut débit sans fil’ ». En effet, il apparaît que la marque contestée a été enregistrée pour les services concernés et ne vise pas en tant que tels les « services sans fil à haut débit ». Néanmoins, les éléments du faisceau de preuves analysés par la chambre de recours et énumérés au point 20 ci-dessus établissent l’utilisation de la marque contestée pour l’ensemble des services concernés.

  • Les services effectivement utilisés appartiendraient-ils à une sous-catégorie plus étroite que celle indiquée à l’enregistrement ?

27 Or, il convient d’observer que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (arrêt RESPICUR, point 24 supra, EU:T:2007:46, point 29). C’est à tort que la requérante se fonde sur toutes les variantes possibles pour les services en cause, telles que la fourniture des informations en ligne par matière, pour justifier leur scission en sous-catégories alors qu’un tel critère n’est pas au nombre des critères jurisprudentiels permettant de constituer des sous-catégories cohérentes.

  • L’application du critère aux services d’accès aux réseaux électroniques : le paquet et non le service individuel

28 En l’espèce, les consommateurs recherchent les services d’accès aux réseaux électroniques en tant que « paquet » et non en tant que services individuels. À l’instar de ce qui a été relevé par la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, il convient de noter que les fournisseurs d’accès aux réseaux informatiques installent des équipements tels que des routeurs, des modems et des logiciels pilotes, afin de permettre un tel accès et proposent également des services d’assistance, de renseignements ou de conseils pour aider les clients à installer les équipements ou pour résoudre des problèmes techniques. En l’espèce, l’attestation sous serment de M. T., directeur d’opérations de UK Broadband, produite devant l’OHMI, indique que les services fournis par cette société sous la marque contestée pendant la période pertinente incluaient, d’une part, l’installation de modems, de clés 3G et de logiciels connexes par des techniciens afin de permettre l’accès de leurs clients aux réseaux électroniques sécurisés, à l’internet et aux réseaux privés virtuels et, d’autre part, les visites de rappel afin de résoudre les problèmes rencontrés par les clients avec ces modems et ces logiciels. En effet, les services concernés répondent tous au même besoin. Par exemple, l’accès à l’internet et les services Internet ne peuvent pas être fournis sans un modem ou un dispositif similaire. Force est de constater que le destinataire de chacun des services concernés est le seul et même consommateur qui souhaite accéder aux réseaux électroniques et qui dépend de l’ensemble desdits services à ces fins. Il serait donc arbitraire de diviser les services concernés \/ en sous-catégories.

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Demande en déchéance de marque : pas d’usage de la marque par des échanges entre le franchiseur et ses franchisés

L’action en déchéance de marque communautaire devant l’OHMI contraint le titulaire de la marque à apporter des preuves de son usage. Mais ces preuves peuvent–elles être constituées par des échanges au sein du réseau de distribution ? Explication avec l’arrêt du 9 septembre 2015 du TPEE. L’arrêt est ici.

  • L’action en déchéance était dirigée contre le signe ZARA enregistré pour
    – classe 39 : « Services de transport, distribution (livraison) de produits, emballage et entreposage de marchandises, en particulier d’articles de vêtements, de chaussures et d’accessoires, de parfumerie et de cosmétiques » ;
    – classe 42 : « Restauration (alimentation), hébergement temporaire ».
  • Les preuves apportées
    25 En effet, si la chambre de recours a admis qu’il ressortait de certains des documents fournis par la requérante, à savoir du dossier de presse, de la brochure et des photographies qui y figurent, sur lesquelles se trouvent des camions Avia et Volvo, que son organisation logistique comprenait des services de transport et de distribution de produits destinés à ses filiales et aux franchisés, elle a toutefois estimé que l’utilisation faite de ceux-ci était interne en ce qu’aucun des documents produits ne venait prouver l’importance de l’usage public de la marque contestée et qu’il n’était nulle part fait référence à des clients externes autres que lesdits franchisés. Par ailleurs, tout en ne niant pas que les franchisés soient des entités juridiquement indépendantes, la chambre de recours a néanmoins constaté qu’ils suivaient le même modèle d’entreprise que le franchiseur et en a donc conclu qu’ils étaient intégrés au propre réseau de distribution de ce dernier.

Les points essentiels de l’arrêt du Tribunal  

  • Le critère d’indépendance

32 Néanmoins, si le franchiseur peut, comme le précise le point 189 des lignes directrices sur les restrictions verticales (JO 2010, C 130, p. 1) de la Commission, mettre en place un réseau de distribution uniforme avec ses franchisés qu’il contrôle ou possède en partie, il n’en reste pas moins que ces derniers doivent y être associés et non pas y être totalement intégrés pour être considérés comme totalement indépendants.

33 Il y a lieu de relever que, dans son affidavit du 7 mai 2012, le directeur juridique et secrétaire d’administration de la requérante affirme notamment que la principale caractéristique du modèle de franchise suivi par la requérante est « l’intégration totale des magasins franchisés » aux siens, ce qui implique une « logistique intégrée, qui comprend le transport, l’entreposage et la livraison de la marchandise ». De plus, il indique que le modèle d’affaire de la marque contestée se caractérise par un « niveau élevé d’intégration verticale », sans toutefois le préciser. Partant, cette déclaration tend à démontrer que les franchisés sont intégrés à l’organisation interne de la requérante. En outre, la requérante n’ayant fourni, au cours de la procédure devant l’OHMI, aucun autre élément permettant de démontrer que les franchisés ne sont pas intégrés, mais seulement associés à son réseau de distribution, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu considérer que, au vu des seuls éléments fournis par la requérante, les franchisés étaient intégrés à son organisation interne, et ce en dépit de leurs statuts de sociétés indépendantes.

34 En tout état de cause, ainsi qu’il résulte des développements qui suivent, les autres éléments de preuve fournis par la requérante ne permettent pas de prouver l’usage public et externe des services de transport.

  • Un examen très minutieux

35 En effet, concernant le second grief de la requérante relatif à la production des éléments de preuve relatifs au chiffre d’affaires généré par la prestation des services de transport, il convient de remarquer que, dans son affidavit, le directeur juridique et secrétaire d’administration de la requérante fait également mention, sous forme de tableaux, d’un ensemble de données chiffrées relatives aux « coûts de transport ajoutés aux prix des vêtements », c’est-à-dire des dépenses réalisées par la requérante en matière de transport afin d’acheminer ses marchandises vers les sièges d’exploitation des franchisés. Il ne fait, en revanche, nullement état du chiffre d’affaires généré par la prestation des services de transport, c’est-à-dire de l’ensemble des recettes réalisé par la requérante au cours d’un exercice comptable pour les services relevant de la classe 39. Certes, lesdites données chiffrées confirment la réalité de l’exploitation de la marque contestée s’agissant de la commercialisation des produits couverts par celle-ci auxquels s’ajoutent les coûts de transport. Néanmoins, elles ne démontrent nullement la réalité de l’exploitation de la marque contestée s’agissant de la prestation des services de transport.

36 Enfin, il convient de relever que les franchisés ont solennellement déclaré que les coûts de transport n’étaient pas facturés séparément, mais ajoutés au prix de chaque article de vente. En effet, la requérante a spécifié que les coûts de transport ne pouvaient pas être identifiés sur les factures produites à titre d’éléments de preuve, car les services et les produits fournis étaient proposés et vendus sous la forme d’un forfait et qu’il découlait de la conclusion des accords de franchise que le coût total du transport était inclus dans le prix des articles de vente. Or, il y a lieu de constater que les factures produites à titre d’éléments de preuve devant la division d’annulation concernent la vente d’articles à des détaillants sis au Royaume-Uni et non pas aux franchisés. De plus, elles ne comportent aucune donnée relative au coût du transport sous la forme d’une quelconque taxe facturée qui viendrait s’ajouter au prix hors taxes de vente. Or, l’établissement d’une facture permet de montrer que l’usage de la marque s’est fait publiquement et vers l’extérieur, et non uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de la marque contestée ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle ci [voir arrêt du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T 305/06 à T 307/06, EU:T:2008:444, point 47 et jurisprudence citée]. Par conséquent, dans la mesure où la requérante n’a pu produire des factures se rapportant strictement aux services de transport ou sur lesquelles figureraient certaines données qui y seraient relatives, il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a pu considérer qu’aucun élément de preuve relatif au chiffre d’affaires généré par la prestation de services de transport n’avait été produit devant elle.

…
39 Il s’ensuit que, à l’instar de l’appréciation de la chambre de recours, la condition tenant à ce que la marque soit utilisée publiquement et vers l’extérieur n’apparait pas remplie en l’espèce.

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Demande de marque communautaire et demande de preuve d’usage de la marque communautaire antérieure opposée, le rappel de la règle des 5 ans

A une demande de marque communautaire, peuvent être opposés différents droits de marques antérieures. Le jugement du 16 décembre 2013 par le TPICE intervient dans une affaire où le même opposant invoquait une marque nationale, des marques nationales issues d’une même marque internationale, et une marque communautaire. Quand faut-il demander les preuves d’usages de ces marques antérieures et plus particulièrement s’agissant  d’une marque communautaire antérieure la limite des 5 ans doit-elle être appréciée à la date de la publication de la demande de la demande contre laquelle l’opposition est dirigée, ou faut-il tenter d’en demander ultérieurement la déchéance pour en minorer la portée dans le cadre de l’opposition ?

  • La marque demandée

Le 11 février 2003 : Gitana SA demande la marque communautaire :Classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies, parasols » ;

classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements pour les sports nautiques »

  • Les marques antérieures opposées

Le 15 décembre 2004 : Rosenruist – Gestão e serviços, Lda forme opposition sur la base de :

– la marque figurative communautaire antérieure enregistrée le 20 février 2002 sous le numéro 1 609 312 (ci-après la « marque communautaire antérieure » , pour des produits relevant, après constatation d’une déchéance partielle le 31 octobre 2008), pour des produits relevant, de la classe 25 correspondant à la description suivante : « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, pardessus, imperméables, vêtements d’extérieur et pullovers, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, chaussettes, gants, ceintures pour vêtements, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles » ;

– la marque figurative internationale antérieure, enregistrée le 12 juillet 1990 sous la référence W00 555 706, produisant ses effets en Allemagne, en Espagne, en France, en Autriche et au Portugal (ci-après la « marque internationale antérieure »), pour les « sacs, sacoches, porte‑monnaie, portefeuilles, valises, malles, beauty‑cases vides, porte‑documents, parapluies, sacs à main », relevant de la classe 18, et les  « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, bas, gants, ceintures d’habillement, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles », relevant de la classe 25 ;

– la marque figurative italienne antérieure enregistrée le 12 juillet 1990 sous le numéro 531 768 (ci-après la « marque italienne antérieure »), pour les « sacs, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de voyage, malles, trousses de maquillage, vanity-cases vides, porte-documents, parapluies, sacs à main », relevant de la classe 18, et les « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, bas, gants, ceintures d’habillement, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles », relevant de la classe 25.

  • Les demandes de preuves d’usage dans le cadre de la procédure d’opposition et la demande de déchéance de la marque communautaire

17 mai 2006 :  Gitana SA demande  des preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’exception de la preuve de l’usage de la marque communautaire antérieure.

Le 8 septembre 2006, Rosenruist – Gestão e serviços produit divers documents afin de démontrer l’usage.

Le 30 octobre 2007, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 18 et 25, à l’exception de « cuir et imitation de cuir », au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque communautaire antérieure.

Le 20 novembre 2007, Gitana SA forme un recours et demande la suspension de la procédure dans l’attente  de la procédure de déchéance engagée contre la marque communautaire opposée.

17 juillet 2008, la Chambre de recours suspend la procédure.

  • La déchéance de la marque communautaire antérieure

31 octobre 2008, la Division d’annulation prononce  la déchéance de la marque communautaire antérieure en ce qui concernait les produits relevant de la classe 18,  restent donc les produits relevant de la classe 25. Le recours contre cette décision est rejeté par la Chambre de recours le 17 mars 2010. Il n’y a pas eu de recours de cette décision devant le Tribunal.

  • La décision de la Chambre de recours dans la procédure d’opposition

Le 2 février 2011, la procédure d’opposition  reprend.

4 août 2011 : la Chambre de recours accueille partiellement le recours pour une partie des produits relevant de la classe 18, à savoir les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies et parasols » visés par la marque demandée et l’a rejeté pour les autres produits en considérant que, compte tenu de l’identité ou de la similitude de ces derniers avec les produits visés par la marque communautaire antérieure et des similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. La chambre de recours a aussi rejeté la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure communautaire présentée par la requérante dès lors que le délai de cinq ans visé à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne s’était pas écoulé à la date de la publication de la demande de ladite marque (points 16 et 17 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a jugé que l’opposante n’a pas produit une preuve de l’usage suffisante en ce qui concernait les produits relevant de la classe 18, visés par la marque internationale antérieure et la marque italienne antérieure. En conséquence, elle a rejeté l’opposition dans la mesure où celle-ci était fondée sur ces marques (points 59 et 60 de la décision attaquée).

  • La position du Tribunal

En premier lieu, il convient de relever qu’il résulte de la décision attaquée que le rejet par la chambre de recours de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits autres que les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies et parasols », relevant de la classe 18, est fondé sur l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque communautaire antérieure , l’opposition ayant été rejetée dans la mesure où elle avait été fondée sur les marques internationale et italienne antérieures.

D’où le Tribunal :

Au demeurant, il suffit de relever que l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne prévoit l’obligation pour l’opposant de fournir, sur requête du demandeur, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure que « pour autant qu’à [la date de la publication de la demande d’enregistrement] la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins ». Par conséquent, lorsque la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est enregistrée depuis moins de cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la preuve de l’usage sérieux ne peut pas encore être exigée et la marque antérieure doit être réputée avoir été utilisée.

En l’espèce, il est constant que, à la date de la publication de la demande de marque, le 20 septembre 2004, la marque communautaire antérieure, qui a été enregistrée le 20 février 2002, n’avait pas été enregistrée depuis au moins cinq ans.

C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, que la demande de preuve de l’usage de la marque communautaire antérieure n’était pas recevable.

  • Mais au regard de quels produits de la marque communautaire antérieure, le Tribunal statue-t-il, ceux de l’enregistrement ou ceux après la déchéance ?

En ce qui concerne les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 18, la chambre de recours les a divisés en deux groupes. Elle a jugé que les produits relevant du premier groupe, à savoir les « produits en ces matières [cuir et imitation de cuir] non compris dans d’autres classes », présentaient, conformément à la jurisprudence, une similitude avec les produits relevant de la classe 25 visés par la marque communautaire antérieure, notamment dans la mesure où ces produits étaient souvent vendus dans les mêmes points de vente. En revanche, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition en ce qui concerne les produits relevant du second groupe de la classe 18, à savoir les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies, parasols », qui, selon la chambre de recours, ne présentaient pas de similitude avec les produits relevant de la classe 25 visés par la marque communautaire antérieure.