Avec la marque communautaire, la possibilité d’obtenir un enregistrement sur une forme est apparue très difficile, l’arrêt du 12 mai 2012 relance le débat.
5 novembre 1999 : dépôt par la société Yoshida Metal Industry Co. Ltd, de la demande de marque communautaire :
Pour :
– classe 8 : « Coutellerie, ciseaux, couteaux, fourchettes, cuillers, queux à faux, coffins, fusils à aiguiser, pinces pour arêtes de poisson » ;
– classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), mélangeurs, spatules pour la cuisine, blocs à couteaux, pelles à tartes, pelles à gâteaux ».
14 septembre 2000 : l’examinateur rejette la demande d’enregistrement au motif que le signe en cause était dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).
31 octobre 2001 : la Chambre de recours infirme la décision de l’examinateur
25 septembre 2002 : enregistrement de la marque sous le n° 1372580.
10 juillet 2007 : différentes sociétés, Pi-Design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S, déposent au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 (devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009), une demande en nullité de la marque communautaire au motif que cette marque « consistait en réalité en une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. ….la marque contestée représente un ensemble de pois apparaissant sur les manches des couteaux. …….que ces pois constituaient de légers creux ayant pour fonction d’empêcher que le manche du couteau ne glisse. Pour étayer leurs arguments, les intervenantes se sont référées à deux brevets (US 6195899 et EP 1116507B1) détenus par la déposante.. »
15 juillet 2008 : la division d’annulation rejette la demande en nullité.
25 août 2008 : les sociétés demanderesses à l’annulation forment un recours auprès de l’OHMI.
20 mai 2010 : la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours en annulant la décision de la division d’annulation. :
– tout d’abord, la marque contestée était une représentation bidimensionnelle des manches de couteaux pour lesquels l’enregistrement avait été sollicité. Elle a estimé, ….que la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également pour les marques figuratives constituées par la représentation bidimensionnelle du produit.
– Ensuite, la chambre de recours a considéré …..que le cadre entourant les points noirs représentait le contour du manche d’un couteau, que les pois noirs représentaient des creux, qui sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, à savoir celui d’éviter que la main tenant le manche ne glisse accidentellement, et que le brevet américain de la requérante confirmait cette analyse.
Cette décision est soumise au Tribunal qui, le 8 mai 2012, l’annule.
Pour le tribunal, le débat porte sur trois questions :
– « il s’agit de la question de savoir si l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 est susceptible de s’appliquer à des signes bidimensionnels.
– , il convient de vérifier si la chambre de recours pouvait analyser le signe déposé comme visant, en réalité, à protéger une forme tridimensionnelle, en considérant, par référence aux produits effectivement commercialisés par la requérante, que les pois du motif correspondaient à des creux.
– en cas de réponse positive aux deux questions précédentes, se pose la question de savoir si la marque contestée est exclusivement constituée par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
Des développements du jugement sont à retenir:
- L’exclusion de l’article 7 s’applique aux marques bi ou tridimensionnelles
27 Eu égard au libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 et à l’objectif d’intérêt général qu’il poursuit, il y a lieu de conclure qu’il s’applique à tout signe, bi- ou tridimensionnel, dès lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique.
28 Il convient dès lors de rejeter les arguments de la requérante en ce qu’ils contestent la possibilité pour la chambre de recours d’appliquer l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 à des marques figuratives bidimensionnelles.
- Le motif principal pour l’annulation de la décision de la chambre de recours qui avait annulé la marque
Il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré que l’ensemble des pois noirs de la marque contestée représentait, en réalité, des creux et constituait une structure antidérapante appliquée sur le manche d’un couteau.
30 À cet égard, il y a lieu de constater que le caractère creux des pois noirs ne fait pas partie de la marque contestée telle que déposée et enregistrée. En effet, rien dans la représentation graphique de la marque contestée ne suggère que les pois noirs en cause représentent des creux plutôt que des motifs figuratifs. De même, l’enregistrement de la marque contestée n’est assorti d’aucune description en ce sens. Pour conclure au caractère concave des pois, la chambre de recours ne s’est donc pas référée au signe déposé, mais à des représentations des produits effectivement commercialisés par la requérante.
31 Or, il ressort de la jurisprudence que seule la forme telle que reproduite dans la demande d’enregistrement doit faire l’objet de l’examen de la marque. En effet, la représentation graphique ayant pour fonction de définir la marque, elle doit être complète par elle-même, afin de déterminer, avec clarté et précision, l’objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge), T‑270/06, Rec. p. II‑3117, point 73, et la jurisprudence citée).
33 En outre, il ressort de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 que la nullité est déclarée « lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ». Cette formulation implique que la disposition précitée s’applique aux marques qui étaient visées par l’article 7 du règlement n° 207/2009 au moment de leur dépôt. Par conséquent, l’examen d’une demande en nullité fondée sur ce dernier article doit également se situer au moment de ce dépôt, ce qui exclut la prise en compte de l’utilisation effective de la marque après son enregistrement.
34 Il s’ensuit que la constatation de la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle « aucune disposition des règlements applicables n’interdit à l’OHMI de mettre en œuvre un type de ‘technique inverse’ consistant à rechercher ce que la marque représente véritablement », sur le fondement des éléments autres que la demande d’enregistrement concernée, est contraire à la réglementation applicable.
35 Partant, c’est à tort que la chambre de recours s’est écartée de la représentation graphique de la marque contestée lorsqu’elle s’est référée aux représentations des produits effectivement commercialisés par la requérante pour conclure au caractère concave des pois noirs figurant dans cette dernière marque.
36 Au vu de cette erreur de droit, il y a lieu d’accueillir le moyen unique et d’annuler, par conséquent, la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la troisième question, identifiée au point 21 ci-dessus, relative à la fonction technique prétendument remplie par la marque contestée.
37 À la lumière de ce qui précède, il convient d’annuler la décision attaquée.