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Application de la déchéance de marque aux médicaments soumis à AMM

La marque à défaut d’un usage sérieux est déchue. Cette règle est-elle valable dans les mêmes termes pour les marques pharmaceutiques ? En effet, les médicaments nécessitent souvent des études cliniques d’une durée supérieure à la période de 5 ans de non-usage du droit des marques.

La réponse est donnée par la Cour de justice dans son arrêt du 3 juillet 2019. L’arrêt

Le rappel de la règle de droit  qui prévoit de tenir compte des caractéristiques du marché

41      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque…..

Des travaux préparatoires à une demande d’AMM ont été effectués

42      En l’occurrence, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les éléments produits par V….  devant l’EUIPO aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque contestée, tels que mentionnés au point 35 de cet arrêt, permettaient de constater que V….. avait effectué des actes préparatoires, consistant en la mise en œuvre d’une procédure d’essai clinique réalisée dans la perspective du dépôt d’une demande d’AMM et incluant certains actes revêtant un caractère publicitaire à l’égard de cet essai.

43      Le Tribunal a toutefois relevé, à ce même point 36, que « seule l’obtention de l’[AMM] par les autorités compétentes était de nature à permettre un usage public et tourné vers l’extérieur, de [cette] marque » dès lors que la législation relative aux médicaments interdit la publicité pour des médicaments qui ne bénéficient pas encore d’une AMM et, partant, tout acte de communication destiné à obtenir ou à préserver une part d’un marché.

44      Le Tribunal a ajouté, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, que, s’il peut y avoir usage sérieux avant toute commercialisation des produits désignés par une marque, il n’en va ainsi qu’à condition que la commercialisation soit imminente. Or, en l’espèce, selon le Tribunal, V……  n’a pas démontré que la commercialisation d’un médicament destiné au traitement de la sclérose en plaques désigné par la marque contestée était imminente, faute pour elle d’avoir produit des éléments de preuve permettant de constater que l’essai clinique était sur le point d’aboutir.

Les essais cliniques ne constituent pas un emploi pertinent

45      Enfin, en réponse à certains arguments de V….., le Tribunal a apprécié, au point 39 de l’arrêt attaqué, les circonstances concrètes de l’utilisation de la marque contestée dans le cadre de l’essai clinique en cause et jugé, en substance, que cette utilisation relevait d’un usage interne dont il n’était pas établi que le volume fût significatif dans le secteur pharmaceutique.

46      En premier lieu, il ressort ainsi des considérations exposées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué que celui-ci a, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 38 à 41 du présent arrêt, procédé à une appréciation concrète de l’ensemble des faits et des circonstances propres à la présente affaire afin de déterminer si les actes d’usage invoqués par V……  étaient de nature à refléter un usage de la marque contestée conforme à sa fonction d’indication d’origine des produits visés et à sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.

47      S’agissant de l’argument de V…… , selon lequel le Tribunal, au point 36 de l’arrêt attaqué, a posé pour principe qu’un usage sérieux d’une marque enregistrée pour un médicament ne peut avoir lieu que lorsqu’une AMM a été accordée pour ce médicament, il convient de relever que le Tribunal s’est limité à tirer, dans le cadre de son appréciation concrète, les conséquences de sa constatation selon laquelle, conformément à la législation applicable, un médicament dont la mise sur le marché n’a pas encore été autorisée ne peut même pas faire l’objet d’une publicité destinée à obtenir ou à préserver une part de marché. Il est, partant, impossible d’utiliser une marque désignant un tel médicament sur le marché concerné, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt.

48      Il importe d’ajouter que la circonstance, à la supposer établie, que les actes d’usage invoqués par V…..  étaient, comme cette dernière le fait valoir, conformes aux prescriptions légales applicables ne saurait suffire à établir la nature sérieuse, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, de cet usage, dès lors que celle-ci s’apprécie, de manière concrète, au vu de l’ensemble des faits et des circonstances propres à l’espèce concernée et ne saurait dépendre exclusivement de la nature légale des actes d’usage. Or, en l’occurrence, il ne s’agissait pas d’un usage sur le marché des produits protégés par la marque contestée.

49      Dans la mesure où V……  tire argument de la prétendue insuffisance, pour le secteur pharmaceutique, du délai de cinq ans visé à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, il convient de faire observer, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 45 de ses conclusions, que ce délai s’applique indépendamment du secteur économique dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque en cause est enregistrée. Partant, cet argument est inopérant.

50      En second lieu, en réponse à certains arguments de V….. , le Tribunal a relevé, au point 39 de l’arrêt attaqué visé au point 45 du présent arrêt, que l’utilisation de la marque contestée dans le cadre d’un essai clinique ne pouvait être assimilée à une mise sur le marché ni même à un acte préparatoire direct, mais devait être considérée comme étant de nature interne, car elle s’était déroulée hors de la concurrence, au sein d’un cercle restreint d’intervenants, et sans viser à obtenir ou à conserver des parts de marché.

Une mise sur le marché imminente aurait pu néanmoins constituer un usage sérieux

51      Ce faisant, le Tribunal n’a pas méconnu la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt et invoquée par V….. , selon laquelle il peut y avoir usage sérieux d’une marque de l’Union européenne quand les produits désignés ne sont pas encore commercialisés. Au contraire, le Tribunal a rappelé à bon droit, au point 37 de l’arrêt attaqué, qu’un tel usage ne peut être constaté qu’à condition que la commercialisation des produits en cause soit imminente et a jugé, aux points 38 et 39 de cet arrêt, que V….  n’avait pas apporté la preuve que tel était le cas en l’espèce.

52      En particulier, en examinant si l’usage allégué de la marque contestée était effectué à l’égard de tiers et si le volume d’usage était suffisamment important au regard des contingences propres au secteur pharmaceutique, le Tribunal a examiné, conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère sérieux de cet usage.

53      En effet, eu égard à la jurisprudence citée aux points 38 à 41 du présent arrêt et ainsi que l’a, en substance, relevé M. l’avocat général aux points 57, 59 et 61 à 63 de ses conclusions, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne ne peut être établi par des actes d’usage afférents à un stade antérieur à la commercialisation des produits ou des services désignés que pour autant que la commercialisation est imminente, les actes d’usage susceptibles d’établir un tel usage sérieux doivent avoir un caractère externe et produire des effets pour le futur public de ces produits ou services, et ce même dans une telle phase antérieure à la commercialisation.

L’argument textuel sur la forme modifiée ne peut pas s’appliquer aux études cliniques

54      Enfin, contrairement à ce que fait valoir V…., il ne saurait être déduit de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 une interprétation plus souple de la notion d’« usage sérieux ».

55      En effet, en vertu de cette dernière disposition, l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme étant un usage, au sens de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009, pour autant que le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée n’est pas altéré. …

56      Ainsi, en n’exigeant pas une stricte conformité entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 vise à permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés……

57      Si l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 instaure ainsi une certaine souplesse quant à la forme de l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins que cette disposition reste dépourvue de toute incidence sur l’appréciation du caractère sérieux de cet usage, laquelle doit être effectuée conformément aux critères établis par la jurisprudence rappelée aux points 38 à 41 du présent arrêt.

58      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.

Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal qui avait rejeté une demande en annulation d’une décision de l’office ayant prononcé la déchéance de la marque est rejetée

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Marque de couleur ou marque figurative ?

Au dépôt, il est indiqué  » Les couleurs du signe sont le bleu (PMS 2748, PMS CYAN) et le gris (PMS 877) ».

 En cours de procédure, la déposante précise que sa demande porte sur une marque de couleur et non sur une marque figurative.

Les produits visés à cette demande de marque : « Eaux minérales « .

Sur des questions préjudicielles posées par la Cour administrative finlandaise, la Cour de justice par son arrêt du 27mars 2017  précise le régime de la marque de couleur. C’est là

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Une marque de couleur n’est pas exclue de la protection par l’ article 3 de la directive

L’arrêt du 12 juin 2018 de la Cour de Justice est à saluer pour les titulaires de marque. Là

Lors d’un litige au Pays-Bas en contrefaçon de  marque, la juridiction saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle relative  à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 qui exclut de la protection à titre de marque, le signe portant exclusivement sur la forme du produit.

La marque en cause porte sur le signe :rouge sur la semelle Pour : « Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».

L’arrêt de la Cour est très clair pour reconnaître que cette marque n’entre pas dans l’exclusion de l’article 3 de la directive 2008/95.

21      Dans le contexte du droit des marques, la notion de « forme » s’entend généralement, ainsi que l’a souligné la Commission européenne, comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace.

22      Il ne ressort ni de la directive 2008/95, ni de la jurisprudence de la Cour, ni du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme.

23      La question se pose toutefois de savoir si le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.

24      À cet égard, il convient de relever que, si, certes, la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit.

25      Ainsi que l’ont relevé les gouvernements allemand, français et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, la marque litigieuse ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement.

26      En tout état de cause, un signe, tel que celui en cause au principal, ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, lorsque, comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.

27      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.

Ce que juge la Cour :

L’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.

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Forme d’un produit déposée à titre de marque et acquisition du caractère distinctif

Sur une demande d’enregistrement de marque au Royaume-Uni du 8 juillet 2010, déposée par Nestlé et à la suite d’une opposition par un tiers qui a été accueillie, la Haute Cour de Justice britannique a saisi la Cour de justice de différentes questions préjudicielles relatives aux dispositions des directives 2008/95 et 89/104. L’arrêt de la Cour de Justice est là.

Le signe dont l’enregistrement a été demandé :

arret KIT KAT du 16 septembre 2015 de la Cour de Justice

Pour «Chocolat; confiserie au chocolat; produits chocolatés; confiserie; préparations à base de chocolat; produits de boulangerie; pâtisserie; biscuits; biscuits nappés de chocolat; gaufrettes nappées de chocolat; gâteaux; cookies; gaufrettes».

Les réponses données par la Cour de Justice

1) L’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’enregistrement d’un signe constitué par la forme du produit en tant que marque lorsque cette forme comprend trois caractéristiques essentielles dont l’une résulte de la nature même du produit et les deux autres sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, à la condition, toutefois, qu’au moins un des motifs de refus à l’enregistrement énoncés à cette disposition s’applique pleinement à la forme en cause.

2) L’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, qui permet de refuser l’enregistrement de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, doit être interprété en ce sens qu’il vise la manière dont le produit en cause fonctionne et ne s’applique pas à la manière dont il est fabriqué.

3) Afin d’obtenir l’enregistrement d’une marque ayant acquis un caractère distinctif après l’usage qui en est fait au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, que ce soit en tant que partie d’une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l’enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d’une entreprise déterminée.

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Marchandises sous douane et atteinte à la marque

Sans entrer dans le détail des mécanismes sous douane ( en suspension de droits), par exemple, le régime du transit externe qui permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale, de telles marchandises échappent-elles pour autant au droit des marques ?

marchandises doaunes avocat contrefaçon

Réponse avec l’arrêt du 16 juillet 2015 de la Cour de justice que retient dans de tels cas « l’usage du signe dans la vie des affaires».

  • Les faits, tels que rapportés à l’arrêt

Bacardi produit et commercialise des boissons alcooliques. Elle est titulaire de diverses marques pour ces produits.

18 Au cours de l’année 2006, à la demande de Van Caem, plusieurs lots produits par Bacardi, transportés vers les Pays-Bas à partir d’un État tiers, ont été entreposés chez Mevi dans le port de Rotterdam (Pays Bas).

19 Ces marchandises étaient placées sous le régime douanier suspensif de transit externe ou d’entrepôt douanier, de telles marchandises étant dénommées «marchandises T1».

20 Certaines desdites marchandises ont été, par la suite, mises en libre pratique et placées sous le régime de suspension des droits d’accise. Ces marchandises ont ainsi quitté les régimes douaniers suspensifs réglementés aux articles 91, 92 et 98 du code des douanes et se sont trouvées en entrepôt fiscal.

21 N’ayant pas consenti à l’introduction des marchandises en cause dans l’EEE et ayant, en outre, appris que les codes de produit avaient été retirés des bouteilles faisant partie des lots concernés, Bacardi les a fait saisir et a sollicité plusieurs mesures auprès du Rechtbank Rotterdam. Elle a invoqué, à cette fin, une atteinte à ses marques Benelux.

  • La procédure aux Pays-Bas

22 Par jugement du 19 novembre 2008, le Rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam) a constaté que l’introduction dans l’EEE des marchandises en cause portait atteinte aux marques Benelux de Bacardi et a pris certaines des mesures sollicitées.

23 TOP Logistics a fait appel devant le Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye). Dans le cadre de cette procédure d’appel, Van Caem a été autorisée à intervenir.

24 Par arrêt interlocutoire du 30 octobre 2012, cette juridiction a jugé que, aussi longtemps que les marchandises en cause ont eu le statut de marchandises T1, il n’y a pas eu d’atteinte aux marques Benelux de Bacardi.

25 Quant à la question de savoir s’il y a eu atteinte auxdites marques une fois que les marchandises en cause ont été placées sous le régime de suspension des droits d’accise, ladite juridiction a annoncé, dans son arrêt interlocutoire, son intention de présenter une demande de décision préjudicielle.

  • La motivation de la Cour de Justice

37 Les doutes que nourrit néanmoins la juridiction de renvoi sur la question de savoir si le titulaire de la marque peut s’opposer à ce que les marchandises ainsi mises en libre pratique sans son consentement soient placées sous le régime de suspension des droits d’accise sont, en premier lieu, liés au fait que, en vertu des règles énoncées par la directive 92/12, pendant cet entreposage fiscal, les droits d’accise ne sont pas acquittés et que, en conséquence, les marchandises concernées ne peuvent pas encore être mises à la consommation.

38 Or, ainsi que Bacardi et le gouvernement français l’ont observé, il résulte du libellé de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104, de même que de la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, que le titulaire de la marque n’est nullement obligé d’attendre la mise à la consommation des marchandises revêtues de sa marque pour exercer son droit exclusif. Il peut, en effet, également s’opposer à certains actes qui sont commis, sans son consentement, avant cette mise à la consommation. Parmi ces actes figurent, notamment, l’importation des marchandises concernées et la détention de celles-ci aux fins de leur mise dans le commerce.

39 Sur le fondement d’une lecture conjointe de cet article 5, paragraphe 3, et du paragraphe 1 du même article, il y a lieu de constater que des actes d’un opérateur économique tel que, en l’occurrence, Van Caem, consistant à faire importer dans l’Union des produits sans le consentement du titulaire de la marque et à faire placer ces marchandises sous le régime de suspension des droits d’accise, les détenant ainsi en entrepôt fiscal dans l’attente de l’acquittement des droits d’accise et de la mise à la consommation, doivent être qualifiés d’«usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits […] identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée», au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104.

  • Mais l’activité d’entreposage échapperait à la sanction

45 S’agissant, en revanche, de l’entrepositaire tel que, en l’occurrence, TOP Logistics, il y a lieu de constater que la fourniture par celui-ci du service d’entreposage des marchandises revêtues de la marque d’autrui ne constitue pas un usage du signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée. Dans la mesure où ce prestataire permet à son client de faire un tel usage, son rôle ne saurait être apprécié au regard des dispositions de la directive 89/104, mais doit, le cas échéant, être examiné sous l’angle d’autres règles de droit (voir, par analogie, arrêt Frisdranken Industrie Winters, C 119/10, EU:C:2011:837, points 28 à 35).

A noter

49 Cette analyse n’est pas infirmée par le fait que des marchandises importées et placées sous le régime de suspension des droits d’accise peuvent, par la suite, être exportées vers un État tiers et ainsi ne jamais être mises à la consommation dans un État membre. À cet égard, il suffit de relever que toute marchandise en libre pratique est susceptible d’être exportée. Cette éventualité ne saurait faire obstacle à l’application des règles en matière de marques aux marchandises importées dans l’Union. En outre, l’exportation est elle-même également un acte visé à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104.

  • La décision de la Cour de Justice

L’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres peut s’opposer à ce qu’un tiers fasse placer sous le régime de suspension des droits d’accise des marchandises revêtues de cette marque après les avoir, sans le consentement de ce titulaire, fait introduire dans l’Espace économique européen et mettre en libre pratique.