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Marque et nom des villes : l’exercice difficile de la demande d’enregistrement

De nombreuses villes voient dans leur nom un actif, certaines tentent de le déposer à titre de marque pour protéger des activités économiques qui s’y exercent.

marque et ville
Source Wikipedia

Chacun se souvient de la loi Hamon, qui en 2014 a souhaité protéger les noms des villes des appropriations non dument autorisées, à la suite du déboulonnage médiatisé du panneau d’entrée de la commune de Laguiole, dont la défense de l’indication géographique protégée « Couteau Laguiole » s’est finalement vue attribuée à une association siégeant à Thiers. Ou encore cette ville du Loir-et-Cher dont le nom fut avec son accord déposé à titre de marque, mais dont l’enregistrement a été refusé par l’INPI le consommateur pertinent du domaine concerné comprenant sous ce nom celui d’une place parisienne !

Point d’excès de parisianisme cette fois, nous n’en parlerons pas bien qu’un an auparavant s’y achevaient 60 ans de carrière, 1.000 chansons, et 50 albums. Donc La Madeleine qui nous intéresse ici est une commune de taille moyenne située dans la région des Hauts- de-France qui a présenté en novembre 2018 à l’INPI une demande de marque « la MADEleinoise » pour désigner des bières.

Au motif que « ce signe sera perçu par le consommateur comme désignant une bière provenant de La Madeleine, et non comme une marque« , [l’article 711-2 exclut b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner, …la provenance géographique] l’INPI refuse cette demande d’enregistrement.

Que nous dit la Cour de Douai le 22 septembre 2022 pour infirmer la décision de l’office ?

« ..la ville de La Madeleine ne bénéficie d’aucune réputation particulière en matière de fabrication de bière et le produit que désigne la marque n’est pas fabriqué sur le ressort de cette commune. Dans ses observations du 24 avril 2019, la commune explique ainsi que la bière est réalisée par une brasserie située à Querenaing et que son originalité consiste dans l’ajout dans la recette de fabrication d’un miel provenant de ruches installées au sein de l’hôtel de ville.

Le signe ne vient donc pas désigner la provenance géographique du produit, de sorte qu’il n’est pas descriptif. »

Illustration : source Wikipedia . Par Velvet — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10113361

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Des récipients pour la cuisine ou le ménage

Des différents critères qui président au choix du libellé de la marque, se pose bien entendu l’appréciation des antériorités. Doit-on privilégier une rédaction détaillée ou un intitulé plus général, faut-il tenir compte des usages du secteur quand notamment les consommateurs distinguent habituellement les produits ?

La décision du Tribunal de l’Union du 30 mars illustre cette problématique de l’appréciation globale du risque de confusion qui « implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés ». La décision est là

23 juin 2014 : dépôt de la demande de marque : Testa Rossa.

Pour

–        classe 7 : « Cireuses électriques ; machines et appareils électriques à encaustiquer ; perceuses et foreuses électriques ; machines à couper le pain ; repasseuses ; dynamos pour bicyclettes ; machines à râper les légumes ; outils à main non actionnés manuellement ; appareils de nettoyage à haute pression ; moulins à café autres qu’à main ; scies électriques ; pistolets à colle ; mixeurs électriques ; tuyaux d’aspirateurs de poussière ; accessoires d’aspirateurs de poussière destinés à répandre les parfums et les désinfectants ; machines à laver, installations de lavage de véhicules ; broyeurs d’ordures [machines], broyeurs ménagers électriques ; centrifuges » ;

–        classe 21 : « Ustensiles de ménage » ;

–        classe 28 : « Attirail de pêche, hameçons, lignes de pêche, moulinets de cannes à pêche, cannes à pêche, racines pour la pêche, jeux de courses automobiles, bobsleighs, appareils pour le culturisme, arcs de tir, gants de boxe, patins (à glace), coudières, extenseurs [exerciseurs], bicyclettes fixes d’entraînement, rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement, volants [jeux], jeux de société, gants de golf, crosses de golf [clubs de golf], sacs de golf (avec ou sans roulettes), haltères, dévidoirs pour cerfs-volants ; modèles réduits de véhicules, modèles réduits de bateaux, modèles réduits d’hélicoptères, modèles réduits de fusées et avions miniatures, tous avec ou sans moteur électrique ; filets, fléchettes, nasses [casiers de pêche], toboggan [jeu], trottinettes, patins à roulettes, cordes de raquettes, raquettes, patins à glace, bottines-patins, protège-tibias, revêtements de skis, fixations de skis, snowboards [planches de surf des neiges], flotteurs (accessoires de pêche à la ligne), palmes pour nageurs, planches à roulettes, skis, jeux, planches de surf ».

6 octobre 2014 : opposition sur la base de la marque :

Déposée pour des produits relevant des classes 21, 25 et 30 :

–        classe 21 : « Récipients pour le ménage ou la cuisine ; verrerie, porcelaines, notamment vaisselle ; verrerie pour boissons » ;

–        classe 25 : « Vêtements, à savoir tabliers, chemises, polos et tee-shirts ; chapellerie » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre ; chocolat ; cacao soluble ; bonbons ».

 11 mars 2020 : La division d’opposition rejette l’enregistrement de la marque demandée pour :

– la totalité des produits des classes 21 et 28,

– une partie des produits de la classe 7 les « machines à couper le pain ; machines à râper les légumes ; moulins à café autres qu’à main ; mixeurs électriques et broyeurs ménagers électriques ».

 20 mai 2021 : la première chambre de recours de l’EUIPO :

  • Confirme la similitude des produits des classes 7 et 21,
  • Infirme pour les produits de la classe 28.

Autrement dit, le risque de confusion est retenu, et sont rejetés à la demande d’enregistrement :

  • les « [u]stensiles de ménage », (marque demandée, classe 21),
  • les « machines à couper le pain ; machines à râper les légumes ; moulins à café autres qu’à main ; mixeurs électriques et broyeurs ménagers électriques »,(marque demandée, classe 7).

Si le Tribunal rejette le recours par sa décision du 30 mars 2022, l’arrêt précise que dans la marque antérieure,  ces rejets sont  prononcés au regard des « [r]écipients pour le ménage ou la cuisine », (  marque opposée, classe 21).

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Marque : l’annonce de nouvelles procédures devant l’INPI avec le recours administratif préalable obligatoire

L’INPI envisage de nouvelles procédures et interroge sur leur mise en oeuvre par un questionnaire accessible en ligne dont les réponses sont attendues pour le 31 août. Le questionnaire de l’INPI

Des recours en RAPO

Trait commun à ces nouvelles procédures, elles prendront la forme d’un RAPO .

Cette nouvelle procédure prendrait la forme d’un RAPO (recours administratif préalable obligatoire)  et permettrait de renforcer la transparence, la prévisibilité et la cohésion des décisions de l’Institut.

Des besoins de RAPO maintenant ……et pas avant ?

L’INPI expose le besoin de ces nouvelles procédures :

L’INPI émet chaque année plusieurs centaines de milliers de décisions procédurales en rapport avec l’enregistrement, la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle,  parmi lesquelles un nombre significatif (plusieurs dizaines de milliers) de décisions susceptibles de faire grief, car prononçant un refus (rejet, irrecevabilité…).

Dès lors qu’un déposant souhaite contester une telle décision, il doit saisir les tribunaux. La validité des décisions du directeur de l’INPI est en effet soumise au contrôle des cours d’appel de l’ordre judiciaire, initiant ainsi un processus long et coûteux.

Si le  recours administratif préalable obligatoire (RAPO) existe en droit administratif depuis longtemps, le questionnaire de L’INPI n’explique pas pourquoi :

  •  celui-ci n’a pas été mis en oeuvre précédemment,
  •  et quels événements justifient son introduction pour les droits de propriété industrielle,
  •  et que soient concernées toutes les décisions de l’INPI sans distinguer  celles qui s’appliquent au seul déposant ou au titulaire de la marque de celles où plusieurs parties s’opposent (opposition de marque, demande en nullité ou en déchéance de marque ).

Toutes les demandes des usagers de l’INPI soumises au RAPO ?

A se reporter au questionnaire, de très nombreuses demandes présentées par les usagers à l’INPI et relatives aux marques si ce n’est toutes, seraient concernées :

  • les décisions statuant sur l’examen des marques,
  • les décisions statuant sur une opposition de marque,
  • les décisions statuant sur une demande d’annulation (nullité ou déchéance) de marque.

L’application par l’INPI du  recours administratif préalable obligatoire (RAPO) modifierait l’effet dévolutif du recours devant la Cour d’appel en matière de nullité et de déchéance de marque, qui a été introduit récemment à la suite de l’exclusivité accordée à l’INPI pour les demandes en nullité et en déchéance de marques qui a débuté en avril 2020.

Cette importance réforme impactera directement les usagers, et leurs avocats.

Ne pas confondre RAPO et recours devant une chambre de recours

Des différents aspects que cette réforme présente, une distinction essentielle doit être soulignée, le RAPO ne conduit pas à la mise en place de chambres de recours analogues à celles de l’EUIPO, voir notre  article .

 

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Marque figurative avec ou sans renommée : l’importance de l’orientation du signe tel que déposé.

De nombreux signes peuvent être déposés à titre de marque, mais leur protection peut se révéler difficile à mettre en œuvre même quand cette marque est renommée. Illustration avec l’arrêt du 21 avril 2021 du Tribunal de l’union. L’arrêt

26 septembre 2017 : demande de marque.

Le signe demandé :

Pour :  Matériel informatique et logiciels pour l’intégration de textes, de contenu audio, d’illustrations graphiques, d’images fixes et d’images animées dans une livraison interactive pour applications multimédias ; matériel informatique et logiciels pour le contrôle de dispositifs d’information et de communication à commande vocale ; appareils de réponse vocale ; logiciels de reconnaissance vocale ; matériel informatique et logiciels pour la commande à distance d’appareils d’éclairage électrique, appareils de contrôle de la température et produits électroniques ; logiciels téléchargeables pour la gestion du wi-fi mobile ; téléphones portables ; modems USB ; modems sans fil ; passerelle sous forme de matériel de télécommunications et de réseautage de données, à savoir routeurs de passerelle sous forme de matériel informatique de commande ; modems ; décodeurs pour téléviseurs ; terminaux informatiques, à savoir terminaux vidéo multifonctions (tables) équipés de fonctions permettant d’accéder à l’Internet, de passer des appels téléphoniques, de visualiser des vidéos et de jouer à des jeux ; dispositifs et équipements pour terminaux d’accès mobiles à large bande, à savoir modems pour services mobiles à large bande ; routeurs d’appels de réseaux et d’appels téléphoniques ; modules de communication, à savoir modules à circuits intégrés ; assistants numériques personnels (PDA) ; batteries ; chargeurs de batteries ; souris d’ordinateur ; écouteurs et casques ; logiciels dans le domaine des communications, à savoir logiciels pour la gestion, l’exploitation et la conduite de vidéoconférences, logiciels pour communications de données, logiciels destinés à la gestion de bases de données et à la gestion de réseaux, logiciels utilisés comme tableurs et pour le traitement de texte ; équipements informatiques, à savoir cartes sans fil, adaptateurs sans fil utilisés pour relier des ordinateurs à un réseau de télécommunications ; adaptateurs pour réseaux informatiques ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; casques d’écoute sans fil pour téléphones portables ; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents ; décodeurs numériques ; lunettes intelligentes ; montres intelligentes ; films de protection pour écrans d’ordinateur ; capteurs d’activité à porter sur soi ; coques pour smartphones ; étuis pour smartphones ; films de protection d’écran pour téléphones mobiles ; perches pour autophotos [monopodes à main] ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités »

28 décembre 2017 : opposition fondée sur deux marques antérieures et sur des fondements juridiques différents.

Première marque antérieure invoquée :

Pour : « Caméras, lunettes de soleil, lunettes ; écouteurs et casques ; matériel informatique »,

Une seconde marque dont la renommée est invoquée.

Le signe

Pour : « Parfums, produits cosmétiques, bijoux fantaisie, articles en cuir, vêtements »

Successivement l’examinateur et la Chambre de retours rejettent l’opposition.

L’affaire vient devant le Tribunal de l’union qui rejette le recours de l’opposant.

L’appréciation des signes doit-elle tenir compte de leur orientation à leur dépôt ?

La motivation du Tribunal :

26      L’orientation des signes, telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement, peut avoir un impact sur l’étendue de leur protection et, par conséquent, contrairement à ce que prétend la requérante, pour éviter toute incertitude et insécurité, la comparaison entre les signes ne peut s’effectuer que sur la base des formes et orientations dans lesquelles ces signes sont enregistrés ou demandés.

L’application à l’atteinte à la marque de renommée.

32      …….. , il y a lieu de comparer la marque prétendument renommée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la marque demandée dans la forme sous laquelle elle a été demandée, indépendamment de toute éventuelle rotation lors de leur utilisation sur le marché.

33      En l’espèce, en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, il convient d’observer que la marque demandée est un signe figuratif qui se compose d’un cercle contenant deux courbes ressemblant à l’image de deux lettres « u » de couleur noire disposées verticalement et en miroir inversé, qui se croisent et se coupent pour former un élément central constituant une ellipse horizontale. La marque prétendument renommée est elle aussi un signe figuratif qui se compose d’un cercle contenant deux courbes ressemblant à l’image de deux lettres « c » de couleur noire disposées horizontalement et en miroir inversé, qui se croisent et se coupent pour former un élément central constituant une ellipse verticale.

34      Les marques en conflit partagent ainsi certaines caractéristiques, à savoir un cercle de couleur noire, deux courbes entrelacées, que ledit cercle entoure, de couleur noire également, se croisant en miroir inversé, ainsi qu’une ellipse centrale, résultant de l’entrecroisement des courbes.

35      Les différences visuelles entre les marques en conflit résultent, quant à elles, premièrement, de la forme plus arrondie des courbes, ressemblant à l’image de deux lettres « c » dans la marque prétendument renommée, par rapport à l’image de la lettre « h » de la marque demandée, deuxièmement, de la stylisation différente desdites courbes et de leur disposition, horizontale dans la marque prétendument renommée et verticale dans la marque demandée, troisièmement, de l’orientation de l’ellipse centrale, résultant de l’entrecroisement desdites courbes, verticale dans la marque prétendument renommée et horizontale dans la marque demandée et, quatrièmement, de l’épaisseur plus importante du trait de ces courbes dans la marque prétendument renommée par rapport au trait des courbes de la marque demandée, de même que du trait formant le cercle de la marque demandée par rapport à celui de la marque prétendument renommée.

36      Par ailleurs, si l’intersection des courbes entrelacées de la marque demandée est visible, en ce que le trait s’interrompt aux endroits où lesdites courbes se croisent, il n’en va pas de même de la marque prétendument renommée. Il est également possible de relever que l’écart entre le trait formant le cercle et les extrémités des courbes dans chacune des marques en conflit, c’est-à-dire les points où ces courbes commencent et finissent, diffère.

37      Ainsi, il convient de relever que, appréciées globalement, les marques en conflit sont différentes sur le plan visuel, en dépit de la présence commune de deux courbes entrelacées au sein d’un cercle de couleur noire, ce dernier étant par ailleurs un élément géométrique banal ….

38      En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, les parties ne contestent pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle une analyse d’une quelconque similitude ne peut être réalisée dans la mesure où lesdites marques ne seront pas prononcées.

39      En ce qui concerne la similitude des marques en conflit sur le plan conceptuel, il convient d’observer que la marque demandée et la marque prétendument renommée sont composées d’un cercle contenant une image renvoyant à des lettres stylisées. La chambre de recours a constaté que le simple fait qu’elles comportaient la forme géométrique d’un cercle ne saurait les rendre similaires d’un point de vue conceptuel.

40      Il y a lieu de relever que si les initiales de la fondatrice de la société requérante devaient être décelées dans l’image renvoyant à des lettres stylisées de la marque prétendument renommée, c’est la lettre « h » stylisée ou les deux lettres « u » entrelacées qui pourraient être perçues dans l’image renvoyant à une lettre stylisée de la marque demandée, de sorte que les marques en conflit sont différentes sur le plan conceptuel.

41      Au vu des considérations exposées aux points 32 à 40 ci-dessus, il convient de relever que la marque demandée et la marque prétendument renommée sont différentes.

L’examen de l’atteinte à la marque antérieure pour laquelle la renommée de la marque n’était pas invoquée.

49      À titre liminaire, ………il y a lieu de comparer la marque antérieure dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la marque demandée dans la forme sous laquelle elle a été demandée, indépendamment de toute éventuelle rotation lors de leur utilisation sur le marché.

50      En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, la marque antérieure est un signe figuratif qui se compose de deux courbes ressemblant à l’image de deux lettres « c » de couleur noire disposées horizontalement et en miroir inversé, qui se croisent et se coupent pour former un élément central constituant une ellipse verticale.

51      Le cercle, présent exclusivement dans la marque demandée, entoure les courbes contenues en son centre et donne à ladite marque un agencement et des proportions spécifiques qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure. Même si les marques en conflit partagent des caractéristiques, à savoir deux courbes entrelacées de couleur noire se croisant en miroir inversé, une ellipse centrale résultant de l’entrecroisement des courbes, l’absence de cercle dans la marque antérieure et d’un agencement conséquent exclut toute similitude sur le plan visuel.

52      En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur les plans phonétique et conceptuel, les considérations figurant aux points 38 et 39 ci-dessus ont vocation à s’appliquer également dans ce contexte.

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Pas de droit acquis à l’illégalité pour obtenir un enregistrement de marque

Un déposant peut-il invoquer un précédent enregistrement de marque intervenu en sa faveur à l’appui d’une seconde demande d’enregistrement de marque portant sur un signe analogue ?

Illustration avec l’arrêt du 15 octobre 2020 du Tribunal de l’Union.

Un déposant voit sa demande de marque rejetée par l’EUIPO.

L’examinatrice et la Chambre de recours ont considéré que les deux termes quand ils s’appliquaient à des vêtements et des chaussures, n’étaient as distinctifs la marque demandée n’étant qu’un banal message d’information sur une caractéristique des produits en cause, qui pouvait être particulièrement appréciée par les personnes qui préfèrent acheter des vêtements ou des chaussures à rembourrage synthétique plutôt que d’origine animale.

Mais ce déposant a obtenu de l’EUIPO l’enregistrement d’une première marque comportant un signe analogue avec la même partie verbale

Si le principe de légalité est invoqué par le déposant, ce même principe lui est opposé par le Tribunal ..

72      … , la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fait valoir, au point 29 de la décision attaquée, une sorte de hiérarchie entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité. Or, une telle hiérarchie n’existerait pas et l’EUIPO serait, selon la requérante, tenu au respect de ces deux principes. La requérante soutient que, compte tenu de l’enregistrement de la marque verbale antérieure FAKEDUCK, afin précisément de respecter le principe de légalité, la chambre de recours aurait dû également autoriser l’enregistrement de la marque demandée dans la présente procédure.

73      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

74      Il convient de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration ….

75      Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens ..

76      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, afin d’obtenir une décision identique…

77      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus…

78      En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces considérations sont valables même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union est demandé est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé ….

79      En l’espèce, comme la demande d’enregistrement se heurte au motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la requérante ne peut invoquer valablement cette marque verbale antérieure FAKEDUCK, à l’appui des violations des principes d’égalité de traitement et de légalité, ni invoquer à son profit une illégalité éventuelle qui affecterait l’enregistrement de cette marque afin d’obtenir une décision identique.

80      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait fait valoir une sorte de hiérarchie entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité, il y a lieu de constater que la requérante a procédé à une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé, à juste titre, la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus, en précisant que l’application des principes d’égalité de traitement et de bonne administration devait se concilier avec le respect du principe de légalité.

81      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu d’écarter les …/.. moyens comme non fondés.