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Le libellé d’une marque peut manquer de clarté et de précision sans affecter sa validité

L’arrêt rendu ce jour par la Cour de justice est à peine croyable.

Saisie sur question préjudicielles de la High Court of Justice, la Cour de justice admet qu’un libellé de produits et de services puisse manquer de clarté et de précision sans affecter la validité de la marque !

La présentation de l’arrêt est là

Le droit dit à l’arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2020

1)      Les articles 7 et 51 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, ainsi que l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.

2)      L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement no 1891/2006, et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services.

3)      La première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.

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L’action en concurrence déloyale existe toujours même en l’absence de droit privatif.

L’action en concurrence déloyale existe toujours même en l’absence de droit privatif.

La liberté du commerce et de l’industrie étant si souvent opposée avec succès contre le plaignant qui après l’échec de ses demandes en contrefaçon pour défaut de validité de son droit privatif, invoque un acte de concurrence déloyale, qu’il faut remarquer un arrêt de la Cour de cassation qui rappelle les règles de cette action et partant son caractère autonome.

L’arrêt de la Cour de cassation est du 14 novembre 2013. L’arrêt est ici.

Les titulaires d’un logiciel qui ont vu leur demande en contrefaçon et en concurrence déloyale rejetées se pourvoient en cassation. La cassation intervient sur l’application 1382 du Code civil.

Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en oeuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Y… et X… n’établissaient pas qu’ils étaient titulaires de droits d’auteur, justifiant ainsi, par ces seuls motifs, légalement sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter MM. Y… et X… de leur action en concurrence déloyale, l’arrêt retient que la société M……..  ne savait pas qu’ils n’avaient pas donné leur autorisation pour l’utilisation de leur logiciel ; qu’en statuant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute, sans requérir un élément intentionnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

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Pocédure d’opposition à une demande de marque communautaire : similarité entre logiciels de communication et téléphones

Les critères de l’appréciation de la similarité sont des problématiques récurrentes du droit des marques. S’agissant des logiciels qui animent presque tous nos appareils, cette appréciation peut aboutir à une protection très étendue sur la base d’un enregistrement en classe 38.  l’arrêt du 29 janvier 2013 du TPIUE intervient à propos des logiciels de communication.

 

  • 17 août 2007 : nfon AG demande à l’OHMI l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe verbal : nfon

Pour

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; téléphones ; appareils téléphoniques ; réseaux téléphoniques » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ».

 

  • 14 avril 2008 : opposition par Fon Wireless Ltd, pour tous les produits et services

Les droits antérieurs invoqués :

1°) La marque communautaire figurative, déposée le 15 novembre 2005

 

pour des :« logiciels chargeables dans un dispositif de réseau sans fil introduisant ce dispositif dans un vaste réseau disponible pour les autres membres fidèles du réseau et des tiers utilisateurs connectés par prépaiement », de la classe 9, et des services de « technologie de télécommunication vocale via l’internet », de la classe 38,:

2°) La marque britannique verbale FON, du 15 mai 2006 pour des « logiciels de communication, systèmes et appareils de communication sans fil, équipement de transmission pour la communication via l’internet, en ligne ou via un réseau informatique », de la classe 9, « fourniture de services de communication », de la classe 38, et « conception et [le] développement de logiciels et [l’]équipement de communication », de la classe 42.

  • 15 juillet 2009 :  l’opposition est acceptée pour tous produits demandés;
  • 31 août 2009 : recours de nfon AG;
  • 18 mars 2011 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’opposition, l’opposition est donc rejetée;
  • Fon Wireless Ltd saisit le Tribunal d’un recours.
  • 29 janvier 2003 : le Tribunal annule la décision du 18 mars 2011, la demande de marque est rejetée.

  • Sur la comparaison entre les produits et les services

36      S’agissant des produits relevant de la classe 9, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les produits désignés par les marques antérieures, qui incluent des logiciels de communication, et les appareils et dispositifs de communication visés par la marque demandée étaient hautement similaires. En effet, même si ces produits diffèrent par leur nature, les premiers étant des dispositifs logiciels et les seconds relevant du matériel, ils sont complémentaires et ont pour but d’assurer la communication. Le fait que la marque communautaire antérieure ait été exclusivement enregistrée pour un logiciel chargeable dans un dispositif de réseau sans fil ne change pas ce constat. Par ailleurs, les produits sont généralement vendus par le biais des mêmes canaux de distribution. Ces éléments suffisent à établir le caractère hautement similaire des produits en cause.

…..

39      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 9 étaient hautement similaires et que les services relevant de la classe 38 étaient identiques.

  • Sur la comparaison des signes, le Tribunal ayant retenu un risque de confusion,  sont à retenir plus particulièrement :

58      S’agissant du terme « nfon », la chambre de recours a toutefois considéré, à tort, qu’il ne revêtait aucune signification dans les langues des États membres.

59      En effet, s’il est vrai que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ………il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui‑ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît ….

60      En l’espèce, le public pertinent isolera donc la syllabe « fon » dans le signe nfon et percevra ce terme comme renvoyant également aux mots « phone » ou « téléphone » eu égard aux produits et aux services en cause.

61      Partant, il y a lieu de conclure, contrairement à la chambre de recours, à l’existence d’un certain degré de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

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Contrôle par la Cour de cassation du critère de l’originalité du logiciel

Le logiciel pour être protégeable doit être original. La Cour de cassation exerce son contrôle sur l’appréciation de cette condition.

Une société C….. qui se présente comme titulaire des droits d’auteur sur un logiciel poursuit en contrefaçon une société A ……. pour l’exploitation d’un logiciel destiné aux huissiers et une étude d’huissiers de justice qui, semble-t-il, l’utilise.

La Cour d’appel d’Aix, le 11 mai 2011, retient la contrefaçon.  d’où le pourvoi en cassation et l’arrêt de cassation du 17 octobre 2012

Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société C…….), affirmant être titulaire des droits d’auteur sur un logiciel dénommé C…… puis I……, et soutenant que la société A……., venant aux droits de la société         à laquelle elle avait initialement consenti une licence d’utilisation de ce logiciel, exploitait celui-ci sans son autorisation, l’a fait assigner en contrefaçon aux côtés de la société d’huissiers de justice T….., liée à cette dernière par un contrat de prestations informatiques ;

Attendu que pour retenir le grief de contrefaçon, l’arrêt énonce que le logiciel en cause est original « car apportant une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice » ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les choix opérés témoignaient d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

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Contrat de licence : « Vente en ligne » de logiciels puis revente d’occasion ou de seconde main, et le recours à des dispositifs techniques de protection. Les solutions de l’arrêt du 3 juillet 2012

La licence de logiciel vendue en ligne est-elle incessible par cet acheteur à un tiers ?c’est là une question récurrente à laquelle les contrats répondent souvent par la négative.

L’arrêt rendu le 3 juillet 2012 par la Cour de Justice de l’Union dans l’affaire C‑128/11, sur une demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof dans le litige UsedSoft GmbH contre Oracle International Corp., est important pour la vente en ligne de logiciels de seconde main :

1)      L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée.

2)      Les articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargée à partir du site Internet du titulaire du droit d’auteur, licence qui avait été initialement octroyée au premier acquéreur par ledit titulaire du droit sans limitation de durée et moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre à ce dernier d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de ladite copie de son œuvre, le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d’une copie d’un programme d’ordinateur, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition.

A noter néanmoins :

86      Il convient toutefois de rappeler que, si la licence acquise par le premier acquéreur porte sur un nombre d’utilisateurs dépassant les besoins de celui-ci, cet acquéreur n’est pas autorisé, par l’effet de l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, à scinder cette licence et à revendre uniquement le droit d’utilisation du programme d’ordinateur concerné correspondant à un nombre d’utilisateurs qu’il aura déterminé, ainsi que cela est exposé aux points 69 à 71 du présent arrêt.

87      Par ailleurs, il doit être souligné que le titulaire du droit d’auteur, tel qu’Oracle, est en droit, en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargée à partir de son site Internet, de s’assurer, par tous les moyens techniques à sa disposition, que la copie dont dispose encore le vendeur soit rendue inutilisable.