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Des pois noirs sur un dessin d’un couteau sont-ils décoratifs ou représentent-ils des trous fonctionnels ?

Deux demandes de marques sont déposées qui portent sur les signes :

De ces deux demandes de marque, ce blog en a déjà parlé :

–          Lors de l’arrêt du Tribunal du 8 mai 2012 qui a annulé les décisions de la Chambre de recours de l’OHMI ( maintenant EUIPO) qui avaient refusé ces demandes d’enregistrement. Ici.

–          Avec l’arrêt du 6 mars 2014 de la Cour de justice qui a annulé la décision du Tribunal. C’est ici aussi

A la suite de quoi l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 mai 2015 a rejeté les recours du déposant contre les décisions de la Chambre de recours.

L’affaire sur pourvoi est revenue devant la Cour de Justice.

Disons le tout de suite ce contentieux qui remonte à deux dépôts des  3 et 5 novembre 1999, se termine avec l’arrêt du 11 mai 2017. L’arrêt du 11 mai 2017 de la Cour de justice

18 années où les marques figuratives sont en question.

Les moyens du pourvoi . Ils reposent sur des signes « hybrides »

16. Par son premier moyen, soulevé à titre principal, Yoshida reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, premièrement, en jugeant, au point 39 de l’arrêt attaqué, que cette disposition « s’applique à tout signe, bi- ou tridimensionnel, dès lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique ».

17      À cet égard, Yoshida fait valoir que le Tribunal a retenu une approche contraire à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 14 septembre 2010, /OHMIJurisLego , C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 48, 52 et 72), selon laquelle, d’une part, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 ne fait pas obstacle à l’enregistrement d’un signe en tant que marque au simple motif qu’il présente des caractéristiques utilitaires et, d’autre part, les termes « exclusivement » et « nécessaire » y figurant visent à circonscrire la portée de cette disposition aux seules formes de produit dont toutes les caractéristiques essentielles ne font qu’incorporer une solution technique.

18      Deuxièmement, Yoshida soutient que le Tribunal a considéré à tort, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, que la possibilité d’enregistrer les signes litigieux supposait que l’ensemble des pois noirs soit « un élément non fonctionnel majeur » de ces signes et que ces derniers présentent un « caractère ornemental évident ». Selon Yoshida, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 n’interdit pas l’enregistrement de signes « hybrides », comprenant des éléments décoratifs importants sur le plan visuel qui non seulement incorporent une solution technique, mais qui sont également susceptibles d’avoir un caractère distinctif. Tel serait le cas des signes litigieux.

19      Troisièmement, Yoshida fait valoir que l’affirmation du Tribunal, au point 65 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’enregistrement des signes litigieux « réduirait indûment les possibilités pour les concurrents de mettre sur le marché des formes de produit alternatives incorporant la même fonction technique antidérapante » ignore que les signes litigieux incluent des éléments décoratifs qui ont un caractère distinctif.

 Cette approche fondée sur une conception que les signes litigieux constituent des « signes hybrides » est écartée par la Cour car non soulevée devant le Tribunal.

43      En effet, Yoshida s’est limitée à soutenir, aux termes de son moyen unique soulevé en première instance et tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, que les signes litigieux représentaient un simple motif décoratif sans valeur fonctionnelle, raison pour laquelle ils ne pouvaient être considérés comme étant exclusivement constitués par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au sens de cette disposition.

44      À cet égard, l’examen du dossier dont dispose la Cour révèle que, si Yoshida a évoqué en première instance que les enregistrements des signes litigieux couvraient différents produits relevant des classes 8 et 21 au sens de l’arrangement de Nice, elle l’a fait dans le seul but de contester de manière générale l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 aux signes litigieux.

45      En revanche, par son second moyen de pourvoi, Yoshida reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir contrôlé la légalité des décisions litigieuses à la lumière de l’article 51, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, et allègue que les conditions d’application posées à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement ne sont pas remplies en ce qui concerne quelques produits spécifiques prétendument dépourvus de manches.

46      Or, il découle d’une jurisprudence constante de la Cour que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour des moyens et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui.

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Marque communautaire, un rebondissement à propos d’une erreur de droit qui va au-delà des marques tridimensionnelles

L’arrêt du Tribunal en date du 12 mai 2012 avait relancé le débat sur les marques bidimensionnelle ( des marques  tridimensionnelles le plus souvent) en annulant la décision de la Chambre de recours qui était intervenue contre une décision de la division d’annulation consécutivement à une demande de nullité de la marque communautaire après son enregistrement.

Trois griefs avaient été dirigés contre la chambre de recours, le Tribunal n’en avait réellement examiné qu’un pour annuler la décision de la Chambre de recours.

L’arrêt du 12 mai 2012 est ici

Les marques dont l’enregistrement avait été demandé :

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire, le Tribunal avait retenu :

35      Partant, c’est à tort que la chambre de recours s’est écartée de la représentation graphique de la marque contestée lorsqu’elle s’est référée aux représentations des produits effectivement commercialisés par la requérante pour conclure au caractère concave des pois noirs figurant dans cette dernière marque.

Le 6 mars 2014, la Cour examine un recours contre cet arrêt du 12 mai 2012. l’arrêt du 6 mars est ici

Le point 18 nous rappelle la problématique de ces points (pois):

Enfin, la première chambre de recours a examiné, aux points 33 à 41 des décisions litigieuses, si les pois noirs représentant des creux répondaient à une fonction technique. En s’appuyant sur les données relatives aux brevets existants, elle a conclu que les creux étaient nécessaires à l’obtention d’un effet antidérapant et que le fait qu’il était possible d’obtenir le même résultat avec d’autres formes n’excluait pas l’application du motif de refus en cause.

Mais ce que dit la Cour pour infirmer cet arrêt du 12 mai 2012, va bien au-delà des marques tridimensionnelles.

Enfin, le Tribunal a résumé, au point 31 des arrêts attaqués, le critère retenu à l’égard de l’étendue de l’examen à effectuer par l’autorité compétente lors de l’appréciation des caractéristiques des signes litigieux, en jugeant que «seule la forme telle que reproduite dans la demande d’enregistrement doit faire l’objet de l’examen de la marque».

54      Cependant, il ressort de l’arrêt Lego Juris/OHMI, précité, que l’autorité compétente peut effectuer un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d’enregistrement, des éléments utiles à l’identification convenable des caractéristiques essentielles d’un signe.

55      Cette possibilité offerte, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt Lego Juris/OHMI, à l’autorité compétente lors de l’examen d’un signe tridimensionnel peut été étendue à l’examen de tout signe constitué par la forme d’un produit au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 (voir par analogie, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, notamment, arrêts Henkel/OHMI, précité, point 38, et du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C-96/11 P, point 33).

57      Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour, rappelée aux points 31 et 32 des arrêts attaqués, d’une part, que la représentation graphique d’une marque doit être complète par elle-même, facilement accessible et intelligible afin qu’un signe puisse faire l’objet d’une perception constante et sûre qui garantisse la fonction d’origine de ladite marque. Il découle, d’autre part, de la jurisprudence de la Cour que l’exigence de la représentation graphique a pour fonction notamment de définir la marque elle-même afin de déterminer l’objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire …..

58      Toutefois, les conditions que la représentation graphique doit remplir pour assurer sa fonction, lesquelles concernent l’aptitude générale d’un signe à constituer une marque au sens de l’article 4 du règlement n° 40/94, ne sauraient restreindre l’examen de l’autorité compétente dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du même règlement, d’une façon qui serait susceptible de porter atteinte à l’intérêt général qui sous-tend cette dernière disposition.

59      En second lieu, ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 33 des arrêts attaqués, la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire est la date pertinente pour l’examen du motif de nullité allégué (voir ordonnances du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, Rec. p. I‑8993, point 40, et du 16 mai 2011 Torresan/OHMI, C-5/10 P, point 84).

60      Cependant, tel que le souligne l’OHMI dans le cadre de la deuxième branche de son second moyen, la Cour a jugé à maintes reprises que des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date peuvent, sans erreur de droit, être pris en considération (voir ordonnances précitées Alcon/OHMI, point 41, et Torresan/OHMI, point 84).

61      Il en résulte que, en concluant que les dispositions en cause excluent la prise en compte de l’utilisation effective de la marque après son enregistrement, le Tribunal a commis une erreur de droit.

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Forme bidimensionnelle ou forme tridimensionnelle de la marque communautaire : un nouvel espoir pour les marque tridimensionnelles quand elles ne sont que des marques bidimensionnelles ! Les creux ne sont que des pois ( des points ?)

Avec la marque communautaire, la possibilité d’obtenir un enregistrement sur une forme est apparue très difficile, l’arrêt du 12 mai 2012 relance le débat.

5 novembre 1999 : dépôt  par la société Yoshida Metal Industry Co. Ltd, de la demande de marque communautaire :

anaphore trous ou points

Pour :

–        classe 8 : « Coutellerie, ciseaux, couteaux, fourchettes, cuillers, queux à faux, coffins, fusils à aiguiser, pinces pour arêtes de poisson » ;

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), mélangeurs, spatules pour la cuisine, blocs à couteaux, pelles à tartes, pelles à gâteaux ».

14 septembre 2000 : l’examinateur rejette la demande d’enregistrement au motif que le signe en cause était dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

31 octobre 2001 : la Chambre de recours infirme  la décision de l’examinateur

25 septembre 2002 : enregistrement de la marque sous le n° 1372580.

10 juillet 2007 : différentes sociétés, Pi-Design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S, déposent au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 (devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009), une demande en nullité de la marque communautaire au motif que cette marque « consistait en réalité en une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.  ….la marque contestée représente un ensemble de pois apparaissant sur les manches des couteaux. …….que ces pois constituaient de légers creux ayant pour fonction d’empêcher que le manche du couteau ne glisse. Pour étayer leurs arguments, les intervenantes se sont référées à deux brevets (US 6195899 et EP 1116507B1) détenus par la déposante.. »

15 juillet 2008 : la division d’annulation rejette la demande en nullité.

25 août 2008 : les sociétés demanderesses à l’annulation forment un recours auprès de l’OHMI.

20 mai 2010 : la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours en annulant la décision de la division d’annulation. :

–          tout d’abord, la marque contestée était une représentation bidimensionnelle des manches de couteaux pour lesquels l’enregistrement avait été sollicité. Elle a estimé, ….que  la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également pour les marques figuratives constituées par la représentation bidimensionnelle du produit.

–          Ensuite, la chambre de recours a considéré …..que le cadre entourant les points noirs représentait le contour du manche d’un couteau, que les pois noirs représentaient des creux, qui sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, à savoir celui d’éviter que la main tenant le manche ne glisse accidentellement, et que le brevet américain de la requérante confirmait cette analyse.

Cette décision est soumise au Tribunal qui, le 8 mai 2012, l’annule.

Pour le tribunal, le débat porte sur trois questions :

–          « il s’agit de la question de savoir si l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 est susceptible de s’appliquer à des signes bidimensionnels.

–          , il convient de vérifier si la chambre de recours pouvait analyser le signe déposé comme visant, en réalité, à protéger une forme tridimensionnelle, en considérant, par référence aux produits effectivement commercialisés par la requérante, que les pois du motif correspondaient à des creux.

–          en cas de réponse positive aux deux questions précédentes, se pose la question de savoir si la marque contestée est exclusivement constituée par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

Des développements du jugement sont à retenir:

  • L’exclusion de l’article 7 s’applique aux marques bi ou tridimensionnelles

27      Eu égard au libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 et à l’objectif d’intérêt général qu’il poursuit, il y a lieu de conclure qu’il s’applique à tout signe, bi- ou tridimensionnel, dès lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique.

28      Il convient dès lors de rejeter les arguments de la requérante en ce qu’ils contestent la possibilité pour la chambre de recours d’appliquer l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 à des marques figuratives bidimensionnelles.

  • Le motif principal pour l’annulation de la décision de la chambre de recours qui avait annulé la marque

Il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré que l’ensemble des pois noirs de la marque contestée représentait, en réalité, des creux et constituait une structure antidérapante appliquée sur le manche d’un couteau.

30      À cet égard, il y a lieu de constater que le caractère creux des pois noirs ne fait pas partie de la marque contestée telle que déposée et enregistrée. En effet, rien dans la représentation graphique de la marque contestée ne suggère que les pois noirs en cause représentent des creux plutôt que des motifs figuratifs. De même, l’enregistrement de la marque contestée n’est assorti d’aucune description en ce sens. Pour conclure au caractère concave des pois, la chambre de recours ne s’est donc pas référée au signe déposé, mais à des représentations des produits effectivement commercialisés par la requérante.

31      Or, il ressort de la jurisprudence que seule la forme telle que reproduite dans la demande d’enregistrement doit faire l’objet de l’examen de la marque. En effet, la représentation graphique ayant pour fonction de définir la marque, elle doit être complète par elle-même, afin de déterminer, avec clarté et précision, l’objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge), T‑270/06, Rec. p. II‑3117, point 73, et la jurisprudence citée).

33      En outre, il ressort de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 que la nullité est déclarée « lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ». Cette formulation implique que la disposition précitée s’applique aux marques qui étaient visées par l’article 7 du règlement n° 207/2009 au moment de leur dépôt. Par conséquent, l’examen d’une demande en nullité fondée sur ce dernier article doit également se situer au moment de ce dépôt, ce qui exclut la prise en compte de l’utilisation effective de la marque après son enregistrement.

34      Il s’ensuit que la constatation de la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle « aucune disposition des règlements applicables n’interdit à l’OHMI de mettre en œuvre un type de ‘technique inverse’ consistant à rechercher ce que la marque représente véritablement », sur le fondement des éléments autres que la demande d’enregistrement concernée, est contraire à la réglementation applicable.

35      Partant, c’est à tort que la chambre de recours s’est écartée de la représentation graphique de la marque contestée lorsqu’elle s’est référée aux représentations des produits effectivement commercialisés par la requérante pour conclure au caractère concave des pois noirs figurant dans cette dernière marque.

36      Au vu de cette erreur de droit, il y a lieu d’accueillir le moyen unique et d’annuler, par conséquent, la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la troisième question, identifiée au point 21 ci-dessus, relative à la fonction technique prétendument remplie par la marque contestée.

37      À la lumière de ce qui précède, il convient d’annuler la décision attaquée.