Marque communautaire – Page 3 – Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet

15 septembre 2015Philippe Schmitt Avocat

Les termes BIO et Organic peuvent-il être encore déposés à titre de marque ?

Bio et organic sont-ils encore appropriables à titre de marque ? Réponse avec l’arrêt du 10 septembre 2015. L’arrêt est ici . ( Le même jour, le Tribunal a rendu neuf arrêts sur des demandes analogues du même déposant)

23 juillet 2013 : demande de marque communautaire sur le signe :Pour désigner des produits cosmétiques et des produits alimentaires avec l’indication des classes 3 et 5, ( La liste des produits est très longue, voir l’arrêt)

17 décembre 2013 : rejet de la demande

2 juin 2014 : la Chambre de recours rejette l recours de la déposante.

La déposante saisit le Tribunal qui par son arrêt du 10 septembre 2015 rejette le recours.

La compréhension par le public des termes Bio et Organic

17 S’agissant du premier grief de la requérante, il convient, tout d’abord, quant à la perception de la marque demandée par le public pertinent, d’entériner le constat de la chambre de recours, au point 14 de la décision attaquée, selon lequel le signe demandé, dans sa globalité, se comprenait dans le sens de « bio organique » (bio organic) et selon lequel la combinaison de ces termes indiquait seulement qu’il s’agissait de produits biologiques et organiques, c’est-à-dire fabriqués à partir de matières naturelles. En ce qui concerne le sens de l’élément verbal « bio », il peut être rappelé que si, dans l’étude linguistique, sa fonction première est d’indiquer un rapport avec la vie, les êtres vivants et leur étude ou encore des secteurs de production utiles pour l’homme, le Tribunal a toutefois eu l’occasion de souligner que l’élément verbal « bio » a acquis un sens différent dans le langage courant. En particulier, dans le commerce, son utilisation comme préfixe ou suffixe a acquis aujourd’hui une portée hautement évocatrice, qui peut éventuellement être perçue d’une manière différente selon le produit mis en vente auquel il est rattaché, mais qui, de manière générale, renvoie à l’idée de respect de l’environnement, de l’utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques [arrêts du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T 586/08, EU:T:2010:171, point 25, et BIODERMA, point 16 supra, EU:T:2013:92, points 45 et 46]. De même, en ce qui concerne le sens de l’élément verbal « organic » (organique), si, au sens strict, sa fonction première est d’indiquer un rapport avec l’anatomie, la chimie ou l’écologie, l’élément verbal « organique » a aussi acquis un sens différent dans le langage courant, équivalent à celui évoqué ci-dessus pour l’élément verbal « bio ». Un tel constat peut également être effectué, en l’espèce, à l’égard de la perception des éléments verbaux « bio » et « organic » par le public anglophone pertinent.
18 Ensuite, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits visés dans la demande d’enregistrement, de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique desdits produits, à savoir que tous ceux-ci sont « bio » et « organiques » au sens évoqué au point 17 ci-dessus.

Mais l’existence de marques communautaires antérieures avec l’un ou l’autre de ces termes devait-elle être prise en considération par la Chambre de recours ?

22 S’agissant, par ailleurs, des enregistrements antérieurs de marques communautaires n°s 9009556 et 9009713 invoqués par la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union ….. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus…..

Le rappel qu’une marque communautaire même enregistrée peut être annulée

23 De surcroît, il convient d’observer que, même si les enregistrements antérieurs de marques invoqués par la requérante jouissent, en vertu de l’article 99 du règlement n° 207/2009, d’une présomption de validité dans les actions en contrefaçon intentées devant les tribunaux des marques communautaires, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 52 du même règlement, leur nullité éventuelle pourrait, le cas échéant, être déclarée sur demande présentée auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon …..

Les autres arrêts du 10 septembre

L’arrêt

12 mars 2015Philippe Schmitt Avocat

Marque communautaire comment définir un dépôt que les français qualifient de frauduleux ?

Quelques fois le dépôt d’une marque peut paraitre frauduleux à l’encontre de celui qui prétend détenir un droit antérieur. Celui qui invoque un droit historique plus ancien a-t-il pour autant un droit automatique sur cet enregistrement de marque ?

Illustration avec l’arrêt du 26 février 2015 du Tribunal qui rejette ce motif absolu de nullité de l’enregistrement de la marque communautaire en retenant la règle de droit britannique.

La règle de droit applicable

« La requérante soutient que les conditions essentielles du droit du Royaume-Uni pour appliquer l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, à savoir le droit du « passing off », étaient réunies et qu’elle a apporté les éléments de preuve afin de démontrer qu’elle disposait de droits non enregistrés pour empêcher l’enregistrement de la marque contestée.

44 À cet égard, dans la mesure où l’argumentation de la requérante doit être comprise en ce sens qu’elle invoque, au soutien de sa demande en nullité, le droit relatif à l’usurpation d’appellation prévu par le droit du Royaume‑Uni, il y a lieu de rappeler que le droit applicable, en l’espèce, est le Trade Marks Act, 1994 (loi du Royaume‑Uni sur les marques), dont l’article 5, paragraphe 4, dispose notamment :

« Une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume‑Uni est susceptible d’être empêché :

a) en raison de toute règle de droit [notamment en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation (law of passing off)] protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires […] »

L’appréciation jurisprudentielle britannique

45 Selon la jurisprudence du Tribunal, fondée sur l’interprétation de ce texte par les juridictions nationales, il résulte de celui-ci que le demandeur en nullité doit établir, conformément au régime juridique de l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume‑Uni, que trois conditions sont satisfaites, à savoir le goodwill acquis (c’est-à-dire la force d’attraction de la clientèle), la présentation trompeuse et le préjudice causé au goodwill [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Rec, EU:T:2010:505, points 93 et 101, et du 18 janvier 2012, Tilda Riceland Private/OHMI – Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, Rec, EU:T:2012:13, point 19].

L’application de ces règles par le Tribunal communautaire statuant sur un recours contre la décision de la Chambre de recours de l’OHMI

46 Il convient d’observer que, s’agissant des deux dernières conditions de l’action en usurpation, la requérante, aux points 54 et 55 de la requête, renvoie de manière générale, à son mémoire du 20 juin 2008 présenté devant l’OHMI.

47 Selon une jurisprudence constante, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions pertinentes, doivent figurer dans la requête. Ainsi, dans la mesure où la requérante ne fait pas spécifiquement référence à des points précis de ses écritures contenant les arguments développés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, les références générales auxdites écritures doivent être déclarées irrecevables [voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2012, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (BAÑOFTAL), T‑346/09, EU:T:2012:368, point 43 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T‑136/11, EU:T:2012:689, point 17].

48 Par ailleurs, s’agissant de la première condition de l’action en usurpation, laquelle tient au « goodwill » acquis, la requérante prétend que le signe COLOURBLIND lui appartenait et que, en vertu d’une licence tacite de sa part, Future Factory expédiait, depuis 1996, les produits COLOURBLIND dans tout le Royaume-Uni ainsi que dans de nombreux autres pays. Le « goodwill » créé par Future Factory ressortirait du plan commercial de celle-ci du 19 mai 2000 (ci-après le « plan commercial de Future Factory ») ainsi que d’une brochure intitulée « Future Factory – Turning the Learning Curve Full Circle » (ci-après la « brochure de Future Factory »).

49 Il convient de relever que l’argumentation de la requérante, selon laquelle elle possède, en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni, des droits lui reconnaissant la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, vise, plus particulièrement, les troisième et quatrième conditions mentionnées au point 38 ci-dessus, alors que la chambre de recours a examiné, au point 19 de la décision attaquée, la condition tenant à un usage du signe dans la vie des affaires. En tout état de cause, en l’espèce, la requérante devait, afin de pouvoir invoquer utilement l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, démontrer qu’elle avait fait usage du signe concerné dans la vie des affaires, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre, en substance, au point 19 de la décision attaquée, et que cet usage avait été suffisamment significatif, cette condition étant commune à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et au régime de l’action en usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni.

50 En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, s’appuyant sur la jurisprudence nationale relative au droit concernant l’usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni, une personne physique ou morale doit, pour être considérée comme étant « titulaire d’un droit antérieur » et habilitée à empêcher l’usage d’une marque du fait de droits acquis sur un signe, démontrer un usage dudit signe. Elle doit ainsi, afin d’établir son « goodwill », démontrer une activité commerciale consistant à vendre un produit ou un service sous le signe concerné et se situant au-dessus d’un seuil de minimis [voir, en ce sens, arrêts Golden Elephant Brand, point 45 supra, EU:T:2010:505, points 101 à 122, et BASmALI, point 45 supra, EU:T:2012:13, point 26].

L’examen pratique des preuves de l’usage

51 S’agissant de la preuve d’un usage, suffisamment significatif, du signe COLOURBLIND, la requérante affirme que de nombreuses factures prouvaient la vente du produit COLOURBLIND par elle-même ainsi que par Future Factory.

52 Il doit être constaté, cependant, que, comme la chambre de recours l’a mentionné, au point 19 de la décision attaquée, les seuls éléments fournis par la requérante faisant apparaitre la commercialisation, par ses soins, du produit COLOURBLIND étaient deux factures, datées, respectivement, du 20 février et du 20 juin 1998, chacune d’elles concernant la vente de sept unités dudit produit. S’agissant des autres factures produites, il n’est pas contesté par la requérante qu’elles émanaient de Future Factory.

53 Or, si la requérante prétend avoir accordé une licence tacite à Future Factory, il suffit de constater à cet égard que, comme l’intervenante le fait valoir à bon droit, l’objet exact de cette prétendue licence n’est pas connu. En tout état de cause, la requérante n’étaye aucunement son affirmation, alors que, en réponse à la même affirmation formulée durant la procédure devant l’OHMI, la chambre de recours avait objecté l’absence de tout élément de preuve quant à l’existence d’une telle licence (point 19 de la décision attaquée).

54 Il en découle que les deux factures émises par la requérante concernant la vente, au total, de quatorze produits COLOURBLIND ne permettent pas de prouver un usage du signe COLOURBLIND, suffisamment significatif dans la vie des affaires, de la part de la requérante.

26 novembre 2014Philippe Schmitt Avocat

Une marque tridimensionnelle validée par le Tribunal, mais quel signe ? Le Rubik’s Cube est une cage noire !

L’arrêt du 25 novembre 2014 du TPIE réjouira ceux qui militent pour des marques tridimensionnelles, mais cet arrêt suscite bien des interrogations.

Déposée pour « Puzzles en trois dimensions » , la demande de marque communautaire est accordée avec comme signe :

Cette marque a été enregistrée en 1999 par l’OHMI.

En 2006, une demande en nullité est présentée à l’OHMI, de rejet en recours rejeté, l’affaire vient devant le Tribunal qui va aussi rejeter le recours.

De ce long arrêt du 25 novembre 2014, quelques développements peuvent être cités qui laissent de nombreuses questions en suspend.

48 Dans un second temps, il y a lieu d’apprécier si les caractéristiques essentielles susvisées de la marque contestée répondent toutes à une fonction technique des produits concernés.

49 Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours, tout d’abord, a indiqué qu’il ressortait d’une jurisprudence constante que, « en application de l’article 7, paragraphe 1, [sous e), ii), du règlement n° 40/94], les causes de nullité d’une marque tridimensionnelle [devaient] s’appuyer exclusivement sur l’examen de la représentation de la marque telle qu’elle [avait] été déposée et non sur des caractéristiques invisibles alléguées ou supposées ». Ensuite, elle a constaté que les représentations graphiques de la marque contestée « ne [suggéraient] aucune fonction particulière, même lorsque les produits, à savoir les ‘puzzles en trois dimensions’ [étaient] pris en considération ». Elle a estimé qu’elle ne devait pas tenir compte de la capacité « bien connue » de rotation des bandes verticales et horizontales du puzzle dénommé « Rubik’s cube » et retrouver, « de manière illégitime et rétroactive », la fonctionnalité dans les représentations. Selon la chambre de recours, la structure cubique en grille ne donne aucune indication sur sa fonction, ni même sur l’existence d’une fonction quelconque, et « [il] est impossible de conclure qu’elle puisse apporter un avantage ou un effet technique quelconque dans le domaine des puzzles en trois dimensions ». Elle a ajouté que la forme était régulière et géométrique, et qu’elle ne contenait « aucun indice sur le puzzle qu’elle [incarnait] ».

50 En premier lieu, la requérante conteste cette analyse en faisant valoir, dans le cadre des première, deuxième et septième branches du présent moyen, que la présence d’interstices aux extrémités des lignes noires suggère clairement que ces lignes sont destinées à séparer les uns des autres des « éléments individuels plus petits du cube » qui peuvent être bougés et, singulièrement, faire l’objet de mouvements de rotation. Lesdites lignes seraient, dès lors, « attribuables à des fonctions techniques » au sens du point 84 de l’arrêt Philips, point 27 supra (EU:C:2002:377). Elle ajoute qu’il ressort de cet arrêt que la question pertinente n’est pas de savoir si les caractéristiques essentielles de la marque ont effectivement une fonction technique, mais si « un produit technique doté de certaines caractéristiques techniques présenterait les caractéristiques [essentielles] en question, en conséquence de ses caractéristiques techniques ». Or, en l’espèce, les lignes noires seraient précisément la conséquence d’une fonction technique, à savoir la capacité de rotation d’éléments individuels du cube en cause.

51 À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante prétend tout à la fois que les lignes noires exécutent une fonction technique et qu’elles sont la conséquence d’une telle fonction. Lors de l’audience, invitée par le Tribunal à clarifier sa position à cet égard, elle a affirmé, d’une part, que les lignes noires remplissaient une fonction de « séparabilité », laquelle fonction serait une « précondition » pour la mobilité des éléments individuels du cube en cause, et, d’autre part, qu’il existait une « corrélation » entre la solution technique concernée et les lignes noires.

52 D’une part, il convient de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle les lignes noires sont la conséquence d’une prétendue capacité de rotation d’éléments individuels du cube en cause.

53 En effet, tout d’abord, cette allégation est dénuée de pertinence, dès lors que, ce qu’il faut établir pour que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 puisse trouver à s’appliquer, c’est que les caractéristiques essentielles de la marque en cause remplissent elles-mêmes la fonction technique du produit en cause et ont été choisies pour remplir cette fonction, et non qu’elles sont le résultat de celle-ci. Ainsi que le soutient à juste titre l’OHMI, il ressort des points 79 et 80 de l’arrêt Philips, point 27 supra (EU:C:2002:377), que c’est en ce sens qu’il faut comprendre l’affirmation de la Cour figurant au point 84 du même arrêt, selon laquelle un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit n’est pas susceptible d’enregistrement s’il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique. Cela est encore corroboré par l’interprétation donnée par le Tribunal, au point 43 de l’arrêt Brique de Lego rouge, point 27 supra (EU:T:2008:483), de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 (voir point 31 ci-dessus), selon laquelle le motif de refus prévu par cette disposition ne s’applique que lorsque la forme du produit est « techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé », interprétation confirmée par la Cour aux points 50 à 58 de l’arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra (EU:C:2010:516).

54 Ensuite, ladite allégation n’est, en tout état de cause, pas fondée. En effet, ainsi que l’a souligné l’intervenante dans ses écritures et lors de l’audience, il est tout à fait possible qu’un cube dont les faces, ou d’autres éléments, peuvent faire l’objet de mouvements de rotation ne comporte pas de lignes de séparation visibles. Il n’existe donc pas de lien nécessaire entre, d’une part, une telle éventuelle capacité de rotation, ou même une quelconque autre possibilité de mouvoir certains éléments du cube en cause, et, d’autre part, la présence, sur les faces dudit cube, de lignes noires épaisses ou, a fortiori, d’une structure en grille du type de celle figurant sur les représentations graphiques de la marque contestée.

55 Enfin, il convient de rappeler que la marque contestée a été enregistrée pour les « puzzles en trois dimensions » en général, à savoir sans se limiter à ceux ayant une capacité de rotation, lesquels n’en constituent qu’un type particulier parmi nombre d’autres. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, comme elle l’a confirmé à l’audience en réponse à une question du Tribunal, l’intervenante n’a pas joint à sa demande d’enregistrement une description dans laquelle il aurait été précisé que la forme en cause comportait une telle capacité.

56 D’autre part, doit également être rejetée l’allégation de la requérante selon laquelle les lignes noires remplissent une fonction technique, en l’occurrence séparer les uns des autres des éléments individuels du cube en cause afin que ceux-ci puissent être bougés et, singulièrement, faire l’objet de mouvements de rotation.

Mais la question n’est –elle pas de savoir ce que représente ce signe ?

57 ………le cube en cause sera nécessairement perçu comme comportant des éléments susceptibles de faire l’objet de tels mouvements (voir point 22 ci-dessus). À supposer même qu’un observateur objectif puisse déduire des représentations graphiques de la marque contestée que les lignes noires ont pour fonction de séparer les uns des autres des éléments mobiles, il ne pourra pas saisir précisément si ceux-ci sont destinés, par exemple, à faire l’objet de mouvements de rotation ou à être désassemblés, pour, ensuite, être réassemblés ou permettre la transformation du cube en cause en une autre forme.

58 En réalité, l’argumentation de la requérante, ainsi qu’il ressort des écritures de cette dernière, repose essentiellement sur la connaissance de la capacité de rotation des bandes verticales et horizontales du Rubik’s cube. Or, il est clair que cette capacité ne saurait résulter des lignes noires en tant que telles ni, plus globalement, de la structure en grille qui figure sur chacune des faces du cube en cause, mais tout au plus d’un mécanisme interne à celui-ci, invisible sur les représentations graphiques de la marque contestée, et qui, comme il est d’ailleurs constant entre les parties, ne saurait constituer une caractéristique essentielle de cette marque.

Que voyez-vous dans cette marque, partagez-vous l’analyse du Tribunal ? une marque à multifacettes qui n’est qu’une cage noire !

44 En l’espèce, ainsi qu’il est constaté au point 28 de la décision attaquée, la demande d’enregistrement de la marque contestée contient la représentation graphique, sous trois perspectives différentes, d’un cube dont chaque face présente une structure en grille formée par des bords de couleur noire divisant la face en neuf carrés de même dimension et disposés en tableau de trois sur trois. Quatre lignes noires épaisses, à savoir les lignes noires (voir point 21 ci-dessus), dont deux sont placées à l’horizontale et les deux autres à la verticale, quadrillent l’intérieur de chacune des faces dudit cube. Comme il est relevé à juste titre au point 21 de la décision attaquée, ces différents éléments donnent à la marque contestée l’apparence d’une « cage noire ».

L’arrêt est ici

21 mai 2014Philippe Schmitt Avocat

Opposition à une demande de marque communautaire : pas de similarité entre des produits ayant essentiellement une fonction pratique et ceux une fonction essentiellement esthétique .

La procédure d’opposition à une demande de marque comme la procédure en contrefaçon nécessitent d’apprécier le risque de confusion et partant, la similarité des produits.

L’arrêt du 29 avril 2014 confirme la décision de la Chambre de recours de l’OHMI qui a écarté la similarité entre les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie » et les « vêtements, chaussures, chapellerie ». L’arrêt est là .

46 En l’espèce, dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18, contrairement aux « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, qui avaient une fonction esthétique, avaient essentiellement une fonction pratique, à savoir celle de contenir des équipements de sport, des documents, des billets de banque et des pièces de monnaie, ne seraient pas perçus comme faisant partie de l’image extérieure, n’auraient aucune fonction esthétique et ne seraient pas inclus dans la stratégie de marketing des accessoires de mode. La chambre de recours a donc estimé que les produits susvisés, relevant de la classe 18, n’étaient pas complémentaires des « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. Elle a ajouté qu’il était peu probable que, lors de l’achat d’une mallette pour documents ou d’un portefeuille, l’acheteur soit interrogé sur la couleur des costumes ou des chaussures habituellement portés ou, lors de l’achat d’un sac de sport, sur la couleur de son survêtement.

47 Cette appréciation de la chambre de recours doit être approuvée.

48 D’une part, les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18, à la différence des « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, ont une fonction essentiellement utilitaire et non une fonction essentiellement esthétique. Il n’y a donc pas de raison que le consommateur les coordonne avec les « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. Contrairement aux sacs à main, relevant de la classe 18, les produits en cause de la classe 18 ne contribuent pas à l’image extérieure des consommateurs.

49 D’autre part, l’achat des produits en cause relevant de la classe 18 se conçoit indépendamment de l’achat des « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. En effet, le consommateur moyen procèdera à l’achat de « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie » sans se soucier de la possession ou de l’achat concomitants de « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. Inversement, pour le consommateur moyen, la décision d’achat de « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, n’est généralement pas conditionnée ou influencée par l’achat ou la possession des produits en cause relevant de la classe 18.

50 Il s’ensuit que les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18, ne peuvent pas être considérés comme des accessoires vestimentaires.

51 En outre, à supposer que les produits en cause relevant de la classe 18 partagent avec les produits en cause relevant de la classe 25 les mêmes canaux de distribution et qu’ils aient le même utilisateur final, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits. Enfin, l’argument de l’intervenant selon lequel ces produits relevant de la classe 18 et les « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, sont généralement produits par le même fabricant n’est pas étayé.

15 mars 2014Philippe Schmitt Avocat

Marque communautaire, un rebondissement à propos d’une erreur de droit qui va au-delà des marques tridimensionnelles

L’arrêt du Tribunal en date du 12 mai 2012 avait relancé le débat sur les marques bidimensionnelle ( des marques tridimensionnelles le plus souvent) en annulant la décision de la Chambre de recours qui était intervenue contre une décision de la division d’annulation consécutivement à une demande de nullité de la marque communautaire après son enregistrement.

Trois griefs avaient été dirigés contre la chambre de recours, le Tribunal n’en avait réellement examiné qu’un pour annuler la décision de la Chambre de recours.

L’arrêt du 12 mai 2012 est ici

Les marques dont l’enregistrement avait été demandé :

Pour mémoire, le Tribunal avait retenu :

35 Partant, c’est à tort que la chambre de recours s’est écartée de la représentation graphique de la marque contestée lorsqu’elle s’est référée aux représentations des produits effectivement commercialisés par la requérante pour conclure au caractère concave des pois noirs figurant dans cette dernière marque.

Le 6 mars 2014, la Cour examine un recours contre cet arrêt du 12 mai 2012. l’arrêt du 6 mars est ici

Le point 18 nous rappelle la problématique de ces points (pois):

Enfin, la première chambre de recours a examiné, aux points 33 à 41 des décisions litigieuses, si les pois noirs représentant des creux répondaient à une fonction technique. En s’appuyant sur les données relatives aux brevets existants, elle a conclu que les creux étaient nécessaires à l’obtention d’un effet antidérapant et que le fait qu’il était possible d’obtenir le même résultat avec d’autres formes n’excluait pas l’application du motif de refus en cause.

Mais ce que dit la Cour pour infirmer cet arrêt du 12 mai 2012, va bien au-delà des marques tridimensionnelles.

Enfin, le Tribunal a résumé, au point 31 des arrêts attaqués, le critère retenu à l’égard de l’étendue de l’examen à effectuer par l’autorité compétente lors de l’appréciation des caractéristiques des signes litigieux, en jugeant que «seule la forme telle que reproduite dans la demande d’enregistrement doit faire l’objet de l’examen de la marque».

54      Cependant, il ressort de l’arrêt Lego Juris/OHMI, précité, que l’autorité compétente peut effectuer un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d’enregistrement, des éléments utiles à l’identification convenable des caractéristiques essentielles d’un signe.

55      Cette possibilité offerte, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt Lego Juris/OHMI, à l’autorité compétente lors de l’examen d’un signe tridimensionnel peut été étendue à l’examen de tout signe constitué par la forme d’un produit au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 (voir par analogie, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, notamment, arrêts Henkel/OHMI, précité, point 38, et du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C-96/11 P, point 33).

57      Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour, rappelée aux points 31 et 32 des arrêts attaqués, d’une part, que la représentation graphique d’une marque doit être complète par elle-même, facilement accessible et intelligible afin qu’un signe puisse faire l’objet d’une perception constante et sûre qui garantisse la fonction d’origine de ladite marque. Il découle, d’autre part, de la jurisprudence de la Cour que l’exigence de la représentation graphique a pour fonction notamment de définir la marque elle-même afin de déterminer l’objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire …..

58      Toutefois, les conditions que la représentation graphique doit remplir pour assurer sa fonction, lesquelles concernent l’aptitude générale d’un signe à constituer une marque au sens de l’article 4 du règlement n° 40/94, ne sauraient restreindre l’examen de l’autorité compétente dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du même règlement, d’une façon qui serait susceptible de porter atteinte à l’intérêt général qui sous-tend cette dernière disposition.

59      En second lieu, ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 33 des arrêts attaqués, la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire est la date pertinente pour l’examen du motif de nullité allégué (voir ordonnances du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, Rec. p. I‑8993, point 40, et du 16 mai 2011 Torresan/OHMI, C-5/10 P, point 84).

60      Cependant, tel que le souligne l’OHMI dans le cadre de la deuxième branche de son second moyen, la Cour a jugé à maintes reprises que des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date peuvent, sans erreur de droit, être pris en considération (voir ordonnances précitées Alcon/OHMI, point 41, et Torresan/OHMI, point 84).

61      Il en résulte que, en concluant que les dispositions en cause excluent la prise en compte de l’utilisation effective de la marque après son enregistrement, le Tribunal a commis une erreur de droit.