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La présentation au Sénat de la loi Pacte sur les marques

Le rapporteur au Sénat, Monsieur Jean-François Rapin, de la loi Pacte apporte quelques précisions dans son rapport en prévision des débats fixés à fin janvier .

Un principe général d’alignement sur le système de la marque de l’Union:

Même si le « Paquet marques » laisse aux États membres la liberté de maintenir leur dispositif national, l’ordonnance devrait aligner la procédure française sur le droit européen, notamment le système de dépôt dit « monoclasse » mis en place au niveau européen, qui s’accompagne du paiement forfaitaire d’une redevance par classe.

La visibilité donnée au législateur sur l’exercice d’autres options ouvertes par la directive est réduite, qu’il s’agisse des règles applicables en matière de refus d’enregistrement ou de nullité de l’enregistrement ou encore de refus d’enregistrement de marques de garantie ou de certification.

Les grands axes

Des modifications qui interviendront par ordonnance :

L’article 69 du projet de loi habilite le Gouvernement à procéder à la transposition de la directive par voie d’ordonnance et à apporter les modifications du droit français rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du règlement.

Quelques indications sur la réforme :

De manière générale, le livre VII du code de la propriété intellectuelle sera revu pour modifier le droit matériel des marques (suppression du caractère graphique de la représentation de la marque, n des motifs de refus d’enregistrement, refonte du système des marques collectives et des marques de certification) et la procédure d’opposition1, ainsi que pour créer, auprès de l’INPI, une nouvelle procédure administrative en nullité ou déchéance d’une marque requise par la directive.

L’étude d’impact qui accompagne le projet de loi, indique en outre que « les objectifs poursuivis par la transposition de la directive 2015/2436 dans le droit français correspondent aux objectifs visés par le « paquet Marques », à savoir :

  • la rationalisation et l’harmonisation des procédures d’enregistrement de marques au niveau des États membres, et donc l’alignement de la procédure française en prenant pour référence le système d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
  • le renforcement des moyens de lutte contre les marchandises contrefaites en transit sur le territoire de l’UE, et donc sur le territoire français ;
  • la mise en place d’un système de taxes plus adapté aux besoins réels des entreprises ;
  • le renforcement de la coopération entre les offices des États membres, dont l’Institut national de la propriété industrielle et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. »

Il en résulte que, lorsque la directive laisse aux États membres la liberté de maintenir leur dispositif national, l’ordonnance devrait aligner la procédure française sur le droit européen. Tel est par exemple le cas du système de dépôt dit « monoclasse » mis en place au niveau européen, qui s’accompagne du paiement forfaitaire d’une redevance par classe2. Ce système est optionnel pour les marques nationales mais le Gouvernement a annoncé qu’il sera repris en droit français afin de mieux répondre aux besoins des propriétaires de marques.

Sur d’autres points, la visibilité offerte au législateur est moindre, qu’il s’agisse des règles applicables en matière de refus d’enregistrement ou de nullité de l’enregistrement (options prévues à l’article 4 §2 à 5 en matière de nullités absolues et art. 5 §4 en matière de nullités relatives) ou encore de refus d’enregistrement de marques de garantie ou de certification (options ouvertes à l’article 28 § 3 et 4).

Enfin, il apparaît indispensable que la transposition soit précédée d’un examen approfondi des facultés ouvertes par la directive en matière d’enregistrement de marques collectives (art. 29 de la directive).

 

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Une demande de marque rejetée

L’adjonction d’un dessin ne permet pas toujours d’obtenir l’enregistrement de la marque comme le rappelle l’arrêt du Tribunal de l’union du 15 mars 2018.

La marque dont l’enregistrement à titre de marque de l’union européenne porte sur le signe :

Pour :

–        classe 38 : « Fourniture d’accès à Internet pour des tiers ; services de courrier électronique ; services d’échange de données » ;

–        classe 42 : « Mise à disposition d’espaces de mémoire sur Internet ; mise à disposition de stockage en ligne ; services de sécurité informatique pour accès protégés à Internet ; conception de systèmes informatiques ; mise à disposition d’une plateforme Internet pour l’échange de données ».

14 octobre 2015 : l’examinateur refuse la demande d’enregistrement.

27 janvier 2017 : la Chambre de recours de l’Office européen des marques rejette le recours.

La déposant saisit le Tribunal d’un recours, l’arrêt est rendu le 15 mars 2018.

La partie verbale de la marque n’est pas distinctive

27      ….., en l’espèce, il peut être déduit des trois termes, « espace », « données » et « sécurisé », composant l’élément verbal de la marque demandée, dont les significations ne sont pas contestées par la requérante (voir point 19 ci-dessus), que cette combinaison, dont il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle serait contraire aux règles grammaticales et syntaxiques de l’anglais, peut être comprise comme signifiant « espace de données sécurisé ».

28      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, sans commettre d’erreur, que l’élément verbal « secure data space » de la marque demandée était descriptif des services visés.

L’élément figuratif n’est pas capable de créer un lien suffisamment différent de celui de la partie verbale

33      En l’espèce, la requérante admet que la représentation des deux flèches de la marque demandée fait habituellement référence à un échange de données. Ainsi, cette représentation renvoie directement au contenu et à l’objet de l’« espace de données » en cause, qui est d’assurer le stockage des données transmises pour une éventuelle réutilisation, voire désigne directement certains services litigieux, et ce même si elle ne fait pas allusion au surplus au caractère sécurisé de l’espace ou de l’échange de données. Il convient en effet de considérer que, contrairement à l’affirmation non étayée de la requérante, le caractère opposé des deux flèches n’indique pas un niveau d’insécurité plus élevé, de sorte que la représentation de ces flèches peut uniquement être interprétée comme ne fournissant aucune indication sur le caractère sécurisé de l’échange de données en cause.

34      En outre, la requérante souligne les spécificités du nuage représenté dans la marque demandée, dont notamment son bord inférieur rectiligne, qui le distingue certes de la représentation habituelle des nuages, mais qui le rapproche de la représentation des nuages parfois rencontrée dans les icônes figurant sur les écrans d’ordinateurs, de tablettes ou d’ordiphones (communément appelés « smartphones ») et ainsi, notamment, de celle représentant le « nuage informatique » (cloud computing), dont la requérante ne conteste pas qu’il renvoie aux échanges et au stockage de données.

35      De même, les arguments de la requérante relatifs aux spécificités du carré contenant le nuage et les flèches et portant, en particulier, sur les coins arrondis et le fond bleu, ne font que mettre en évidence la similitude entre la représentation de ce carré et les icônes informatiques susvisées.

36      Il s’ensuit que l’élément figuratif de la marque demandée présente un lien suffisant avec l’expression « espace de données sécurisé » pour ne pas modifier, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée. La chambre de recours a, dès lors, considéré, sans commettre d’erreur, que cet élément figuratif ne permettait pas de détourner le public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal de la marque demandée et même renforçait le caractère descriptif de cet élément verbal, pour en conclure que ladite marque était, dans son ensemble, descriptive des services litigieux.

Le Tribunal rejette le recours du déposant.

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Cession de marques nationales et importation depuis ces territoires

Quand le titulaire des mêmes marques nationales en cède une partie, peut-il ensuite s’opposer à l’introduction des produits ainsi marqués sur les territoires où il a conservé les droits de marques ?

La Cour de Justice a répondu le 20 décembre.  

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu à la lumière de l’article 36 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que le titulaire d’une marque nationale s’oppose à l’importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d’un autre État membre, où cette marque, qui appartenait initialement au même titulaire, est désormais détenue par un tiers en ayant acquis les droits par cession, lorsque, après cette cession,

–        le titulaire, seul ou en coordonnant sa stratégie de marque avec ce tiers, a continué à favoriser de manière active et délibérée l’apparence ou l’image d’une marque unique et globale, en créant ou en renforçant ainsi une confusion aux yeux du public concerné quant à l’origine commerciale des produits revêtus de cette marque,

ou

–        il existe des liens économiques entre le titulaire et ledit tiers, au sens où ils coordonnent leurs politiques commerciales ou s’accordent afin de contrôler conjointement l’utilisation de la marque, de telle sorte qu’ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels ladite marque est apposée et d’en contrôler la qualité.

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Quel juge l’avocat doit-il saisir pour trancher un contentieux relatif à la propriété d’une marque ?

Quel juge l’avocat doit-il saisir pour trancher un contentieux relatif à la propriété d’une marque déposée au Bénélux et dont celui qui se dit propriétaire est allemand ?

Deux  articles du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale sont en cause.

La juridiction allemande ?

Article 2

  1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

Ou le juge de La Haye ?

Article 22

« Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

4) en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument communautaire ou d’une convention internationale.

..

La réponse est donnée par l’arrêt de la Cour de Justice du 5 octobre 2017. Sa présentation est ici.

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La marque buckfast ne peut pas interdire l’emploi de buckfast pour désigner une espèce d’abeilles

Le droit qu’accorde l’enregistrement à la marque lui confère-t-il la possibilité de s’opposer à tous les emplois pour les produits visés à cet enregistrement? 

Nouvelle illustration avec  buckfast qui est à la fois une marque pour désigner des abeilles et le nom d’une espèce d’abeilles;

De la marque buckfast et du nom d’une espèce d’abeilles, ce blog en avait déjà parlé à l’occasion de l’arrêt de la Cour de cassation  du 2 novembre 2011, ici.

Le 5 juillet 2017, la Cour de cassation intervient pour la 3ème fois puisqu’entre-temps, elle avait prononcé un second arrêt de cassation. (Ces trois arrêts sont plus amplement présentés là)

Ce 3ème arrêt de cassation dit la même chose que le 2 novembre 2011.

« Vu l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de l‘article 6, paragraphe 1 sous b), de la directive n° 89/ 104/ CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ensemble l’article 620 du code de procédure civile ;

 ……..

Attendu qu’il résulte du premier texte susvisé que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ;

……

Attendu, selon les constatations des juges du fond, que M. X… a fait paraître en 2003 dans les revues spécialisées ……. des annonces mettant en vente des ruches peuplées « Buckfast », ainsi que des essaims et reines sélectionnées issus des élevages « Buck » et qu’à l’époque de ces parutions, les termes buckfast et buck étaient devenus usuels pour désigner un certain type d’abeilles ;

Qu’il en résulte qu’en indiquant, dans le cadre d’une offre de transaction entre spécialistes de l’apiculture, l’espèce des abeilles en question, M. X… a utilisé le signe en se conformant aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, en faisant ainsi un usage que le titulaire de la marque n’était pas en droit d’interdire, de sorte que l’action en contrefaçon n’est pas fondée ».