L’arrêt rendu le 19 juillet 2012 par la Cour de Justice , affaire C-376/11, se prononce sur la distinction entre contrat de licence de marque et contrat de service.
- La problématique à l’origine des faits
Les règlements 733/2002 et 874/2004 sur le nom de domaine eu ont organisé une période dite de sunrise mais en conditionnent le bénéfice à un critère de présence sur le territoire de l’Union.
Une société qui ne répond pas à ce critère de localisation géographique, passe un contrat de licence ( Licence Agreement ) avec un cabinet situé en Europe :
19 Aux termes de la clause 1 dudit contrat, les seuls objets de celui-ci sont de permettre au licencié d’enregistrer un nom de domaine en son nom mais pour le compte du donneur de licence, de définir les droits et les obligations de chaque partie durant ce même contrat ainsi que d’organiser la procédure selon laquelle le licencié transférera le ou les noms de domaine .eu au donneur de licence ou à la personne désignée par ce dernier.
20 Conformément à la clause 2 du contrat en cause au principal, intitulée «Droits du donneur de licence», celui-ci peut demander à tout instant que le licencié supprime le ou les noms de domaine repris à l’annexe 1 dudit contrat ou transfère le nom de domaine, rapidement et sans charge, au donneur de licence ou à tout tiers désigné par lui.
21 Selon la clause 3 du même contrat, le donneur de licence s’oblige à payer les honoraires du licencié, faute de quoi les noms de domaine peuvent ne pas être enregistrés, maintenus ou renouvelés.
22 À la clause 4 du contrat en cause au principal, qui contient les droits du licencié, il est précisé que celui-ci facturera ses services au donneur de licence.
23 Les obligations du licencié, telles qu’elles figurent à la clause 5 dudit contrat, incluent celle de faire des efforts raisonnables pour déposer une demande .eu et obtenir un enregistrement .eu pour un ou des noms de domaine. Le licencié reconnaît en outre que, lors de l’enregistrement, le nom de domaine sera la propriété exclusive du donneur de licence et admet qu’il n’utilisera pas ce nom d’une quelconque manière incompatible avec les termes de ce contrat.
La société européenne qui demande le même nom de domaine « lensword.eu », se voit opposer un refus au regard de l’antériorité de la demande formée par le cabinet .
Cette société européenne engage différentes procédures : devant la Cour d’arbitrage chargé du règlement extrajudiciaire puis devant une juridiction belge. Toutes ses actions sont rejetées.
- En appel, la Cour de Bruxelles pose différentes questions préjudicielles auxquelles la Cour de Justice répond le 19 juillet 2012.
49 ……..un contrat, tel que celui en cause au principal, par lequel le cocontractant, dénommé «licencié», s’oblige, contre rémunération, à faire des efforts raisonnables pour déposer une demande et obtenir un enregistrement pour un nom de domaine .eu s’apparente davantage à un contrat de service qu’à un contrat de licence.
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51 Il importe peu à cet égard qu’un tel contrat précise que celui-ci a notamment pour objet de permettre au licencié d’enregistrer un nom de domaine en son nom, mais pour le compte du donneur de licence si cette faculté ne sert à aucune fin autre que de permettre au cocontractant d’exécuter son obligation d’enregistrer le ou les noms de domaine en question contre rémunération et qu’elle est donc purement accessoire à cette obligation. Par ailleurs, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 49 et 53 de ses conclusions, l’autorisation d’enregistrer une marque en tant que nom de domaine .eu n’implique nullement que le titulaire de cette marque a concédé à son cocontractant le droit d’utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres.
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53 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 874/2004 doit être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes «licenciés de droits antérieurs» ne visent pas une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque concernée à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque, sans pour autant que cette personne soit autorisée à utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres.