Les critères de l’appréciation de la similarité sont des problématiques récurrentes du droit des marques. S’agissant des logiciels qui animent presque tous nos appareils, cette appréciation peut aboutir à une protection très étendue sur la base d’un enregistrement en classe 38. l’arrêt du 29 janvier 2013 du TPIUE intervient à propos des logiciels de communication.
- 17 août 2007 : nfon AG demande à l’OHMI l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe verbal : nfon
Pour
– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; téléphones ; appareils téléphoniques ; réseaux téléphoniques » ;
– classe 38 : « Télécommunications ».
- 14 avril 2008 : opposition par Fon Wireless Ltd, pour tous les produits et services
Les droits antérieurs invoqués :
1°) La marque communautaire figurative, déposée le 15 novembre 2005
pour des :« logiciels chargeables dans un dispositif de réseau sans fil introduisant ce dispositif dans un vaste réseau disponible pour les autres membres fidèles du réseau et des tiers utilisateurs connectés par prépaiement », de la classe 9, et des services de « technologie de télécommunication vocale via l’internet », de la classe 38,:
2°) La marque britannique verbale FON, du 15 mai 2006 pour des « logiciels de communication, systèmes et appareils de communication sans fil, équipement de transmission pour la communication via l’internet, en ligne ou via un réseau informatique », de la classe 9, « fourniture de services de communication », de la classe 38, et « conception et [le] développement de logiciels et [l’]équipement de communication », de la classe 42.
- 15 juillet 2009 : l’opposition est acceptée pour tous produits demandés;
- 31 août 2009 : recours de nfon AG;
- 18 mars 2011 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’opposition, l’opposition est donc rejetée;
- Fon Wireless Ltd saisit le Tribunal d’un recours.
- 29 janvier 2003 : le Tribunal annule la décision du 18 mars 2011, la demande de marque est rejetée.
- Sur la comparaison entre les produits et les services
36 S’agissant des produits relevant de la classe 9, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les produits désignés par les marques antérieures, qui incluent des logiciels de communication, et les appareils et dispositifs de communication visés par la marque demandée étaient hautement similaires. En effet, même si ces produits diffèrent par leur nature, les premiers étant des dispositifs logiciels et les seconds relevant du matériel, ils sont complémentaires et ont pour but d’assurer la communication. Le fait que la marque communautaire antérieure ait été exclusivement enregistrée pour un logiciel chargeable dans un dispositif de réseau sans fil ne change pas ce constat. Par ailleurs, les produits sont généralement vendus par le biais des mêmes canaux de distribution. Ces éléments suffisent à établir le caractère hautement similaire des produits en cause.
…..
39 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 9 étaient hautement similaires et que les services relevant de la classe 38 étaient identiques.
- Sur la comparaison des signes, le Tribunal ayant retenu un risque de confusion, sont à retenir plus particulièrement :
58 S’agissant du terme « nfon », la chambre de recours a toutefois considéré, à tort, qu’il ne revêtait aucune signification dans les langues des États membres.
59 En effet, s’il est vrai que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ………il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui‑ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît ….
60 En l’espèce, le public pertinent isolera donc la syllabe « fon » dans le signe nfon et percevra ce terme comme renvoyant également aux mots « phone » ou « téléphone » eu égard aux produits et aux services en cause.
61 Partant, il y a lieu de conclure, contrairement à la chambre de recours, à l’existence d’un certain degré de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
